42708

Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, курс лекцій

Конспект

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Придбання прав інтелектуальної власності є засобом стратегії розвитку субєкта господарювання, спрямованої на оптимальне економічне використання такого обєкту не тільки в інтересах сторін договору, але й в інтересах широкої громадськості.

Украинкский

2014-12-18

1.35 MB

4 чел.

Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

Конспект лекцій  для студентів спеціальності «Інтелектуальна власність» денної, заочної форм навчання


ЗМІСТ

[1] Конспект лекцій  для студентів спеціальності «Інтелектуальна власність» денної, заочної форм навчання

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно - правові акти

Літературні джерела


ВСТУП

Як показують дослідження, поняття "ринок" сьогодні є чи не найпопулярнішим в нашому суспільстві. Зумовлено це, насамперед, стрімким (як для масштабів відповідних процесів у інших країнах) переходом України до ринкової економіки, ринкових відносин. Проте не завжди є одноманітне розуміння, що ж насправді значить це поняття. В економічній літературі наводяться різні визначення ринку. Його визначають як сферу обміну або місце зустрічі покупців i продавців товарів i послуг, або сукупність угод купівлі i продажу товарів тощо. Ці визначення обмежують ринок виключно сферою обміну, кутвлнпродажу, що не відображає його дійсної суті.

Як економічна категорія поняття "ринок" відображає сутність економічних відносин, що виникають між суб'єктами економічної системи (виробниками i покупцями) з приводу обміну результатами i умовами (факторами) виробництва.

Економічні відносини завжди проявляються як економічні інтереси (усвідомлень людиною потреби, спонукальні мотиви господарської діяльності). Тому ринок - поняття, яке відображає процес взаємодії економічних інтересів суб'єктів господарської системи.

В останній час досить активно розвивається саме ринок об'єктів інтелектуальної власності, як урегульовані нормами права та договірними домовленостями сторін відношення між суб'єктами з приводу набуття, відчуження та передачі у тимчасове користування прав на об'єкти авторського права та об'єкти права промислової власності.

Згідно статистики в 90-х роках двадцятого сторіччя було зафіксовано значний прогрес у галузі науки і техніки, розширення світової торгівлі завдяки глобалізації світової економіки. Проте, останнім часом світову економіку усе частіше охоплюють кризові явища, що помітно впливає на глобальний економічний простір. В цих умовах, економічні та соціальні успіхи держав будуть багато в чому залежати від їх здібності конкурувати в межах економічної інтеграції на основі більш високої продуктивності, винахідництва, інтелектуальних ресурсів та, насамперед, завдяки індустрії створення нових знань. За прогнозами, індустрія створення нових технологій та ринок їх передачі разом з послугами в галузі інформаційних технологій стануть домінуючими в майбутньому.

Розвиток правовідносин в сфері міжнародної торгівлі ліцензіями обумовлений щодалі більш поглибленим суспільним поділом праці. На певній стадії розвитку продуктивних сил та виробничих відносин в суспільстві виник спочатку внутрішній (в межах держави), потім міждержавний, а на даному етапі - глобальний суспільний поділ праці. При економічному укладі товарного виробництва, цей розподіл більше стосувався промислового виробництва, що породило внутрішню і зовнішню торгівлю матеріальними товарами. При переході до інформаційного суспільства, більш актуальним стає суспільний поділ праці в галузі науково-дослідних і конструкторських робіт, в галузі виробництва інформації та знань, що призводить до активізації спочатку внутрішньої, а потім до міжнародної та глобальної торгівлі нематеріальними ідеями — результатами досліджень розробок, що містять винаходи, промислові зразки, комерційні таємниці та інші об'єкти інтелектуальної власності.

Проте, недостатньо лише створити об'єкт інтелектуальної власності. В сфері промислового виробництва творчість заради «чистої творчості» в сучасному світі навряд чи можлива і економічно обґрунтована. Створення нових об'єктів інтелектуальної власності спрямоване або на самостійне їх впровадження з метою отримання певної економічної вигоди, або на передання створених об'єктів для впровадження іншим особам, на умові отримання розробником відповідної адекватної матеріальної компенсації за свою роботу. І якщо в першому випадку права об'єкт інтелектуальної власності залишаються у особи, яка їх створила, то у другому випадку, ця особа має розпорядитися цими правами, тобто передати їх або надати іншій особі ліцензію на їх використання. При цьому, вступаючи в такі досить складі в матеріальному та процесуальному плані правовідносини, необхідно володіти комплексом технічних, правових та комерційних знань, тому що помилка при здійсненні прав на об'єкт інтелектуальної власності може дуже дорого коштувати сторонам.

Правомірне використання прав на об'єкти інтелектуальної можливе лише за умови правомірного їх набуття. У світовій практиці обміну науково-технічними досягненнями застосовується або відчуження прав на об'єкти (передання виключних майнових прав), 8 або передання таких прав у тимчасове використання (ліцензія). Зважаючи на це, в останні роки торгівля результатами науково- технічної діяльності набула широкого поширення. Це пов'язано з декількома аспектами. Наприклад, з тим, що науково-технічні дослідження потребують багато часу і дуже часто, коли технічна розробка об'єкту техніки підходить до свого логічного завершення виявляється, що вона вже морально застаріла. Тому підприємство у кожному конкретному випадку стоїть перед вирішенням питання: що більш економічно обґрунтовано? Чи укласти ліцензійний договір (майже миттєво одержавши найсучасніші технології), чи почати власні дослідження (що пов'язано з значним фінансовим ризиком у випадку негативного результату). Причому навіть отриманий позитивний результат у створенні науково-технічної розробки може не компенсувати понесених витрат на організацію і впровадження результатів досліджень.

Тому для вибору вірного управлінського рішення необхідні серйозні маркетингові дослідження, оцінка технічних і економічних аспектів способу використання, який планується застосувати, дослідження ринків збуту та умов конкуренції, консультації юристів і патентознавців, оцінка можливості залучення початкового капіталу та збір іншої інформації.

Придбання прав інтелектуальної власності є засобом стратегії розвитку суб'єкта господарювання, спрямованої на оптимальне економічне використання такого об'єкту не тільки в інтересах сторін договору, але й в інтересах широкої громадськості.

Міжнародна торгівля об'єктами інтелектуальної власності в основному здійснюється між науково та промислово розвинутими країнами, частково між промислово розвинутими і тими, що розвиваються, значно менше — між країнами, що розвиваються. Останні роки вона все більше розвивається у рамках технічно- наукових комплексів а в окремих країнах міжкорпоративна торгівля досягає більш 80%. Рівень і обсяг обміну знаннями в країнах світу визначається рівнем розроблювальної, удосконаленої та застосованої техніки і технології.

За цих умов ринок об'єктів інтелектуальної власності стає об'єктивною необхідністю для усіх країн світу незалежно від рівня їх соціально-економічного розвитку і починає здійснюватися на комерційній основі, як у самій країні, так і між країнами шляхом укладання ліцензійних угод. Більше половини всієї, в основному новітньої «машинно-технічної» продукції, виготовляється за міжнародними ліцензійними угодами, і обмін науково-технічними досягненнями між промислово розвинутими капіталістичним країнами на їх базі, прийняв глобальний характер. Міжнародна торгівля інтелектуальною власністю стала головним чинником впливу не тільки на рівень і якість розроблювальної і застосовуваної нової техніки і технології в країнах світу, але і на темпи науково-технічного прогресу в них, а також на всі зовнішньоторговельні операції, так чи інакше пов'язані з новітньою технологією.

Досвід розвитку новітніх «економічних тигрів» (насамперед азійських), наочно продемонстрував, що жодна країна світу не може ефективно розвиватися без участі в міжнародній торгівлі об'єктами інтелектуальної власності. Продаж науково-технічних досягнень, винаходів, «ноу-хау», прав на використання винаходів, промислових зразків і товарних знаків на базі ліцензійних угод може здійснюватися практично за всіма видами зовнішньоторговельних і внутрішніх угод. Участь у міжнародній і внутрішній торгівлі ліцензіями бажана, а часто навіть життєво необхідна, для всіх науково-дослідних установ, конструкторських бюро, підприємств, бірж, банків і інших організацій незалежно від їх форм власності. Для України це особливо важливо в умовах стрімкого посилення міжнародної конкуренції, удосконалювання зовнішніх і внутрішніх економічних, науково- технічних і виробничих зв'язків.

В ХХ сторіччі науково-технічний прогрес став фактором, що визначає подальший поступ людства. Умови ринкової економіки суттєво збільшили значення всіх аспектів охорони прав інтелектуальної власності: набуття прав, їх використання та захист. Відповідно до ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ст. 54 встановлює конституційну гарантію захисту інтелектуальної власності та законних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності.

В першу чергу це стосується об'єктів промислової власності: винаходів, корисних моделей, промислових зразків, знаків для товарів і послуг, фірмових найменувань, зазначень походження товарів, недобросовісної конкуренції, які займають окреме місце в системі 10 права інтелектуальної власності. Це пов'язано з тим, що ці об'єкти мають велике значення саме для виробничої сфери. Поруч з ними стоять нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності: сорти рослин та топографії інтегральних мікросхем, правова охорона та правовий режим використання яких мають багато спільного із об'єктами промислової власності. Все більше значення в умовах науково- технічного прогресу набувають такі об'єкти авторського права як комп'ютерні програми.

Україна має значні досягнення в галузі науки і техніки, які можуть бути успішно реалізовані. В той же час розробники науково- технічної продукції і автори створених об'єктів промислової власності в більшості випадків не можуть ефективно розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної діяльності. Великий науково- технічний потенціал не знаходить собі застосування, в першу чергу із-за відсутності інформації про створені об'єкти у потенційних споживачів, а також тому, що власники об'єктів не можуть правильно визначити сферу застосування створеного нововведення, вірно обрати коло потенційних споживачів, розрахувати попит і визначити канали розповсюдження товару на ринку.

Є усвідомлення важливості цього процесу і в нашій державі. Це підтверджується постійним зростанням як зареєстрованих об'єктів інтелектуальної власності, так і кількості передач майнових прав на такі об'єкти.

Загальна кількість реєстрацій договорів щодо розпоряджання майновими правами на ОПВ за період 1995 - 2007 роки (станом на 01.07.2007) склала 8481, та має постійну позитивну динаміку.

Діаграма 1. Динаміка реєстрації договорів щодо розпоряджання майновими правами промислової власності у 1995-2007 (станом на 01.07.2007)

Що стосується якісних показників цього процесу, то можна констатувати, що постійно зростає кількість зареєстрованих договорів про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. Кількість ліцензійних договорів, зареєстрованих Державним департаментом інтелектуальної власності, на протязі 1996-2003 років мала стійку тенденцію до зростання, а після 01 січня 2004 року стабілізувалась і залишається на рівні близько 150 договорів на рік. Це має своє об'єктивне підґрунтя. Згідно вимог цивільного законодав-

11

ства, яке діяло до 2004 року, реєстрація ліцензійних договорів була практично обов'язковою. З набуттям чинності нового Цивільного Кодексу України ситуація дещо змінилась. Це пов'язане з тим, що статтею 1114 ЦК було встановлено, що ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності не підлягає обов'язковій державній реєстрації та здійснюється на вимогу ліцензіара або ліцензіата у порядку, встановленому законом. Тією ж статтею встановлено, що факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

Відповідно, враховуючи, що кількість державної реєстрації фактів передання виключних майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності зростає, можна припустити, що кількість ліцензійних договорів також зростає, приблизно з тією ж динамікою, проте в офіційній статистиці цей процес відображення не знаходить.

Аналізуючи загальні данні щодо зареєстрованих договорів стосовно розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності за об'єктами промислової власності, можна констатувати, що найбільша кількість реєстрацій здійснюється саме відносно торговельних марок. Кількість таких реєстрацій приблизно втричі перевищує реєстрації договорів, об'єктом яких є винаходи та корисні моделі.

Кількість зареєстрованих договорів/ліцензійних договорів за об'єктами промислової власності

Таблиця. 1. Кількість зареєстрованих договорів/ліцензійних договорів стосовно знаків для товарів і послуг

Вид дого

ю

со

г-

8

СП

0

1 10

2

3

4

5

6

7

ог

СП

СП

сп

СП

СП

0

0

0

0

0

0

0

о

вору

СП

СП

СП

СП

СП

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

В

невиключні ліцензії

-

4

77

85

90

107

106

194

270

227

150

160

94

1564

виключні ліцензії

-

1

8

5

15

15

31

40

61

37

26

51

14

304

передання прав

20

33

38

51

114

111

167

323

331

467

524

826

458

3463

ВСЬОГО:

20

38

123

141

219

233

304

557

662

731

699

1037

566

5331

Таблиця 2 Кількість зареєстрованих договорів/ліцензійних договорів стосовно винаходів та корисних моделей.

Вид договору

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Всього

невиключні ліцензії

24

24

58

72

36

38

52

62

57

48

27

31

11

540

виключні ліцензії

9

4

14

29

10

10

19

40

27

23

20

17

19

241

передання прав

12

28

53

175

59

53

76

131

136

129

127

119

86

1184

відкриті ліцензії

15

5

2

2

21

5

12

43

35

41

37

66

40

354

ВСЬОГО:

60

61

127

278

126

106

159

276

255

241

211

233

156

2289

Показовою є також динаміка Державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір. Загальна кількість реєстрацій авторського права на твір за період вересень 1995 року - 2007 роки (станом на 01.07.2007) склала 20737. Враховуючи, що згідно чинного законодавства така реє стація не є обов'язковою, зростання реєстрацій може свідчити про зростаючу довіру авторів до механізмів державної реєстрації цих прав та про зростання творчої активності в нашій державі.

Таблиця 3. Розподіл зареєстрованих договорів щодо розпоряджання майновими правами за об'єктами промислової власності

Вид договору

Кількість реєстрацій за період з 1995 по 2007 роки (станом на 01.07.2007)

ВСЬОГО

Винаходи та корисні моделі

Промислові зразки

Знаки для товарів і послуг

невиключні ліцензії

540

119

1564

2223

виключні ліцензії

241

45

304

590

передання права власності

1184

310

3463

4957

«відкриті» ліцензії

324

28

-

352

ВСЬОГО:

2289

502

5531

8122

Діаграма 2. Динаміка реєстрації авторського права на твір у 1995-2007 (станом на 01.07.2007)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Роки

Загальна кількість реєстрацій договорів, які стосуються прав автора на твір, за період вересень 1995 року - 2007 роки (станом на 01.07.2007) склала 2014. Середня кількість реєстрацій становить близько 150 фактів. Винятковим був лише 2001 рік, коли кількість реєстрацій більш ніж у три рази перевищила середній рівень.

Діаграма 3. Динаміка реєстрації договорів, які стосуються прав автора на твір, у 1995-2007 (станом на 01.07.2007)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Роки

Зараз у світі діє більше 250 тис. угод і договорів про міжнародну передачу технологій. Навіть найбільш розвинені індустріальні країни є не тільки експортерами, а й імпортерами технологій. Головною країною в цьому відношенні є США. На її частину припадає біля 50% обсягу світової торгівлі технологіями, у тому числі приблизно 40% світового експорту ліцензій. Взагалі продаж ліцензій, разом з повною передачею прав, - це типова форма передачі технологій. У сучасних умовах передача і використання виключних прав на винаходи, промислові зразки, товарні знаки та інші об'єкти часто супроводжуються передачею ноу-хау, технічної документації, наданням технічної допомоги тощо. Найбільш поширеними стали невиключні ліцензії на виготовлення і реалізацію продукції.

Головну роль у здійсненні технічного розвитку і співробітництва з метою стимулювання процесу розвитку в країнах відіграє Організація Об'єднаних Націй (ООН) і система міжнародних організацій, найбільш значними з яких, зокрема, є ГАТТ (Генеральна угода про тарифи і торгівлю) - глобальний міжнародний багатосторонній дого-

15

вір (система міжнародно-правових актів), що містить принципи і правила міжнародної торгівлі, якими повинні керуватися країни, що беруть участь у ньому. Невід'ємною складовою частиною системи ГАТТ/СОТ є Угода з торгових аспектів права інтелектуальної власності - ТРІПС; ПРООН (Програма розвитку ООН); ЮНКТАД (Конференція ООН із питань торгівлі і розвитку); ЮНІДО (спеціалізована організація ООН із питань промислового розвитку).

Аналіз світової практики обміну науково-технічними досягненнями, винаходами, ноу-хау, промисловими зразками і товарними знаками між окремими фірмами і монополістичними об'єднаннями, як в країні, так і між країнами свідчить про те, що в основі виникнення і розвитку сучасної міжнародної торгівлі правами інтелектуальної власності лежать об'єктивні економічні фактори. Цей ринок виник багато пізніше власне товарного ринку, у період, коли капіталістична система господарювання досягла високого рівня економічного розвитку. Цей розвиток супроводжувався розподілом суспільної праці не тільки в галузі промислового виробництва, але й в галузі науково-дослідних, проектних і конструкторських робіт і їхнього промислового освоєння. Поряд зі спеціалізацією і концентрацією наукових досліджень і розробок швидко прогресує нерівномірність розвитку науки і техніки по країнах світу, а розрив у рівні досліджень і розробок має тенденцію до збільшення. Це породжує конкуренцію в дослідженнях та розробках і визначає нерівномірний випереджальний розвиток промислового виробництва в тій чи іншій країні, області науки і техніки.

Проте в умовах надзвичайно жорсткої конкуренції ніхто не чекає нашу державу з "розкритими обіймами" в клубі країн - світових лідерів розвитку наукомістких інтелектуальних технологій. Навіть навпаки. Так, наприклад, під час Американсько - Українського інвестиційного симпозіуму, що відбувся в жовтні 2005 року в Бостоні (США) до обговорення були запропоновані лише теми, що стосуються інвестицій в сільське господарство, хімічну промисловість, машинобудування, енергетику та металургію. Тому вирішення завдань стосовно розвитку індустрії високих технологій має бути одним з пріоритетів діяльності нашої держави. Одним з шляхів досягнення мети є саме активна участь країни в ринкові об'єктів інтелектуальної власності і не лише в якості покупця (ліцензіата), а і у якості продавця (ліцензіара). Вирішення завдань щодо суттєвої реконструкції промислових підприємств на базі новітніх досягнень науки і техніки, поряд з іншими факторами, може і повинне бути забезпечене за рахунок науково обґрунтованого й економічно ефективного розширення експорту й імпорту нової техніки (технології) і нових матеріалів, у тому числі науково-технічних досягнень по ліцензіях, що забезпечує можливість не тільки ліквідувати сформоване відставання, що намітилося на окремих напрямках науково-технічного прогресу, але й у перспективі вирватися вперед, перевершити останні досягнення світової науки і техніки, забезпечивши зростання темпів науково-технічного прогресу.

Проте, без ґрунтових та глибоких знань світової практики, загальних правил та законодавчих норм в галузі торгівлі об'єктами інтелектуальної власності та надання ліцензій на них така діяльність може бути не завжди корисною для підприємства, а інколи, навіть шкідливою. Не загубитись в хитросплетіннях та казусах процесів, пов'язаних з розпорядженням майновими правами на об'єкти інтелектуальної власності, прийняти виважене та вірне управлінське рішення і правильно викласти його умови в договорі і повинен допомогти майбутнім фахівцям-патентознавцям цей курс.

1. ПРАВОВІ ПІДСТАВИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

1.1. Система джерел права щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

Законодавчо діяльність з передачі прав на об'єкти інтелектуальної власності закріплена певною ієрархічно побудованою системою нормативно-правових актів, що визначають як матеріальні, так і процесуальні аспекти цього процесу.

Це, звичайно, насамперед Конституція України, стаття 41 якої встановлює, що "Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності". Враховуючи, що норми Конституції є юридичним актом найвищої в державі сили та є нормами прямої дії, розпорядження правами інтелектуальної власності віднесено до одного з визначних прав та свобод людини і громадянина.

До джерел права щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності відносяться також міжнародні договори і конвенції, до яких приєдналась наша держава у встановленому чинним законодавством порядку. Положення статті 19 Закону України від 29 червня 2004 року № 1906-IV "Про міжнародні договори України" встановлює, що чинні міжнародні договори України згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства та якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Це, насамперед Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (Паризький Акт від 24 липня 1971 року, змінений 2 жовтня 1979 року), в якій зазначається, що:

- автори літературних і художніх творів, протягом усього строку дії їх прав на оригінальні твори користуються

виключним правом перекладати і дозволяти переклади своїх творів (стаття 8);

  •  автори літературних і художніх творів, користуються виключним правом дозволяти відтворення цих творів будь- яким чином і в будь-якій формі (стаття 9);
  •  автори драматичних, музично-драматичних і музичних творів користуються виключним правом дозволяти публічний показ і виконання своїх творів, включаючи публічний показ і виконання, здійснювані будь-якими засобами і способами та передачу будь-яким способом постановок і виконань творів для загального відома (стаття 11);
  •  автори літературних і художніх творів користуються виключним правом дозволяти передачу своїх творів в ефір або публічне повідомлення цих творів будь-яким іншим способом бездротової передачі знаків, звуків або зображень; будь-яке публічне повідомлення, чи то по дротах або засобами бездротового зв'язку повторно передаваного в ефір твору, якщо таке повідомлення здійснюється іншою організацією, ніж первинна; публічне повідомлення переданого в ефір твору за допомогою гучномовця або будь-якого іншого апарата, що передає знаки, звуки або зображення (стаття 11 bis);
  •  автори літературних творів користуються виключним правом дозволяти публічне читання своїх творів, включаючи таке публічне читання, яке здійснюється будь-якими засобами або способами та передачу будь-яким способом читання їх творів для загального відома (стаття 11 ter);
  •  автори літературних і художніх творів користуються виключним правом дозволяти переробки, аранжування та інші зміни своїх творів; кінематографічну переробку і відтворення своїх творів та поширення перероблених або відтворених таким способом творів; публічний показ і виконання перероблених або відтворених таким способом творів і повідомлення їх по дротах для загального відома (статті 12 та 14).


Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (переглянута в Брюсселі 14.12.1900 р., у Вашингтоні 02.06.11 р., у Гаазі 06.11.25 р., у Лондоні 02.06.34 р., у Лісабоні 31.10.58 р., у Стокгольмі 14.07.67 р., змінена 02.10.79 р., дата набуття чинності для України 25.12.91 р.) встановлює, що:

  •  відносно охорони промислової власності громадяни кожної країни Союзу користуються в усіх інших країнах Союзу тими ж привілеями, що надаються тепер чи будуть надаватися згодом відповідними законами власним громадянам, не обмежуючи при цьому прав, спеціально передбачених цією Конвенцією. Виходячи з цього, їх права будуть охоронятися так само, як і права громадян даної країни, і вони будуть користуватися тими ж законними засобами захисту від будь- якого посягання на їх права, якщо при цьому дотримуються умови та формальності, приписувані власним громадянам (стаття 2);
  •  кожна країна Союзу має право вжити законодавчих заходів, що передбачають видачу примусових ліцензій, для запобігання зловживанням, що можуть виникнути внаслідок здійснення виключного права, що надається патентом, наприклад, у випадку невикористання винаходу. Така примусова ліцензія є невиключною ліцензією і може передаватися навіть у формі видачі субліцензії, але лише разом з частиною промислового чи торговельного підприємства, що використовує цю ліцензію (стаття 5);
  •  якщо відповідно до законодавства країни Союзу передача знака є дійсною лише в тому випадку, коли вона відбувається одночасно з передачею промислового чи торговельного підприємства, якому належить цей знак, тоді для визнання такої передачі дійсною достатньо, аби частина промислового чи торговельного підприємства, що розміщена в цій країні, була передана придбавачеві, разом з виключним правом виготовлення або продажу там продуктів, які споряджені переданим знаком (стаття 6qua- ter).

Правило 17 Інструкції до договору ВОІВ про патентне право (прийнята Дипломатичною конференцією в Женеві 1 червня 2000 року, дата приєднання України - 22 листопада 2002 року) встановлює правила про внесення запису про ліцензію або заставу до національних і регіональних заявок на патенти на винаходи і на додаткові патенти, які подаються у відомство або для відомства Договірної Сторони.

Наступним за ієрархічністю нормативно-правовим актом є Цивільний Кодекс України, в якому цьому питанню присвячено окрему Главу 75, що має назву "Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності". Зазначеною главою здійснюється регулювання відносин, об'єктом яких є дії, спрямовані на передання та отримання у власність або користування майновими правами інтелектуальної власності. Визначаються види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, надається характеристика та правовий статус ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності, ліцензійних договорів, договорів про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, договорів про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності та загальні положення стосовно державної реєстрації договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

Крім того, питання розпорядження майновими правами інтелектуальної власності регулюються Главою 76 Цивільного кодексу, яка стосується питань надання комерційної концесії. Ця глава дає визначення договору комерційної концесії, його предмету, сторонам, формі, в якій він укладається, його державній реєстрації, розглядає договір комерційної субконцесії, права та обов'язки сторін та інші аспекти цього правовідношення.

Закони України є третьою ланкою нормативно-правової бази питань передання прав інтелектуальної власності. Закон України від 7 лютого 1991 року № 697-XII "Про власність" (стаття 13) до об'єктів права приватної власності відносить "твори науки, літератури та мистецтва, відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, знаки для товарів і послуг та інші результати інтелектуальної праці". Стаття 4 цього ж Закону встановлює, що власник на свій розсуд володіє, користується і розпоряджається належним йому майном, має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, що не суперечать закону. Він може використовувати майно для здійснення господарської та іншої не 22 забороненої законом діяльності, зокрема передавати його безоплатно або за плату у володіння і користування, а також у довірчу власність іншим особам.

Стаття 28 Закону України від 5 грудня 1993 року N 3687-XII "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" встановлює, що власник патенту може передавати на підставі договору право власності на винахід (корисну модель) будь-якій особі, яка стає його правонаступником, а щодо секретного винаходу (корисної моделі) - тільки за погодженням із Державним експертом. Власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору, а щодо секретного винаходу (корисної моделі) такий дозвіл надається тільки за погодженням із Державним експертом. Договір про передачу права власності на винахід (корисну модель) і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Сторона договору має право на офіційне загальнодоступне інформування інших осіб про передачу права власності на винахід (корисну модель) або видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі). Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених Установою, з одночасним внесенням їх до Реєстру.

Норма Закону України від 15 грудня 1993 року № 3689-XII "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (стаття 16) визначає, що власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору (проте, передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу), а також має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору. Договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на знак або видачу ліцензії на використання знака. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених Установою, з одночасним внесенням їх до Реєстру.

Закон України від 23 грудня 1993 року N 3792-XII "Про авторське право і суміжні права" зазначає, що автор (чи інша особа, яка має авторське право) може передати свої майнові права будь-якій іншій особі повністю чи частково. Передача майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) оформляється авторським договором. Авторута іншій особі, яка має авторське право, належить виключне право надавати іншим особам дозвіл на використання твору будь-яким одним або всіма відомими способами на підставі авторського договору (статті 31 та 32).

Безпосередній порядок здійснення державних реєстрацій договорів стосовно розпорядження правами інтелектуальної власності та інших правових дій державних органів по реалізації на практиці норм законодавства врегульовується постановами Кабінету Міністрів України, такими як постанова Кабінету Міністрів України від

  1.  грудні 2004 року № 1716 "Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності", постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 "Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір", постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 8 "Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми" та актами Міністерства освіти і науки України, прийнятими ним у встановленому порядку.

До останніх можна віднести наказ Міністерства освіти і науки України від 16 липня 2001 року № 521 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 липня 2001 р. за № 644/5835) "Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)"; наказ Міністерства освіти і науки України від 3 серпня 2001 року № 574 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2001 р. за № 716/5907) "Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка"; наказ Міністерства освіти і науки

України від 3 серпня 2001 року № 576 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2001 р. за № 718/5909) "Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака для товарів і послуг"; наказ Міністерства освіти і науки України від 16 липня 2001 року № 520 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 липня 2001 р. за № 643/5834) "Про затвердження Інструкції про офіційну публікацію заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) та клопотання про її відкликання".

1.2. Виникнення майнових прав інтелектуальної власності

Одним з найважливіших питань права інтелектуальної власності, яке власне визначає ту точку в часі, після якої можливе настання правовідносин щодо об'єкту права, є питання про момент виникнення у певної особи авторського права. Цивільний кодекс встановлює, що право інтелектуальної власності виникає (набувається) з підстав, встановлених цим Кодексом, іншими законами чи договором. Досить, на наш погляд, справедливо зведення до рівня синонімів "виникнення" та "набуття" прав. Дійсно, суб'єктивне право інтелектуальної власності не може бути "безособовим", - якщо таке право об'єктивно існує, то обов'язково існує і особа, якій таке право належить. Власне, основною правовою підставою розпорядження особою правами інтелектуальної власності є володіння цією особою такими правами. Особа не може розпоряджатись правами до того моменту, доки вона сама такими правами не володіє, тобто до виникнення у особи такого суб'єктивного права.

Чинним законодавством визначається момент виникнення права інтелектуальної власності: для об'єктів авторського права - з моменту створення такого об'єкту (тобто надання об'єкту авторського права певної матеріальної форми, в якій він може бути сприйнятий оточуючими), набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом та т. і..

Право власності виникає за умови наявності певних юридичних фактів, які можна поділити на первісні, тобто такі, коли право на об'єкт виникає незалежно від волі третіх осіб (це власно створення об'єкта інтелектуальної власності, отримання відповідного державного правовстановлюючого охоронного документу) та похідні, за якими право власності виникає за волею попереднього власника, та (як правило) набувача прав (договори про передачу прав та інші цивільні правочини, спадкування за законом і за заповітом).

Законодавством України визначено, що авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь- яких інших формальностей. Твори є об'єктами авторського права без виконання будь-яких формальностей щодо них, незалежно від їх завершеності, призначення, цінності тощо, а також способу чи форми їх вираження. Таким чином, можна зробити висновок, що в даному випадку має місце юридичний вчинок, який тягне за собою виникнення авторських правовідносин, незалежно не тільки від наявності факту реєстрації, а навіть і від спрямованості і наявності волі суб'єкта.

На думку деяких спеціалістів, в даному випадку має місце аберація специфічних, таких, що характеризуються як авторські, відносин, які виникають між конкретною особою і конкретним твором в силу створення першим останнього, і специфічного авторського права вимагати признання цього факту при будь-якому використанні твору. Конструкція набуття прав в даному випадку є дещо спрощеною - достатньо самого факту створення твору, що вже саме по собі призводить до виникнення та набуття автором передбаченої законодавством сукупності авторських прав, і набуття жодного з цих прав не пов'язане з будь-якими додатковими вчинками автора.

Що стосується об'єктів промислової власності, то для них законодавством передбачений певний юридичний склад - "факт плюс визнання (підтвердження) такого факту", коли права інтелектуальної власності виникають лише після визнання державою факту створення автором об'єкта права. Власне права на об'єкт матеріального світу, створений творчою працею людини-автора виникають з моменту його створення, але саме передбачені для цих об'єктів, як для предметів правовідносин в сфері інтелектуальної власності, суб'єктивні 26 виключні права інтелектуальної власності виникають після їх реєстрації спеціально уповноваженим державним органом.

Для об'єктів інтелектуальної власності можна деталізувати підстави виникнення прав і обов'язків та зазначити, що цивільні права і обов'язки стосовно цих об'єктів можуть виникати:

  1.  з факту безпосереднього створення об'єкту його автором або факту створення об'єкту спільною працею декількох осіб-співавторів;
  2.  з факту отримання патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок;
  3.  з факту першого використання комерційного найменування;
  4.  з факту отримання свідоцтва на торговельну марку та компонування інтегральної мікросхеми;
  5.  для комерційної таємниці - з поєднання фактів створення і фізичної фіксації на матеріальному носієві інформації, яка є секретною, має комерційну цінність та факту здійснення адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію;
  6.  з трудових правовідносин, коли майнові права інтелектуальної власності виникають у юридичної або фізичної особи у якої працює працівник, який створив об'єкт;
  7.  з правовідносин, пов'язаних із створенням об'єкту на замовлення, де замовник отримує спільні права на створений автором за замовленням об'єкт інтелектуальної власності;
  8.  з договору про передачу права на об'єкт;
  9.  з інших договірних відносин, таких, наприклад, як договір застави, де об'єктом застави виступають майнові права на об'єкт інтелектуальної власності;
  10.  у юридичної особи - з факту внесення майнових прав інтелектуальної власності в якості вкладу до статутного капіталу такої юридичної особи;
  11.  внаслідок прийняття рішення спеціальним державним органом - судом;
  12.  в порядку спадкування.

З них до первісних способів набуття прав, коли право на об'єкт виникає незалежно від волі третіх осіб, (з деякими застереженнями) можна віднести:

  •  з факту безпосереднього створення об'єкту його автором або факту створення об'єкту спільною працею декількох осіб-співавторів;
  •  з факту отримання патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок;
  •  з факту отримання свідоцтва на торговельну марку та компонування інтегральної мікросхеми;
  •  з факту першого використання комерційного найменування;
  •  з поєднання фактів створення і фізичної фіксації на матеріальному носієві інформації, яка є секретною, має комерційну цінність та факту здійснення адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію для комерційної таємниці.

До похідних способів набуття прав, тобто таких, право власності виникає за волею попереднього власника, та (як правило) набувача прав відносяться:

  •  по договору про передачу права на об'єкт;
  •  з інших договірних відносин, таких, наприклад, як договір застави, де об'єктом застави виступають майнові права на об'єкт інтелектуальної власності;
  •  з факту внесення майнових прав інтелектуальної власності в якості вкладу до статутного капіталу юридичної особи;
  •  в порядку спадкування.

Також є декілька способів набуття прав, які можуть відноситись, в залежності від конкретних правових підстав виникнення, як до першої, так і до другої групи. Це такі випадки, як:

  •  трудових правовідносин, коли майнові права інтелектуальної власності виникають у автора та/або юридичної або фізичної особи у якої працює працівник, який створив об'єкт. В залежності від умов договору між працівником і роботодавцем, у роботодавця можуть виникати права інтелектуальної власності або способом первісного набуття (коли немає договору, і права на об'єкт належать роботодавцеві і працівникові спільно) і похідним способом (коли згідно договору автор передає майнові права інтелектуальної власності роботодавцеві);
  •  з правовідносин, пов'язаних з створенням об'єкту на замовлення, де замовник отримує спільні права на створений автором за замовленням об'єкт інтелектуальної власності - ситуація аналогічна вищезазначеній;
  •  внаслідок прийняття рішення спеціальним державним органом - судом. Така ситуація також може базуватись з різних правових підстав. Може в суді оспорюватись як саме авторство, так і питання набуття майнових прав.

Враховуючи, що предметом нашого курсу є питання розпорядження майновими правами, ми розглянемо саме питання похідного набуття майнових прав інтелектуальної власності. Загалом усі ці способи можна розділити на договірні та не договірні, причому основна маса таких способів є звичайно договірними.

За загальною правовою природою, усі зазначені правочини можна поділити на правочини, згідно з якими відчужуються майнові права інтелектуальної власності (або частина таких прав), тобто повністю передаються такі права та правочини, згідно з якими передаються майнові права інтелектуальної власності, або частина таких прав у тимчасове користування (ліцензія та ліцензійний договір).

Відповідно, правочини щодо відчуження майнових прав інтелектуальної власності (їх частини) можуть мати як договірну, так і

29

не договірну природу, а правочини щодо передачі прав у тимчасове користування - лише договірну.

1.3. Правочини щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

Цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є:

  1.  договори та інші правочини;
    1.  створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності;
    2.  завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі;
    3.  інші юридичні факти;
    4.  з рішення суду.

Поняття правочину є досить новим для вітчизняної цивілістики. Власне, воно з'явилось лише в новому Цивільному кодексі України, що набув чинності з 01.01.2004 року. Правочин є найбільш розповсюдженою підставою виникнення цивільних прав і обов'язків. За своєю правовою природою він є юридичним фактом, що являє собою вольові дії, спрямовані на досягнення певного результату, тобто є обставиною, з настанням якої закон пов'язує виникнення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Правочин - вольовий акт і цим відрізняється від подій, що відбуваються незалежно від волі людини. Як дія, він цілеспрямований, направлений на досягнення певної визначеної мети, чим відрізняється від інших правомірних вольових актів - юридичних вчинків, що виникають на підставі закону (знахідка, виявлення скарбу). Також правочин є правомірною вольовою дією, тобто він породжує ті правові наслідки, настання яких бажали сторони і які відповідають вимогам закону.

Загалом правочини можна про класифікувати за наступними критеріями:

  1.  Залежно від числа сторін правочину, вираз волі яких необхідний для його вчинення, правочини можуть бути односторонніми (наприклад, заповіт) та дво- чи багатосторонніми (договори).

Одностороннім правочином є дія однієї сторони, яка може бути представлена однією або кількома особами. Односторонній правочин може створювати обов'язки лише для особи, яка його вчинила. Односторонній правочин може створювати обов'язки для інших осіб лише у випадках, встановлених законом, або за домовленістю з цими особами. До правовідносин, які виникли з односторонніх правочинів, застосовуються загальні положення про зобов'язання та про договори, якщо це не суперечить актам цивільного законодавства або суті одностороннього правочину.

Дво- чи багатостороннім правочином є погоджена дія двох або більше сторін.

  1.  За характером правовідносин, що виникають на підставі правочину, вони поділяються на відплатні та безвідплатні. Відплатним є правочин, у якому обов'язок однієї сторони здійснити певні дії кореспондується з обов'язком іншої сторони надати першій стороні зустрічне майнове задоволення. Відплатність може бути у формі грошей, майна, майнових прав, речей, послуг. Відплатність або безвідплатність правочину визначається законом та домовленістю сторін.
    1.  В залежності від того, коли правочин вважається вчиненим, він може бути консесуальним або реальним. Для вчинення консесуального договору достатньо досягнення згоди сторін за його істотними умовами (купівля-продаж, підряд, спільна діяльність, ліцензійні договори). Реальний правочин передбачає наявність не лише згоди щодо його істотних умов, а й фізичної передачі речі, тобто права і обов'язки виникають лише після такої передачі (зберігання, позика, рента).
      1.  Залежно від значення підстав правочину для його дійсності правочини поділяються на каузальні та абстрактні. Каузальні правочини - це правочини дійсність яких залежить від наявності конкретної підстави - цілі, яка вбачається з нього. Наприклад, метою ліцензійного договору є передача майнових прав інтелектуальної власності у тимчасове користування. Абстрактні правочини не мають

 


конкретної мети, їх дійсність не залежить від досягнення такої цілі (наприклад, вексель, оскільки з нього не вбачається, на підставі чого його держатель може вимагати сплатити гроші).

  1.  Умовні та безумовні правочини. Умовні - правочин в якому виникнення прав та обов'язків пов'язане з настанням в майбутньому певних обставин. Обставини можуть бути "відкладальними" - настання або зміну прав та обов'язків обумовлено обставиною, щодо якої невідомо, настане вона чи ні та ""скасувальними" - права та обов'язки настають при його вчиненні та існують до наступу скасувальної обставини. Правочини, які не містять таких умов є безумовними.
    1.  Окремим видом правочинів є фідуціарні правовідносини - тобто такі, що мають довірчий характер (доручення, довіреність). Фідуціарний правочин може бути розірваним при втраті довіри.
      1.  За формою укладення правочини можуть бути усні (вербальні) та письмові (літеральні). Сторони мають право обирати самостійно форму правочину, лише якщо інше не встановлено законом. Так правочин, для якого законом не встановлена обов'язкова письмова форма, вважається вчиненим, якщо поведінка сторін засвідчує їхню волю до настання відповідних правових наслідків. У випадках, встановлених договором або законом, воля сторони до вчинення правочину може виражатися її мовчанням.

Усно можуть вчинятися правочини, які повністю виконуються сторонами у момент їх вчинення, за винятком правочинів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, а також правочинів, для яких недодержання письмової форми має наслідком їх недійсність.

Правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства, та скріплюється печаткою.

Використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, електронно-числового підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів.

У письмовій формі належить вчиняти:

  1.  правочини між юридичними особами;
    1.  правочини між фізичною та юридичною особою, крім правочинів, які повністю виконуються сторонами у момент їх вчинення;
      1.  правочини фізичних осіб між собою на суму, що перевищує у двадцять і більше разів розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, крім правочинів, які повністю виконуються сторонами у момент їх вчинення;
        1.  інші правочини, щодо яких законом встановлена письмова форма.

Законом прямо встановлено, що "Договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності укладається у письмовій формі. У разі недодержання письмової форми договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності такий договір є нікчемним."

1.3. Недоговірні способи розпорядження правами інтелектуальної власності

До недоговірних способів розпорядження майновими правами інтелектуальної власності відноситься передання таких прав у порядку спадкування, отримання їх спадкоємцем у складі спадщини. Враховуючи, що до складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті, строк чинності майнових прав на об'єкти промислової власності досягає 20 років, а строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір спливає через сімдесят років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком смерті автора, така ситуація може бути досить поширеною.

До складу спадщини не входять права та обов'язки, що нерозривно пов'язані з особою спадкодавця, зокрема і особисті немайнові авторські права, за виключенням одного немайнового права автора - права на недоторканність твору. В такому випадку, це право фактично переходить до особи, уповноваженої на це автором, а за відсутності такого уповноваження недоторканність твору охороняється спадкоємцями автора чи іншими заінтересованими особами.

Що стосується майнових прав інтелектуальної власності, то вони, законодавчо не відділені в будь-яку окрему категорію і входять на загальних підставах до складу спадщини та можуть переходити до спадкоємців за законом (фізичні особи) чи згідно заповіту (фізичні особи, юридичні особи, інші учасники цивільних відносин).

За загальним правилом, часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою, місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця (чи, якщо його місце проживання невідоме - місцезнаходження майна або основної його частини) і право на спадкування виникає у день відкриття спадщини.

Проте отримати свідоцтво про право на спадщину, тобто фактично отримати весь комплекс майнових прав на об'єкт який було успадковано, спадкоємець може лише після закінчення шести місяців з часу відкриття спадщини. Враховуючи, що особисті немайнові права не успадковуються, фактично до того часу він володіє тільки титулом спадкоємця майнових прав і не може реалізовувати жодну з складових майнового права інтелектуальної власності.

Відповідно спадкоємець:

  •  набуває титулу спадкоємця прав інтелектуальної власності з підстав або закону або заповіту;
  •  набуває титулу цих прав з дня смерті спадкодавця (або дня, з якого він оголошується померлим);
  •  набуває майнові права інтелектуальної власності після закінчення шести місяців з часу відкриття спадщини;
  •  набуває ці права територіально за останнім місцем проживання спадкодавця (чи, якщо його місце проживання невідоме - за місцезнаходженням майна або основної його частини);


1.4. Договірні способи розпорядження правами інтелектуальної власності

До договірних способів розпорядження правами інтелектуальної власності можна віднести наступні види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності:

  1.  ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності;
    1.  ліцензійний договір;
    2.  договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності;
    3.  договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;
    4.  інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

Відповідно, згідно з одними з цих договорів майнові права інтелектуальної власності відчужуються, а відповідно до інших - передаються правовласником іншій особі у користування.

1.4.1. Договори щодо відчуження майнових прав інтелектуальної власності

1.4.1.1. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності

За договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.

При цьому встановлено, що укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності не впливає на ліцензійні договори, які були укладені раніше.

Умови договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, що погіршують становище творця відповідного об'єкта або його спадкоємців порівняно з становищем, передбаченим Цивільним кодексом України та іншим законом, а також обмежують право творця на створення інших об'єктів, є нікчемними.


Хоча чинним законодавством не зафіксовано певних обов'язкових умов цього договору, можна зробити висновок, що до суттєвих умов цього договору відноситься об'єкт правочину, а саме права на який об'єкт інтелектуальної власності передаються, та однозначне вираження волі правопопередника передати права та волі правонаступника такі права прийняти. Якщо передається частина прав, то суттєвою умовою договору, крім вищезазначених, також має бути точний, повний, конкретний, вичерпний перелік прав, які за цим договором передаються. Це є важливим в більшій мірі для правонаступника, так як законом встановлено, що майнові права, які передаються за авторським договором, мають бути у ньому визначені, а права, не зазначені в авторському договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані. За формою такий договір може бути не інакше, як письмовим.

Чинним законодавством про авторське право встановлено, що автор (чи інша особа, яка має авторське право) може передати свої майнові права будь-якій іншій особі повністю чи частково. Передача майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) оформляється авторським договором. Обмеження суб'єктів авторського права лише одним видом договорів, фіксація в законі назви цього правочину і обов'язкова вимога щодо дотримання цієї назви загалом не відповідає інтересам розвитку ринку об'єктів авторського права, обмежує економічні права сторін правочину, може створювати юридичні колізії і погіршувати можливості судового захисту прав інтелектуальної власності. Зазначені недоліки будуть усунені з прийняттям нової редакції Закону України "Про авторське праві і суміжні права".

Взагалі, до договору про передачу (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності у більшості випадків за аналогією може застосовуватись правила про договір «купівлі-продажу», за яким одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майнові права у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти зазначені права і сплатити за них певну грошову суму. Такі положення можуть мати місце, якщо інше не випливає із змісту або характеру цих прав.

Майнові права можуть бути відчуженим у будь-який спосіб: продажем, даруванням, обміном тощо. У відповідності до принципів свободи договору сторони вільні у визначенні своїх прав і обов'язків 36 за договором. Права можуть бути передані як на оплатній, так і безоплатній основі, будь-якій фізичній чи юридичній особі, у тому числі й іноземній.

Однак сама природа охоронюваного права додає умовам договору деяку специфіку. Для об'єктів промислової власності видача охоронного документа (зокрема патенту на винахід, промисловий зразок, корисну модель) є необхідною умовою існування права. При передачі права власності на такий об'єкт власник охоронного документу не може залишити за собою будь-якого права на його використання, встановити будь-які часові або територіальні обмеження прав, що переходять до правонаступника. Комплекс прав на охоронюваний об'єкт завжди єдиний, усі права можуть передаватися тільки спільно, що буде підтверджено і передачею патенту.

Це принципова відмінність передачі права власності для об'єктів промислової власності від передачі авторських прав, де допускається дроблення прав. При відчужені майнових авторських прав у повному складі, передається увесь їх комплекс, передбачений чинним законодавством, а сам автор втрачає майнові авторські права на цей твір, набувач авторських прав стає їх єдиним власником. Якщо автор передає частину виключних майнових авторських прав, він втрачає право на передану частину прав, залишаючи за собою права, які не були передані, а набувач отримує власність лише на передані йому права.

Патентовласник може передати права на охоронюваний об'єкт тільки у тому обсязі, у якому вони належать йому на момент поступки. Це означає, що патент/свідоцтво переходить до набувача тільки на термін його дії, що залишився. З іншого боку, патент/свідоцтво переходить із всіма обмеженнями, що діють на момент передачі. Сюди будуть відноситися, наприклад, всі обмеження, що випливають з укладених ліцензійних договорів, застави патенту/свідоцтва (якщо, звичайно, заставодержатель дав раніше згоду на поступку патенту/свідоцтва).

Якщо передача права власності на об'єкт промислової власності здійснюється за наявністю діючих ліцензійних договорів про передачу права на використання цей об'єкт, власник повинен:

  •  поінформувати майбутнього правонаступника про укладені ліцензійні договори і узгодити з ним питання щодо прийняття на себе, разом з правом власності, зобов'язань щодо виконання умов цих договорів;
  •  одержати згоду ліцензіата (ліцензіатів) на продовження роботи за укладеними договорами з новим власником патенту (правонаступником) та врегулювати з ліцензіатом (ліцензіатами) питання щодо виконання зобов'язань за цим (цими) договором (договорами).

Що стосується об'єктів промислової власності, то необхідно відмітити деякі особливості передачі права власності у випадку співволодіння охоронним документом:

  1.  У випадку співволодіння охоронним документом, слід пам'ятати, що такий об'єкт є їх спільною власністю. Частки кожного із співвласників визначаються угодою між ними, а за її відсутності визнаються рівними. У разі відсутності угоди між співвласниками щодо визначення їх взаємовідносин при використанні об'єкту, кожен має право:
  •  особисто використовувати об'єкт промислової власності за своїм розсудом;
  •  самостійно порушувати судові справи проти порушників патенту/свідоцтва;
  •  але жоден із співвласників не має права без згоди решти власників патенту/свідоцтва:
  •  давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання об'єкту інтелектуальної власності іншій особі;
  •  передавати право власності на цей об'єкт.
  1.  Зворотна ситуація, коли співвласниками об'єкту бажають стати кілька осіб. За згодою власника одна або декілька осіб можуть стати співвласниками патенту/свідоцтва. Для цього власник повинен укласти з майбутнім співвласником (співвласниками) договір про передачу права власності на об'єкт інтелектуальної власності, який має бути підписаний сторонами і містити їх прізвища, ім'я та по батькові для фізичної особи або повне офіційне найменування юридичної особи (згідно з їх найменуванням у статуті та печатці) та їх повні адреси.
  2.  Якщо один або декілька, але не всі співвласники за будь- яких обставин бажають передати своє право власності на об'єкт на користь інших співвласників, договір про передачу права власності укладається між співвласниками, які відмовляються від свого права власності та передають свою частину прав, та співвласниками, які приймають цю частину і залишаються власниками патенту/свідоцтва. Договір, в такому випадку, підписується, з однієї сторони, співвласниками, які відмовляються від патенту/свідоцтва, з іншої, - тими, що залишаються.
  3.  Якщо один або декілька, але не всі співвласники патенту/свідоцтва, бажають передати своє право власності будь-якій іншій особі(особам), договір про передачу права власності на ОПВ укладається між всіма власниками та особами, яким передається право власності у співвласність (правонаступниками). У договорі необхідно чітко визначити, хто конкретно із співвласників передає своє право, кому воно передається та хто буде володіти патенту/свідоцтва після такої передачі. У цьому випадку необхідна згода тих власників, які залишаються володіти патентом/свідоцтвом. Тому такий договір, з одного боку, підписується всіма власниками патенту/свідоцтва, а з іншого боку правонаступником: тими власниками, які залишаються володіти патентом/свідоцтвом, та іншими особами, яких включили до складу співвласників.

Інакше кажучи, ті власники, які залишаються володіти патентом/свідоцтвом (які не передавали своє право власності на ОПВ), підписують договір двічі - від імені сторони, що передає права, та сторони, що їх приймає.

1.4.1.2. Договір щодо передання майнових прав на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору

Згідно законодавства, особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт. У випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права інтелектуальної власності на такий об'єкт можуть належати юридичній або фізичній особі, де або у якої працює працівник. Особисті немайнові права інтелектуальної власності не можуть відчужуватися (передаватися), за винятками, встановленими законом.

Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором.

Цивільний кодекс вирізняє два види спільної власності - спільна часткова власність та спільна сумісна власність, причому спільна власність вважається частковою, якщо договором або законом не встановлено, що зазначена власність має форму спільної сумісної. Якщо домовленістю співвласників прав інтелектуальної власності не буде встановлено іншого, то частки співвласників у спільній частковій власності вважаються рівними і право власності буде здійснюватись ними за їх згодою. Розмір частки, якщо він не встановлений домовленістю між співвласниками або законодавством, визначається з урахуванням вкладу кожного з співвласників у створення об'єкту. Право спільної часткової власності здійснюється співвласниками за їх згодою. Зазвичай доходи, що надходять від використання майнових прав повинні розподілятись між співвласниками відповідно до їх часток у праві спільної часткової власності, хоча домовленістю між співвласниками може бути встановлений і інший порядок розподілу.

Тобто, за відсутності інших прямих домовленостей, якщо об'єкт інтелектуальної власності створюється працівником в порядку виконання службового завдання, такий працівник і його роботодавець:

  1.  набувають спільної часткової власності на такий об'єкт;
    1.  частки робітника і роботодавця в спільній частковій власності є рівними;
    2.  роботодавець може розпоряджатись майновими правами лише за згодою робітника;
    3.  доходи від реалізації майнових прав будуть розподілятись між працівником і роботодавцем порівну.

Зрозуміло, що такі умови зазвичай навряд чи можуть задовольнити роботодавця, тому правовідносини між робітником та роботодавцем формалізуються відповідними договорами.

Враховуючи це при укладенні трудового договору сторони не зв'язані обов'язками по приналежності майнових прав повністю або частково одній стороні, чи по розділенню між сторонами цих прав і можуть обумовлювати належність прав за взаємною згодою. Через це, на сьогодні вкрай важливим для сторін трудової угоди постає питання відображення в такій угоді саме аспектів, пов'язаних з правами інтелектуальної власності на об'єкти авторського права, створені у зв'язку з виконанням трудового договору, в якій повинні бути повністю, детально та однозначно визначені, формалізовані та погоджені сторонами.

1.4.1.3. Договір щодо передання майнових прав на об'єкт, створений за замовленням

За загальним правилом майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта та замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором. Тобто, якщо між суб'єктами не було укладено договору, або був укладений договір, що не передбачав прямо питання інтелектуальної власності, права належать спільно творцеві і замовникові. Наразі, така ситуація є досить поширеною в господарській практиці. Укладаються, наприклад, договори підряду про створення науково-технічної продукції або договір на виконання робіт, предметом якого є створення об'єкта авторського права в яких не визначається приналежність майнових авторських прав. До таких договорів буде застосовуватись положення, зазначені вище для правовідносин спільної власності.

Враховуючи це, можна порекомендувати сторонам правовідношень замовлення, де предметом виконання зобов'язання можуть бути об'єкти інтелектуальної власності, завжди окрім господарського договору, укладати договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, за яким має бути передбачено, що одна сторона (творець - письменник, художник тощо) зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установлений строк. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності повинен визначати способи та умови використання цього об'єкта замовником.

Законодавством встановлено обов'язкові умови цього договору - однією зі сторін має бути "Замовник", повинні бути викладені вимоги до об'єкта інтелектуальної власності, повинен бути визначений строк виконання замовлення, та визначені способи та умови використання цього об'єкта замовником.

Оригінал твору образотворчого мистецтва, створеного за замовленням, переходить у власність замовника. При цьому майнові права інтелектуальної власності на цей твір залишаються за його автором, якщо інше не встановлено договором. Умови договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, що обмежують право творця цього об'єкта на створення інших об'єктів, є нікчемними.

Згідно чинного законодавства про авторське право належність майнових авторських прав на об'єкти, створені на замовлення, прямо законом не обумовлена. Є лише посилання на "авторський договір замовлення", за яким автор зобов'язується створити в майбутньому твір, на умовах цим договором обумовлених, і передати його замовнику. Також встановлено, що авторським договором замовлення може бути передбачено виплата замовником авторові авансу, як частини авторської винагороди. Зазначені положення кажуть, що по- перше, у випадку створення твору за замовленням обов'язково має бути укладений відповідний авторський договір, а по-друге, обов'язкової наявності будь-яких інших, специфічних і окремих правочинів, крім тих положень, що будуть відображені в цьому договорі, законодавством прямо не передбачено.

1.4.1.4. Установчі договори щодо внесення майнових прав інтелектуальної власності в якості внесків до статутного фонду господарських товариств

Наступним, досить поширеним в останній час способом набуття майнових прав інтелектуальної власності на об'єкти інтелектуальної власності юридичними особами є внесення майнових прав інтелектуальної власності в якості вкладу до статутного фонду такої юридичної особи.


Як відомо, юридична особа може бути створена шляхом об'єднання осіб та (або) майна. Юридичні особи можуть створюватися у формі товариств, установ та в інших формах, встановлених законом. Товариством є організація, створена шляхом 42 об'єднання осіб (учасників), які мають право участі у цьому товаристві. Товариство може бути створено навіть однією особою.

В засновницькому договорі товариства визначаються зобов'язання учасників створити товариство, порядок їх спільної діяльності щодо його створення, умови передання товариству майна учасників.

Господарське товариство є власником майна, переданого йому учасниками товариства у власність як вклад до статутного (складеного) капіталу. Вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку. Вкладами учасників та засновників товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, земельні ділянки відповідно до Земельного кодексу України, права користування водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті.

Грошова оцінка вкладу учасника господарського товариства здійснюється за згодою учасників товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці.

Для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками. Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками. Цивільна правоздатність юридичної особи виникає з моменту її створення, тобто з моменту проведення установчих зборів.

Таким чином, товариство набуває майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, внесений до її статутного фонду в якості засновницького вкладу, на підставі добровільного рішення власника таких прав передати їх юридичній особі та згоди інших засновників товариства з прийняттям юридичною особою зазначених майнових прав в момент прийняття рішення зборами засновників про заснування товариства, визначення ними вартості таких майнових прав. Набуття юридичною особою майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності засвідчується протоколом зборів

43

засновників товариства та укладенням відповідного Установчого договору.

При державній реєстрації юридичної особи, для якої законом встановлено вимоги щодо формування статутного фонду до реєструючого органу подається документ, що підтверджує внесення засновниками вкладів до статутного фонду юридичної особи в розмірі, який встановлено законом. Після державної реєстрації майнові права інтелектуальної власності ставляться на бухгалтерський облік юридичної особи і використовуються нею в господарській діяльності.

1.4.1.5. Договір застави

Одним з найбільш давніх правових способів забезпечення виконання зобов'язань є застава. Таке забезпечення було відоме ще за давньоримського права, збереглося та набуло поширення за часів Юстиніана. В сучасному українському праві встановлено, що в силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов'язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави).

Предметом застави може бути будь-яке майно (зокрема річ, цінні папери, майнові права), що може бути відчужене заставодавцем і на яке може бути звернене стягнення. Заставодавцем може бути власник речі або особа, якій належить майнове право, а також особа, якій власник речі або особа, якій належить майнове право, передали річ або майнове право з правом їх застави.

Майнові права, що перебувають у спільній власності, також можуть бути передані в заставу, проте тільки за згодою всіх співвласників. Власне цим суттєво ускладнюється передача в заставу майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності створені в співавторстві, створені в порядку виконання трудового договору чи на замовлення. В таких випадках, або має бути згода співавторів (співвласників) чи співвласники повинні передати обов'язково свої права за договором заставодавцю.

Треба зазначити, що майнові права інтелектуальної власності, як предмет застави, є досить перспективними для їх господарського обігу. Справді, вони не потребують вживати спеціальних заходів, необхідних для збереження предмета застави, не потребують утримання, їм фактично не загрожує знищення або пошкодження. Хіба що можуть виникнути деякі труднощі при реалізації предмета застави, на який звернене стягнення, у випадку невиконання зобов'язання, забезпеченого заставою.

Згідно положення закону про заставу, заставодержатель набуває право вимагати в судовому порядку переводу на нього заставленого права в момент виникнення права звернення стягнення на предмет застави. Хоча саме право застави виникає з моменту укладення договору застави, а у випадках, коли договір підлягає нотаріальному посвідченню, - з моменту його нотаріального посвідчення, заставодержатель власне не набуває прав на предмет застави. У разі, коли зобов'язання забезпечене заставою не буде виконано у встановлений строк (термін), заставодержатель лише набуває право звернення стягнення на предмет застави. Звернення стягнення на предмет застави здійснюється за рішенням суду, якщо інше не встановлено договором або законом.

При укладені договору застави майнових прав інтелектуальної власності, заставодержателю доцільно вимагати у заставодателя зареєструвати майнові права інтелектуальної власності (якщо така обов'язкова реєстрація не передбачена законом) у спеціально уповноваженому державному органі. Це дасть змогу більш точно та конкретно зафіксувати в договорі застави предмет застави, допоможе точно ідентифікувати його при виникненні суперечок щодо прав на такий об'єкт, та, у випадку накладення стягнення на майнові права, офіційно зафіксувати момент переходу майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності від заставодателя до заставодержателя.

1.4.2. Договори, щодо надання дозволу на використання об'єкту інтелектуальної власності

1.4.2.1. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності

З латині «ліцензія» (licentia) означає право, дозвіл. Надання ліцензій широко використовується в багатьох країнах світу в якості адміністративного заходу для регулювання підприємницької діяльності юридичних і фізичних осіб. Ліцензії такого роду засновані на монополії держави у визначених сферах виробництва і, як

правило, видаються компетентними державними органами на здійснення певного виду фахової діяльності або окремих операцій, наприклад, дозвіл на діяльність у галузі освіти, медицини, видавництва або ліцензія на відстріл дичини, рибну ловлю тощо. Широке розповсюдження ліцензування одержало в зовнішньоекономічній діяльності в країнах, де практикується видача ліцензій на здійснення експортно-імпортних операцій.

На практиці досить часто виникає плутанина, пов'язана з нерозумінням сенсу слова "ліцензія", стосовно права інтелектуальної власності, що потребує термінологічно відмежувати саме "ліцензію" в сенсі розуміння майнових прав інтелектуальної власності, від інших документів та актів, з такою ж назвою.

Поняття "ліцензія", стосовно до обміну об'єктами інтелектуальної власності, виключні права на використання яких належать їх власникам, має особливе значення в силу особливостей їхніх споживчих властивостей при обігові на ринку в якості товарів.

До числа відмітних рис ліцензування, стосовно до обміну об'єктами інтелектуальної власності відносяться такі:

  1.  На відміну від ліцензій-дозволів, що видаються компетентними державними органами на здійснення певного виду діяльності або певних операцій і які є адміністративними актами державного регулювання підприємницької діяльності в країні, надання ліцензії на об'єкт інтелектуальної власності являє собою торгову угоду, що оформляється у вигляді ліцензійного договору. Умови цього договору визначаються в залежності від ситуації на ринку, у тому числі від попиту і пропозиції на предмет ліцензії, із врахуванням інтересів продавця і покупця, а також особливостей об'єкта наданих покупцю прав.
  2.  Сфера дії ліцензій-дозволів у якості адміністративних актів обмежується ринком країни, на території якої вони видані. Надана патентовласником ліцензія на об'єкт промислової власності може бути реалізована на ринках інших країн. Національні патентні та інші закони більшості країн містять положення, що регулюють питання надання і використання ліцензій. Проте, головні умови ліцензійних договорів, на відміну від зазначених вище адміністративних ліцензій- дозволів, визначаються не тільки національними законодавчими актами, але і ситуацією та умовами купівлі-продажу ліцензій-аналогів на світовому ринку ліцензій.

3. В сфері обміну науково-технічними досягненнями сформувалися міжнародний і національні ринки ліцензій, де правовою базою комерційних операцій слугує як національне патентно- ліцензійне законодавство, так і створена на основі ряду міжнародних угод світова патентна система.

Згідно чинного законодавства, особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності).

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору.

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду, що не суперечить закону.

За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог Кодексу та іншого закону.

У випадках, передбачених ліцензійним договором, може бути укладений субліцензійний договір, за яким ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати коштів за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

Вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

Предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинними.

Права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату.

У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на територію України.

Умови ліцензійного договору, які суперечать положенням цього Кодексу, є нікчемними.

Ліцензійні правовідносини є самостійними та досить значним інститутом сфери розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, і тому більш детально будуть розглянуті окремо.

1.4.2.2. Класифікація ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності

Юридична наука дещо розширяє класифікацію ліцензій, порівняно з поданою в законі. Так ліцензійні договори можна про класифікувати за такими підставами:

1. За об'єктом ліцензії:

  •  Патентні ліцензії (ліцензії на винахід, корисну модель, промисловий зразок);
  •  Ліцензії на торговельні марки;
  •  Ліцензії на компонування топографії інтегральних мікросхем;
  •  Ліцензії на "ноу-хау" (комерційну таємницю);
  •  Ліцензії на селекційні досягнення (сорт рослин, породу тварин);
  •  Ліцензії на використання об'єктів авторського права.
    1.  За обсягом прав
  •  Виключні;
  •  Невиключні;
  •  Одинична.
  1.  За способом охорони
  •  Патентні;
  •  Безпатентні;
  •  Комплексні.
  1.  За способами надання ліцензії:
  •  Обов'язкова;
  •  Відкрита;
  •  Примусова;
  •  Пакетна;
  •  Перехресна.
  1.  За суб'єктами ліцензування:
  •  Особиста ліцензія;
  •  Ліцензії підприємств;
  •  Ліцензії корпорації (концерну);
  •  Ліцензії держав;
  •  Субліцензії.

За об'єктом ліцензії:

  1.  Патентні ліцензії (ліцензії на винахід, корисну модель, промисловий зразок).

Винаходом є результат творчої діяльності людини у будь-якій галузі технології, Об'єктом винаходу може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини) або спосіб. Це технічне рішення у будь-якій галузі суспільно-корисної діяльності, яке відповідає умовам патентоспроможності, тобто є новим, має винахідницький рівень і придатне до промислового використання.

Корисною моделлю є результат творчої діяльності людини у будь-якій галузі технології. Об'єктом корисної моделі може бути конструктивне виконання пристрою, яке відповідає умовам патентоспроможності, тобто є новим і промислово придатним.

Промисловим зразком є результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб. Це нове художньо- конструктивне вирішення виробу, що визначає його зовнішній вигляд і придатне для здійснення промисловим способом.

  1.  Ліцензії на торговельні марки.

Торговельна марка - це зареєстровані в установленому порядку позначення за якими товари і послуги одних осіб відрізняються від інших. Об'єктом товарного знаку можуть бути словесні (слова й абревіатури), зображувальні (композиції ліній, плям, фігур, форм на площині), об'ємні (композиції фігур у трьох вимірах, тобто у формі самого виробу або його упаковки - флакони, пляшки тощо), комбіновані (сполучення зображувальних, словесних і об'ємних елементів) та інші позначення, виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів.

  1.  Ліцензії на компонування топографії інтегральних мікросхем.

Інтегральна мікросхема (ІМС) - мікроелектронний виріб кінцевої або проміжної форми, призначений для виконання функцій електронної схеми, елементи і з'єднання якого неподільно сформовані в об'ємі і (або) на поверхні матеріалу, що становить основу такого виробу, незалежно від способу його виготовлення.

Компонування топографії ІМС - зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з'єднань між ними.

  1.  Ліцензії на "ноу-хау" (комерційну таємницю).

Комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

  1.  Ліцензії на селекційні досягнення (сорт рослин, породу тварин).

Сорт рослин - окрема група рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція) в рамках нижчого із відомих ботанічних таксонів, яка, незалежно від того, задовольняє вона повністю або ні умови надання правової охорони: - може бути визначена ступенем прояву ознак, що є результатом діяльності даного генотипу або комбінації генотипів; - може бути відрізнена від будь-якої іншої групи рослин ступенем прояву принаймні однієї з цих ознак; - може розглядатися як єдине ціле з точки зору її придатності для відтворення в незмінному вигляді цілих рослин сорту.

Племінна тварина - чистопородна або одержана за затвердженою програмою породного вдосконалення тварина, що має племінну (генетичну) цінність і може використовуватися в селекційному процесі відповідно до діючих загальнодержавних програм селекції.

  1.  Ліцензії на використання об'єктів авторського права.

Об'єктами авторського права є твори, а саме: 1) літературні та художні твори (романи, поеми, статті та інші письмові твори; лекції, промови, проповіді та інші усні твори; драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні, інші сценічні твори; музичні твори (з

51

текстом або без тексту); аудіовізуальні твори; твори живопису, архітектури, скульптури та графіки; фотографічні твори; твори ужиткового мистецтва; ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки; переклади, адаптації, аранжування та інші переробки літературних або художніх творів; збірники творів, якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності; 2) комп'ютерні програми; 3) компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності; 4) інші твори.

За обсягом прав:

  1.  Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.
    1.  Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.
    2.  Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері.

За способом охорони:

1. Патентна ліцензія - договори про передачу прав на використання об'єктів промислової власності, які компетентний державний орган визнав охороноспроможними, і які охороняються відповідним охоронним документом (патентом або свідоцтвом). Різновидом патентного договору на виготовлення є ліцензія на розробку. За таким договором ліцензіар надає ліцензіатові право розробляти далі (удосконалювати) об'єкт винаходу. Це відбувається, як правило, в тих випадках, коли ліцензіар не має змоги довести свою розробку до промислового освоєння.

  1.  Безпатентна ліцензія - ліцензійні угоди, до якої входять або договори на об'єкти, які згідно законодавства не є патентоспроможними (комерційна таємниця), або договори щодо об'єктів промислової власності, на які ще не подані патентні заявки або на які заявки вже подані, а патенти ще не видані;
    1.  Комплексна ліцензія (гібридна) - за цим видом ліцензійного договору ліцензіат отримує право на використання як об'єктів промислової власності, які захищені, так і на незахищені. У таких договорах, найбільш складних за змістом, кожний об'єкт окреслюється окремо.

За способами надання ліцензії:

  1.  Обов'язкова ліцензія. Власник патенту зобов'язаний видати ліцензію на використання винаходу (корисної моделі, промислового зразка) власнику пізніше виданого патенту, якщо винахід (корисна модель, промисловий зразок) останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватись без порушення прав іншого власника. При цьому надання такого дозволу може бути обумовлено відповідним дозволом пізніше виданого патенту, який зобов'язаний дати дозвіл, якщо його винахід (корисна модель, промисловий зразок) удосконалює винахід (корисну модель, промисловий зразок) власника раніше виданого патенту і призначений для тієї ж мети.

Іншими словами, обов'язкова ліцензія видається у випадку, якщо використання об'єкту власником патенту неможливе внаслідок того, що в ньому використовується винахід (корисна модель, промисловий зразок) іншої особи, який також охороняється патентом. В такому випадку власник більш пізнього патенту вправі вимагати від останнього надання дозволу на використання його винаходу (корисної моделі, промислового зразка) на договірних умовах. Теж саме стосується зворотної ситуації, якщо власник пізніше виданого патенту удосконалив винахід (корисну модель, промисловий зразок) власника раніше виданого патенту.

  1.  Відкрита ліцензія - це заява власника патенту, яка подається до Держдепартаменту для офіційної публікації. Ця заява відображає волю власника надати будь-якій особі дозвіл на використання запатентованого винаходу (корисної моделі, промислового зразка). При наявності такої заяви особа, яка виявила бажання скористатися

53

зазначеним дозволом, укладає з власником патенту не ліцензійний договір (з усіма його реквізитами), а лише договір про платежі. З метою заохочення власників патентів до надання відкритих ліцензій річний збір за підтримання чинності патенту зменшується на 50 відсотків з року, наступного за публікацією такої заяви. Заява про відкрите ліцензування в Україні, на відміну від Патентних законів Російської Федерації та Білорусі, не є безвідзивною, тобто у випадку, якщо ніхто не виявить бажання скористатися відкритою ліцензією можна подати клопотання про її анулювання. В такому випадку сплата річного збору за користування патентом буде сплачуватись в повному розмірі починаючи з року, наступного за роком публікації такого клопотання. Цей вид зобов'язань можна визначити за аналогією, як своєрідну оферту. Тому до таких договорів припустимо використовувати всі відповідні правові норми.

3. Примусова ліцензія

Порядок надання примусової ліцензії визначений законодавством і полягає в його реалізації двома шляхами: в адміністративному та судовому порядку. Адміністративний порядок застосовується, якщо цього вимагають суспільні інтереси та інтереси національної безпеки. У такому разі Кабінет Міністрів України має право на відчуження прав на використання винаходу (корисної моделі), промислового зразка чи топографії інтегральної мікросхеми будь-якій юридичній особі без згоди власника на умовах невиключної ліцензії. Таким чином, об'єкт промислової власності може використовуватись тільки в обсязі, визначеному рішенням Кабінету Міністрів України, в якому також вказуються розмір компенсації, що сплачується власникові прав і порядок її сплати та орган, який здійснюватиме контроль за використання об'єкту промислової власності. Судовий порядок застосовується, якщо винахід (корисна модель, промисловий зразок) не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років, починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання винаходу (корисної моделі, промислового зразка) було припинено. В цьому випадку будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати винахід (корисну модель, промисловий зразок), у разі відмови власника патенту від укладання ліцензійного договору, може звернутися до суду (арбітражного суду) із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу (корисної моделі, промислового зразка).

Якщо власник патенту не доведе, що факт невикористання винаходу (корисної моделі, промислового зразка) зумовлений поважними причинами, суд (господарський суд) виносить рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання винаходу (корисної моделі, промислового зразка) з визначенням обсягу його використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику патенту. Фактично, укладається ліцензійний договір, але його умови визначають не сторони в процесі переддоговірних переговорів, а суд (арбітражний суд).

  1.  Пакетна ліцензія.

Включає пакет нової та застарілої технології з метою збільшення вартості ліцензії. Втім, це не виключає можливості передачі кількох актуальних ОПВ, пов'язаних між собою.

  1.  Перехресна ліцензія.

Подібна ліцензія передбачає взаємну поступку прав на використання об'єктів ліцензування. Вона практикується у випадках, коли партнери не можуть не порушувати права один одного, а також при великих податках на ліцензійну винагороду. Найчастіше це обмін патентними ліцензіями, коли кожна із сторін надає іншій права на використання об'єктів, необхідних для випуску певного продукту.

Однак, необхідно брати до уваги наступне: коли умови договору про перехресне ліцензування приймають вигляд виключності або монопольного становища на ринку, він може підпасти під антитрестовське чи антимонопольне законодавство, яке має свої особливості в різних країнах. Крім того, компанія повинна знати, що таке ліцензування може нанести шкоду її частці збуту та знизити спонукальні мотиви до винахідництва. До того ж, коли існують розходження у вартості прав, які передаються, або коли одна технологія значно перспективніше за іншу, слід робити застереження, які передбачають компенсації.

Перехресне ліцензування має значні переваги. Наприклад, воно дозволяє компанії діставати прибутки від запатентованої технології партнера, розвиваючи свободу бізнесу і надавати споживачам кращу якісну продукцію. Таким шляхом конкуренти мають

можливість запобігти великих видатків на розв'язання спорів між ними про права на інтелектуальну власність.

За суб'єктами ліцензування:

  1.  Особиста ліцензія надається персонально ліцензіату та неподільно зв'язана з його особою. Так ліцензія не підлягає правонаступництву та є в принципі невідчужуємою. Ліцензіат, в силу ліцензії, залишається уповноваженою особою навіть у тому випадку, коли припинить діяльність свого попереднього підприємства і розпочне діяльність нового. Не зовсім вірним буде казати про наявність особистої ліцензії лише у випадку, коли ліцензійну угоду укладено з певним суб'єктом - зі змісту самого договору повинно випливати, що ліцензія надана саме тій особі, якій вона має бути надана.
    1.  Ліцензія підприємства - мається на увазі дозвіл на виробництво товару під ліцензією на якомусь певному конкретному підприємстві. При цьому, зазвичай, під підприємством розуміється не якась конкретна виробнича лінія, а підприємство у сенсі юридичної особи - суб'єкта господарювання. Для визнання ліцензії такою, що надається підприємству недостатньо тільки того, що вона видана підприємству, яке має виробничі потужності для виробництва товарів, необхідно, щоб у договорі прямо зазначалось, що ліцензія надана саме даному конкретному підприємству. Якщо в термін дії ліцензії з підприємством стались певні зміни, чинність ліцензії буде залежати від різних факторів. Якщо підприємство - юридична особа припиняється, то незалежно від того, мало місце злиття, приєднання, поділ, перетворення чи ліквідація, ліцензія втрачає свою чинність (якщо інше не було передбачено ліцензійним договором), у випадку ж, якщо зміни підприємства не пов'язані зі зміною організаційно - правової форми, назви та інших змін, які потребують внесення змін до державного реєстру (крім зміни юридичної адреси) такі зміни не будуть впливати на чинність ліцензії. Не впливають на її чинність, якщо, звичайно, ліцензія не була персональною, і зміни у складі засновників підприємства чи зміни його керівництва.
      1.  Ліцензія корпорації, чи як її ще йменують ліцензія концерну, (не треба плутати з терміном "корпоративна ліцензія", який застосовують деякі правовласники надаючи дозвіл на користування комп'ютерними програмами) є договором, який містить умову, у відповідності до якої надана ліцензіату ліцензія розповсюджується на усі підприємства, що входять до складу корпорації, концерну чи іншого об'єднання підприємств. При укладанні такої ліцензії є доречним вносити до умов договору положення про те, які підприємства відносяться до складу концерну і чи розповсюджується ліцензія на підприємства. Які будуть входити до його складу після надання ліцензії. Для ліцензіара, який укладає договір з підприємством, що входить до складу об'єднання підприємств, більш доцільно з самого початку вносити до договору усі підприємства, які отримають право на використання об'єкта інтелектуальної власності, особливо це стосується об'єднань, де підприємства є тісно пов'язаними і використання такого об'єкту іншими учасниками концерну буде більш ніж можливими.
        1.  Ліцензії для держави - одним з видів ліцензій, які в недалекому минулому були досить поширені серед країн соцтабору. Зазначений вид ліцензії використовується в міжнародному обороті об'єктів інтелектуальної власності і полягає в тому, що в межах держави одне підприємство займається зовнішньоекономічною діяльністю в сфері придбання прав на такі об'єкти, і далі передає їх підприємствам в цій державі, які безпосередньо і продукують товари за цією ліцензією. Так, наприклад, у Радянському Союзі це було Виробниче об'єднання "Ліцензіонторг". Як правило, в договорі про надання таких ліцензій ліцензіат намагається включити положення, згідно якого ліцензія діє для усіх підприємств певної галузі, які знаходяться на території держави, що є не зовсім прийнятним для ліцензіара, оскільки така умова ускладнює ефективний контроль за використанням ліцензії, особливо за обсягами її використання.
          1.  Субліцензія. За згодою ліцензіара, наданою у письмовій формі, ліцензіат може видати письмове повноваження на використання об'єкта права інтелектуальної власності іншій особі (субліцензію).

Контрольні питання

  1.  Якою є система джерел права щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності?
    1.  Охарактеризуйте момент виникнення майнових прав інтелектуальної власності для об'єктів промислової власності та об'єктів авторського права.
      1.  Які підстави виникнення прав на об'єкти інтелектуальної власності?
        1.  Охарактеризуйте первісні, похідні та змішані способи набуття прав інтелектуальної власності.
          1.  Що є підставами виникнення цивільних прав та обов'язків?
            1.  Назвіть недоговірні та договірні способи розпорядження правами інтелектуальної власності.
              1.  Які існують види договорів щодо відчуження майнових прав інтелектуальної власності?
              2.  Назвіть види договорів, щодо надання дозволу на використання об'єкту інтелектуальної власності.
              3.  Назвіть риси, що відрізняють ліцензійні договори від інших цивільно-правових угод.
              4.  Які можуть бути перепони реалізації ліцензійних договорів?
              5.  В чому специфіка договору приєднання, як форми ліцензійного договору?

2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ

НА ОКРЕМІ ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

2.1. Об'єкти авторського права

Відповідно до статті 423 ЦК України, до особистих немайнових прав інтелектуальної власності відносяться право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об'єкта права інтелектуальної власності; право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності; та інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Зокрема, це встановлені статтею 438 ЦК такі особисті немайнові права автора як вимагати зазначення свого імені у зв'язку з використанням твору, якщо це практично можливо; забороняти зазначення свого імені у зв'язку з використанням твору; обирати псевдонім у зв'язку з використанням твору; на недоторканність твору.

Особисті немайнові права інтелектуальної власності належать творцеві об'єкта права інтелектуальної власності. Хоча, зазначається, що у випадках, передбачених законом, особисті немайнові права інтелектуальної власності можуть належати іншим особам.

Стосовно можливості розпоряджатись цими правами, законодавством встановлено, що особисті немайнові права інтелектуальної власності не можуть відчужуватися (передаватися), за винятками, встановленими законом.

Згідно чинного законодавства про авторське право, автор (чи інша особа, яка має авторське право) може передати свої майнові права будь-якій іншій особі повністю чи частково. Передача майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) оформляється авторським договором.

Майнові права, що передаються за авторським договором, мають бути у ньому визначені. Майнові права, не зазначені в авторському договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані. Майнове право суб'єкта авторського права, який є юридичною особою, може бути передане (відчужене) іншій особі у встановленому законом порядку внаслідок ліквідації цієї юридичної особи - суб'єкта авторського права.


Також передбачено, що надання ліцензій здійснюється також на підставі певного виду договорів - "автору та іншій особі, яка має авторське право, належить виключне право надавати іншим особам дозвіл на використання твору будь-яким одним або всіма відомими способами на підставі авторського договору". Крім окремих, прямо встановлених законом випадків, використання твору будь-якою особою допускається виключно на основі авторського договору.

Передача права на використання твору іншим особам може здійснюватися на основі авторського договору про передачу виключного права на використання твору або на основі авторського договору про передачу невиключного права на використання твору.

За авторським договором про передачу виключного права на використання твору автор (чи інша особа, яка має виключне авторське право) передає право використовувати твір певним способом і у встановлених межах тільки одній особі, якій ці права передаються, і надає цій особі право дозволяти або забороняти подібне використання твору іншим особам. При цьому за особою, яка передає виключне право на використання твору, залишається право на використання цього твору лише в частині прав, що не передаються.

За авторським договором про передачу невиключного права на використання твору автор (чи інша особа, яка має авторське право) передає іншій особі право використовувати твір певним способом і у встановлених межах. При цьому за особою, яка передає невиключне право, зберігається право на використання твору і на передачу невиключного права на використання твору іншим особам. За загальним правилом, усі права на використання твору, що передаються за авторським договором, вважаються невиключними, якщо у договорі не передбачено передачі виключних прав на використання твору.

Істотними умовами авторського договору визначено строк дії договору, спосіб використання твору, територія, на яку поширюється передаване право, розмір і порядок виплати авторської винагороди. Предметом договору про передачу прав на використання твору не можуть бути права, яких не було на момент укладання договору.

Усі майнові права на використання твору, які передаються за авторським договором, мають бути у ньому визначені. Майнові права, 60 не зазначені в авторському договорі як передані суб'єктом авторського права, вважаються такими, що не передані, і зберігаються за ним.

Вичерпання прав

Якщо примірники правомірно відтвореного твору, у тому числі комп'ютерної програми, баз даних законним чином введені у цивільний оборот способом їх першого продажу в Україні, то допускається їх подальший оборот способом продажу, дарування тощо без згоди автора (чи іншої особи, яка є суб'єктом авторського права) і без виплати винагороди, за винятком права передання в найм (прокат) такого примірника.

В цьому випадку вважається, що автор вичерпав своє право на отримання авторської винагороди, отримавши її в ціні першого продажу такого примірника твору. Проте, необхідно враховувати, що мова йде саме про примірник твору, і про вичерпання авторського права саме на цей примірник твору, а не на твір взагалі.

За передання в найм (прокат) зазначених примірників, крім примірників комп'ютерної програми та баз даних, за надання доступу до своїх творів, здійснюється виплата винагороди виключно через організацію колективного управління.

Право на одержання винагороди за найм (прокат) оригіналу або примірників твору не може бути предметом відмови з боку автора (чи іншої особи, яка є суб'єктом авторського права).

Авторське право на службові твори та твори

Що стосується авторського права на твори, створені у порядку виконання трудового договору, то в чинному законодавстві на сьогодні існує певна колізія.

Так стаття 429 Цивільного кодексу України передбачає, що особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт. У випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права інтелектуальної власності на такий об'єкт можуть належати юридичній або фізичній особі, де або у якої працює працівник. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором.

Чинним Законом України «Про авторське право і суміжні права» (стаття 16) також встановлено, що авторське особисте немайнове право на службовий твір належить його автору. Проте зазначається, що виключне майнове право на службовий твір належить роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем.

Право слідування

Автор оригінального твору мистецтва, а у разі його смерті - спадкоємці впродовж терміну дії авторського права користуються щодо проданого автором оригінального твору мистецтва невідчужуваним правом на одержання до п'яти відсотків (відрахувань) від ціни кожного наступного продажу оригінального твору мистецтва, що йде за першим його продажем здійсненим автором твору (право слідування), в тому числі за участю аукціону, галереї, салону, магазину та інших осіб.

Оригінальним твором мистецтва вважається твір образотворчого, ужиткового мистецтва та скульптури, такий як картина, колаж, живопис, малюнок, гравюра, естамп, літографія, скульптура, килимовий, керамічний виріб, ювелірний виріб, виріб зі скла та фотографічний твір тощо, за умови, що такі твори були створені самим митцем або є примірником, який вважається оригінальними твором мистецтва. Примірники твору мистецтва, які були виготовлені в обмеженій кількості безпосередньо автором або під його керівництвом, вважаються оригінальними творами мистецтва, у значенні цієї статті, за умови, якщо вони були пронумеровані та (або) іншим належним чином засвідчені автором.

Обов'язок щодо виплати відрахувань несе продавець, незалежно від того чи ця особа діє від свого імені, чи від імені власника примірника твору мистецтва. У випадку продажу оригінального твору мистецтва через аукціон, галерею, салон, крамницю або за участю інших осіб, що надали посередницькі послуги, останні несуть обов'язок щодо виплати зазначеної суми солідарно з продавцем. У разі порушення продавцем зобов'язань щодо виплати винагороди, розмір винагороди подвоюється.

Збір та розподіл винагороди, одержаної в результаті реалізації права слідування здійснюється уповноваженою організацією колективного управління. Продавці оригінального твору мистецтва зобов'язані повідомити уповноважену організацію про продаж оригінального твору мистецтва та надавати документи, що містять точні відомості, які необхідні для збирання і розподілу винагороди. Таку інформацію уповноважена організація має право вимагати впродовж трьох років від дати продажу оригінального твору мистецтва.

Перехід авторського права у спадщину

Майнові права на твір переходять у спадщину. Не переходять у спадщину особисті немайнові права автора. Спадкоємці мають право охороняти недоторканність твору і протидіяти перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору, а також будь-якому іншому посяганню на твір, що може завдати шкоди честі та репутації автора.

Якщо майнові права на твір належать кільком спадкоємцям спільно, то взаємовідносини спадкоємців щодо здійснення майнових прав на твір визначаються договором між ними, а за недосягнення згоди - у порядку, встановленому судом.

Перехід творів у суспільне надбання

Закінчення строку чинності майнового авторського права на твори означає їх перехід у суспільне надбання. Твори, які стали суспільним надбанням, можуть вільно, без виплати авторської винагороди, використовуватися будь-якою особою, за умови дотримання особистих немайнових прав автора.

Передання майнових прав на твір

Майнові права на твір можуть бути передані (відчужені) іншій особі повністю або частково.


Передання майнових прав на твір здійснюється на підставі договору про передання майнових прав на твір, іншого договору щодо відчуження майнових прав на твір (далі - договір про передання майнових прав на твір) відповідно до Цивільного кодексу України на умовах, що визначаються договором.

Договір про передання майнових прав на твір укладається в письмовій формі і підписується сторонами. Передання майнових прав на твір без обмежень способів використання твору, вважається повним. Якщо у договорі про передання майнових прав на твір обмежено способи його використання, передання майнових прав на твір вважається частковим. Способи використання твору, що передаються за таким договором, мають бути у ньому визначені. Способи використання твору, не зазначені в такому договорі як передані, вважаються такими, що не передані.

Укладення договору про передання майнових прав на твір не впливає на ліцензійні договори, які було укладено раніше і за якими було надано дозвіл на використання цього твору. Умови договору про передання майнових прав на твір, що погіршують становище автора твору або його спадкоємців порівняно із становищем, передбаченим законом, а також обмежують право автора на створення інших творів, є нікчемними.

Надання дозволу на використання твору

Автор чи інша особа, яка є суб'єктом авторського права (ліцензіар) може надати дозвіл на використання твору іншій особі (ліцензіату) на основі ліцензійного договору і (або) ліцензії на використання твору. Надання дозволу на використання твору не передбачає відчуження прав автора (чи іншої особи, яка є суб'єктом авторського права).

Авторська винагорода визначається в ліцензійному договорі та ліцензії на використання твору у вигляді відсотків від доходу, отриманого від використання твору, або з того виду діяльності, в процесі якої здійснюється використання твору, або у вигляді фіксованої суми чи іншим чином.

У разі неможливості визначення доходу, отриманого від використання твору можуть бути встановлені фіксовані суми винагороди. Тарифи, що передбачають розмір і порядок виплати авторської винагороди можуть бути встановлені організацією колективного управління. Тарифи застосовуються після їх погодження Установою та опублікування.

У разі визначення суми винагороди в залежності від доходу ліцензіата від використання твору, він зобов'язаний, на вимогу автора, надати відповідні рахунки чи іншу документацію для визначення дійсної суми винагороди. Якщо ліцензіат надасть авторові інформацію, яку він вважає конфіденційною, автор не має права розкрити цю інформацію третім особам або використати її з іншою метою ніж передбачена законодавством.

В усній формі може укладатися ліцензійний договір на використання твору про надання дозволу на використання інтерв'ю у періодичних виданнях (газетах, журналах тощо).

Умови ліцензійного договору та ліцензії на використання твору, укладеного з автором твору, що погіршують його становище порівняно з становищем, передбаченим законом або типовим договором, та умови, що суперечать законодавству, є нікчемними.

Організації колективного управління, яким автори (чи інші особи, які є суб'єктами авторського права) передали повноваження на управління своїми майновими правами, мають право надавати дозвіл на використання твору або сукупності всіх переданих в колективне управління творів, що складають репертуар організації, на умовах невиключної ліцензії, якщо інше не встановлено договором. Такі невиключні ліцензії (ліцензійні договори) укладаються організаціями колективного управління з користувачами творів і дозволяють використовувати репертуар організації в цілому, без зазначення точного переліку творів, якщо інше не встановлено договором.

Ліцензійний договір та ліцензія на використання комп'ютерної програми можуть бути укладені як шляхом підписання їх обома сторонами так і шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Умови таких договорів можуть бути викладені в письмовій або електронній формі у примірниках комп'ютерних програм чи додаватись до них як окремий документ. Приєднання може здійснюватись шляхом виконання особою, яка приєднується до договору, певних дій, що виражають її волю до такого приєднання.

При комерційному введенні в оборот правомірно відтвореного примірника комп'ютерної програми особа, яка правомірно володіє таким примірником, має право без письмового дозволу автора (чи

65

іншої особи, яка є суб'єктом авторського права) на користування цим твором за його прямим призначенням.

Договір про створення за замовленням і використання

твору

За договором про створення за замовленням і використання твору одна сторона (автор - письменник, художник тощо) зобов'язується створити твір відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установлений строк. Договір про створення за замовленням і використання твору повинен визначати способи та умови використання твору замовником. Способи та умови використання твору, створеного за замовленням, які не визначено в договорі про створення за замовленням і використання твору, вважаються такими, що не дозволені замовнику.

Особисті немайнові права на твір, створений за замовленням, належать авторові цього твору. Майнові права на твір, створений за замовленням, належать авторові цього твору та замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором.

Відповідальність за невиконання договорів щодо розпоряджання майновими правами на твір

Сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов'язання за договором щодо розпоряджання майновими правами на твір, зобов'язана відшкодувати другій стороні всі збитки, в тому числі упущену вигоду.

Якщо автор не передав твір замовникові відповідно до умов договору про створення за замовленням і використання твору, він повинен відшкодувати замовникові збитки.

Спори щодо відповідальності за невиконання умов договорів щодо розпоряджання майновими правами на твір вирішуються у судовому порядку.

2.2. Винахід, корисна модель, промисловий зразок

Апріорі, якщо інше не встановлено договором чи законом, майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту. Саме патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів, в тому числі і передавати на підставі договору право власності на винахід (корисну модель) будь- якій особі, яка стає його правонаступником. Власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору, а щодо секретного винаходу (корисної моделі) такий дозвіл надається тільки за погодженням із Державним експертом.

Договір про передачу права власності на винахід (корисну модель) і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Сторона договору має право на офіційне загальнодоступне інформування інших осіб про передачу права власності на винахід (корисну модель) або видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі). Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених Установою, з одночасним внесенням їх до Реєстру.

За опублікування зазначених відомостей та запропонованих стороною договору змін до відомостей про видачу ліцензії і за внесення зазначених відомостей до Реєстру та змін до них за ініціативою сторін договору сплачуються збори.

Власник патенту, (крім патенту на секретний винахід) має право подати до Установи для офіційної публікації заяву про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі). У цьому разі річний збір за підтримання чинності патенту зменшується на 50 відсотків починаючи з року, наступного за роком публікації такої заяви.

Особа, яка виявила бажання скористатися зазначеним дозволом, зобов'язана укласти з власником патенту чи деклараційного патенту договір про платежі. Якщо жодна особа не заявила власнику патенту про свої наміри щодо використання винаходу (корисної моделі), він може подати до Установи письмове клопотання про відкликання своєї заяви. У цьому разі річний збір за підтримання чинності патенту сплачується у повному розмірі починаючи з року, наступного за роком публікації такого клопотання.

Якщо винахід (корисна модель) не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років

67

починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання винаходу (корисної моделі) було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати винахід (корисну модель), у разі відмови власника прав від укладання ліцензійного договору може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу (корисної моделі). Якщо власник патенту не доведе, що факт невикористання винаходу (корисної моделі) зумовлений поважними причинами, суд виносить рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання винаходу (корисної моделі) з визначенням обсягу його використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику патенту. При цьому право власника патенту надавати дозволи на використання винаходу (корисної моделі) не обмежується.

Власник патенту зобов'язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) власнику пізніше виданого патенту, якщо винахід (корисна модель) останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко- економічні переваги і не може використовуватися без порушення прав власника раніше виданого патенту. Дозвіл дається в обсязі, необхідному для використання винаходу (корисної моделі) власником пізніше виданого патенту. При цьому власник раніше виданого патенту має право отримати ліцензію на прийнятних умовах для використання винаходу (корисної моделі), що охороняється пізніше виданим патентом.

З метою забезпечення здоров'я населення, екологічної безпеки та інших інтересів суспільства Кабінет Міністрів України може дозволити використання запатентованого винаходу (корисної моделі) визначеній ним особі без згоди власника патенту у разі його безпідставної відмови у видачі ліцензії на використання винаходу (корисної моделі). При цьому:

  1.  дозвіл на таке використання надається виходячи з конкретних обставин;
  2.  обсяг і тривалість такого використання визначаються метою наданого дозволу, і у випадку напівпровідникової технології воно має бути лише некомерційним використанням органами державної влади чи виправленням антиконкурентно'! практики за рішенням відповідного органу державної влади;
  3.  дозвіл на таке використання не позбавляє власника патенту права надавати дозволи на використання винаходу (корисної моделі);
  4.  право на таке використання не передається, крім випадку, коли воно передається разом з тією частиною підприємства чи ділової практики, в якій здійснюється це використання;
  5.  використання дозволяється переважно для забезпечення потреб внутрішнього ринку;
  6.  про надання дозволу на використання винаходу (корисної моделі) власнику патенту надсилається повідомлення одразу, як це стане практично можливим;
  7.  дозвіл на використання відміняється, якщо перестають існувати обставини, через які його видано;
  8.  власнику патенту сплачується адекватна компенсація відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі).

Власник патенту на секретний винахід може видати ліцензію на використання його винаходу тільки особі, що має дозвіл доступу до цього винаходу від Державного експерта.

Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала винахід, корисну модель, промисловий зразок в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано винахід, корисну модель, промисловий зразок або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

2.3. Компонування інтегральної мікросхеми

Набуття права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми засвідчується свідоцтвом. Держава здійснює правову охорону топографії ІМС шляхом її реєстрації в Установі. Не охороняються права на ідеї, способи, системи, технології або закодовану інформацію, які можуть бути втілені в топографію ІМС. Виключне право на використання топографії ІМС засвідчується свідоцтвом, яке підтверджує реєстрацію топографії ІМС. Свідоцтво діє десять років від дати подання заявки до Установи або від дати першого використання топографії ІМС. Обсяг правової охорони компонування інтегральної мікросхеми визначається зображенням цього компонування на матеріальному носієві. Майнові права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми належать володільцю відповідного свідоцтва, якщо інше не встановлено законом чи договором.

Права, що випливають із реєстрації топографії ІМС, діють від дати внесення відомостей про топографію ІМС до Реєстру. Реєстрація топографії ІМС надає власнику зареєстрованої топографії ІМС виключне право використовувати топографію ІМС на свій розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших власників зареєстрованих топографій ІМС.

Реєстрація надає власнику зареєстрованої топографії ІМС право передавати на підставі договору право власності на топографію ІМС будь-якій особі, яка стає правонаступником власника зареєстрованої топографії ІМС та видавати будь-якій особі дозвіл (ліцензію) на використання зареєстрованої топографії ІМС на підставі ліцензійного договору.

Взаємовідносини під час використання зареєстрованої топографії ІМС, свідоцтво на яку належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник прав на зареєстровану топографію ІМС може використовувати її на свій розсуд, але жоден з них не має права давати дозвіл (ліцензію) на використання зареєстрованої топографії ІМС та передавати право власності на зареєстровану топографію ІМС будь-якій іншій особі без згоди решти власників. 70

Договір про передачу права власності на топографію ІМС і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.

Сторона договору має право на офіційне загальнодоступне інформування інших осіб про передачу права власності на топографію ІМС або видачу ліцензії на використання топографії ІМС. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених Установою, з одночасним внесенням їх до Реєстру. За опублікування зазначених відомостей та запропонованих стороною договору змін до відомостей про видачу ліцензії сплачуються збори.

Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на компонування інтегральної мікросхеми або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала компонування інтегральної мікросхеми в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано компонування інтегральної мікросхеми або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

2.4. Комерційне найменування

Як відомо, стрімкий розвиток міжнародного співробітництва, посилення конкуренції на ринку товарів і послуг, активізація процесів глобалізації у міжнародній торгівлі перетворюють засоби індивідуалізації суб'єктів підприємницької діяльності, а також засоби вирізнення товарів і послуг, які вони виробляють, у суттєвий фактор успішної економічної діяльності. З розвитком ринкової економіки в нашій державі також все важливішими стають такі об'єкти права інтелектуальної власності, як комерційні (фірмові) найменування.

Комерційне найменування, що є по суті комерційним ім'ям суб'єкта господарювання, нерозривно пов'язане з його діловою репутацією. Якщо комерційне найменування стає популярним серед споживачів і заслуговує довіру ділових партнерів, це забезпечує підприємцю не тільки значні доходи, а й неабияку повагу, високу репутацію на ринку та серед представників ділових кіл. Тому право на комерційне найменування поступово стало розглядатися і як особисте немайнове благо. Крім того, комерційне найменування виконує інформаційну функцію, оскільки доводить до відома третіх осіб дані про конкретного суб'єкта господарювання. А це у свою чергу зобов'язує останнього дорожити власною репутацією і постійно дбати про підвищення якості продукції.

Термін "комерційне найменування" є новелою Цивільного кодексу України. Раніше в законодавстві України вживався лише такий термін, як "фірмове найменування", який, між тим, не мав законодавчого визначення в праві України. В Ст. 27 "Найменування юридичної особи" Цивільного кодексу Української РСР було визначено право юридичної особи на своє найменування, а також зазначалось, що "права і обов'язки господарських організацій, пов'язані із користуванням фірмовим найменуванням, виробничими марками і товарними знаками, визначається законодавством Союзу РСР". Характерно, що законодавством колишнього СРСР так і не було врегульовано питання щодо охорони прав на фірмове найменування. Єдиним документом, що містив правові норми, пов'язані із використанням фірмових найменувань, була постанова Центрального виконавчого комітету СССР та Ради народних комісарів від 22.06.27 р. "Про введення в дію Положення про фірму", що визначала правові засади діяльності фірм різних організаційно-правових форм.

Слід підкреслити, що принциповою відмінністю комерційного найменування від фірмового є те, що останнє може використовуватися лише юридичними особами, тоді як учасниками комерційної діяльності можуть бути, скажімо, і приватні підприємці без статусу юридичної особи. Тому поняття "комерційне найменування" за змістом, викладеним у Цивільному та Господарському кодексах України ширше, ніж така правова категорія, як "фірмове найменування", тому що суб'єктами права на комерційне найменування можуть бути як юридичні особи, так і фізичні особи- підприємці.


Щоб виконувати функцію індивідуалізації учасників цивільного обороту, комерційне найменування повинно мати особливі ознаки, які не допускали б змішування одного комерційного найменування з 72 іншим, тобто воно має бути новим і відмінним від комерційних найменувань, що вже використовуються. Комерційне найменування виконує здебільшого дві функції: так звану „дистинктивну", тобто дозволяє відрізнити одного учасника підприємницької діяльності від іншого незалежно від того, які товари чи послуги вони реалізують та пропонують на ринку, та „запобіжну", тобто не дає ввести в оману споживачів щодо справжньої діяльності суб'єкта господарювання.

Чи доцільна реєстрація прав на комерційне найменування за бажанням власника таких прав? Це питання є предметом спорів серед українських фахівців в сфері інтелектуальної власності. Зокрема, згідно із Статтею 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності фірмові (комерційні) найменування охороняються в усіх країнах-членах Паризького союзу без реєстрації і незалежно від того, чи є вони частиною торговельної марки. Тобто, набуття прав інтелектуальної власності на комерційне найменування не повинно ставитись у залежність від факту їх реєстрації.

Ця норма підтверджується у ч. 2 статті 489 Цивільного кодексу України, згідно з якою право на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи реєстрації цих прав. В ч. 3 цієї ж статті йдеться вже про можливість внесення відомостей про комерційне найменування до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом. А норми ч. 2 статті 159 Господарського кодексу України безпосередньо надають право суб'єкту господарювання за його поданням вносити відомості про комерційне найменування до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом. Більше того, всупереч Паризькій конвенції у цьому випадку "суб'єкт господарювання, комерційне найменування якого було включено до реєстру раніше, має пріоритетне право захисту перед будь-яким іншим суб'єктом, тотожне комерційне найменування якого включено до реєстру пізніше".

Слід також врахувати, що суб'єкт підприємницької діяльності має вносити у "Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" відомості про своє повне та скорочене найменування згідно з Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", який набув чинності з 01.07.2004 р.

Під майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування слід розуміти права учасників цивільного обороту, які безпосередньо пов'язані з володінням, користуванням та розпорядженням правами інтелектуальної власності на комерційне найменуванням в процесі здійснення підприємницької діяльності.

Майновими правами на комерційне найменування згідно з Цивільним кодексом України є: право на використання комерційного найменування; право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Суть прав на комерційні найменування полягає в гарантованій особі можливості виступати в цивільному обороті під власним комерційним найменуванням. Наданням такої можливості забезпечується індивідуалізація цієї особи на ринку товарів і послуг.

Форми реалізації прав на комерційні найменування досить різноманітні. Під своїм комерційним найменуванням особа укладає цивільно-правові угоди та здійснює інші юридичні дії, реалізує особисті немайнові права, захищає свої порушені права або права, що оспорюються. Власники прав на комерційні найменування можуть розміщувати свої комерційні найменування на вивісках, бланках, рахунках, прейскурантах, у публікаціях рекламного характеру, оголошеннях, анотаціях тощо.

На відміну від майнових прав інтелектуальної власності на інші об'єкти права інтелектуальної власності, які згідно з чинним законодавством України можуть бути вільно передані їх власником за договором іншій особі, майнові права на комерційне найменування належать до так званих невідчужуваних прав, тобто можуть бути передані лише за умови передання разом із ними іншій особі цілісного майнового комплексу особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною. Згідно з ч. 2 статті 191 Цивільного кодексу України до складу підприємства як єдиного майнового комплексу можуть входити всі види майна, призначені для його діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировину, продукцію, права вимоги, борги, а також право на торговельну марку або інше позначення та інші права, які можуть бути встановлені договором або законом.

Чинність майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування припиняється разом із припиненням підприємницької діяльності самого суб'єкта цього права. У статті 491 Цивільного кодексу України зазначено лише одну підставу, з якою законодавець пов'язує припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування, — це ліквідація самої юридичної особи, інші ж підстави повинні бути визначені законом. Між тим, Цивільним кодексом України, зокрема, зазначається, що юридична особа може припинити свою діяльність і через реорганізацію — злиття, приєднання, поділ, перетворення. Тому ці випадки також можуть стати підставами для припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування.

Окремої уваги заслуговує питання про долю комерційного найменування при реорганізації юридичної особи, оскільки тут виникає багато спірних питань, які в більшості випадків вирішуються у суді. Як відомо, реорганізація юридичної особи може відбуватися у кількох формах, зокрема шляхом її припинення в результаті передання всього майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам-правонаступникам, в разі злиття, приєднання, поділу та перетворення юридичної особи згідно із статтею 106 Цивільного кодексу України або в результаті її ліквідації (стаття 110). Крім того, реорганізація комерційної організації може відбуватися шляхом виділу, коли до однієї або декількох створюваних нових юридичних осіб переходить частина майна, прав та обов'язків даної комерційної організації (стаття 109), або шляхом перетворення, коли змінюється організаційно-правова форма юридичної особи (стаття 108). Кожна із названих форм реорганізації по-своєму впливає на встановлення власника прав на комерційне найменування.

При злитті чи приєднанні юридичних осіб відбувається поєднання їхніх прав і обов'язків в єдине ціле, власником якого стає новоутворена юридична особа (злиття) або одна з реорганізованих юридичних осіб (приєднання). У даному випадку учасники цивільного обороту можуть на свій розсуд вирішити питання про комерційне найменування, а саме:

- поєднати свої комерційні найменування в єдине ціле;

  •  обрати зовсім нове комерційне найменування, яке жодним із них раніше не використовувалося;
  •  продовжувати користуватися комерційним найменуванням одного з них (наприклад, при реорганізації у формі приєднання - комерційним найменуванням тієї комерційної організації, до якої переходять права та обов'язки комерційної організації, що приєднується).

Найбільш гострі проблеми виникають при поділі юридичних осіб, коли їхні права і обов'язки переходять до знов утворених юридичних осіб, та при виділу зі складу юридичної особи однієї або декількох юридичних осіб, що наділяються відповідним обсягом прав і обов'язків.

При поділі юридичної особи право на використання колишнього комерційного найменування може бути визнано за кожною із знов утворених юридичних осіб, якщо тільки це не вводить в оману інших учасників цивільного обороту і споживачів. Питання про те, за ким конкретно зберігаються права на комерційне найменування, вирішується самими юридичними особами, які беруть участь у реорганізації. Якщо вони не зможуть дійти згоди, спір передається на розгляд суду. Як вже зазначалось, цілком можлива поява в цивільному обороті і кількох осіб, які діють під тим самим комерційним найменуванням, яке раніше використовувала ліквідована в результаті поділу юридична особа. Але це можливо тільки тоді, коли, по-перше, вони мають намір діяти у різних сферах ринку чи на різних територіях і, по-друге, це не створює труднощів для інших учасників цивільного обороту та споживачів щодо їх індивідуалізації. Тому такий варіант використання старого комерційного найменування є винятком із загального правила про те, що права на комерційне найменування мають зберігатися за якоюсь однією із знов утворених юридичних осіб. Зрозуміло, що всі юридичні особи, які утворилися на базі однієї юридичної особи, можуть обрати для себе нові комерційні найменування.

При виділенні зі складу юридичної особи однієї чи кількох юридичних осіб, вони мають обрати для себе нове комерційне найменування. Але тут також можуть бути винятки, пов'язані зі сферою діяльності та забезпеченням належної правової охорони інтересів інших учасників цивільного обороту і споживачів.

Перетворення означає зміну організаційно-правової форми юридичної особи. Оскільки до знов утвореної юридичної особи переходять всі права та обов'язки реорганізованої юридичної особи, треба вважати, що те саме відбувається і з правами на комерційне найменування. При цьому у комерційне найменування мають бути внесені зміни, які відображають нову організаційно-правову форму юридичної особи, але спеціальне найменування останньої може бути збережене.

Відповідно до статті 491 Цивільного кодексу України майнові права на комерційне найменування діють безстроково, належать юридичній особі протягом усього періоду її діяльності і їхня чинність припиняється одночасно з ліквідацією самої юридичної особи та з інших підстав, встановлених законом. Є декілька підстав, за яких дія прав на комерційне найменування може припинитися, хоча б сама комерційна організація продовжувала існувати. На практиці це можливо в таких випадках:

  •  власник прав на комерційне найменування може сам у будь- який момент відмовитися від права на використання цього комерційного найменування;
  •  чинність прав на комерційне найменування може припинитися при переході юридичної особи до нового власника, якщо умови такої передачі не передбачають збереження за юридичною особою колишнього комерційного найменування;
  •  припинення чинності прав на комерційне найменування може бути викликане реорганізацією юридичної особи, у ході якої вона може, а іноді й зобов'язана змінити своє колишнє комерційне найменування;
  •  чинність права особи на подальше використання комерційного найменування може бути припинена за рішенням суду через його невідповідність вимогам закону або порушення прав та інтересів інших осіб, що охороняються законом.

2.5. Торговельна марка

Права, що випливають із свідоцтва на торговельну марку, діють від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва продовжується за умови сплати відповідного збору. Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені Законом.

Взаємовідносини при використанні знака, свідоцтво на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник свідоцтва може використовувати знак на свій розсуд, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання знака та передавати право власності на знак.

Власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору. Передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу. Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

Договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.

Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на знак або видачу ліцензії на використання знака. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених Установою, з одночасним внесенням їх до Реєстру.

За опублікування відомостей про передачу права власності на знак повністю і видачу ліцензії на використання знака, а також запропонованих стороною договору змін до відомостей про видачу ліцензії сплачуються збори.

У разі опублікування відомостей про передачу права власності на знак стосовно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг Установа видає нове свідоцтво на ім'я особи, якій передане це право, за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва.

У ліцензійному договорі на торговельну марку його власник:

а) заявляє і демонструє, що він є власником цього знака по окремому класу товарів;

б) надає дозвіл ліцензіату на використання знака для цього класу товарів (або частини цього класу).

Оскільки при наданні ліцензії на знак, ліцензіат одержує комерційну вигоду з того, що існує зв'язок між торговельною маркою і виробом, ліцензіату важливо одержати гарантії ліцензіара в тому, що він буде зберігати знак у силі. Окрім цього, що є більш важливим, зобов'язується відразу ж пред'явити позов за порушення прав на знак у випадку несанкціонованого застосування його третіми особами. Виявлення порушення і початок судового розгляду в справі про таке порушення, а також пов'язані з цим витрати є важливими пунктами ліцензійного договору.

Відповідно, для ліцензіара торговельної марки суттєвим є питання про те, щоб репутація її була високою і бездоганною.

Отже, ліцензіар може налагодити обмеження або пред'явити ліцензіату умови у відношенні застосування і використання його знака. За звичаєм, ліцензіар, відповідно до ліцензійного договору, має право схвалювати якість виробу перед тим, як ліцензіат проставить на ньому отриманий по ліцензії знак. Більш того, ліцензіар намагається дістати згоду ліцензіата на те, щоб торговельна марка розміщалась на виробі і рекламувалась так, щоб споживач завжди міг судити про якість виробу по його знаку.

Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

2.6. Географічне зазначення

Право інтелектуальної власності на географічне зазначення виникає з дати державної реєстрації цього права, якщо інше не встановлено законом. Обсяг правової охорони географічного зазначення визначається характеристиками товару (послуги) і межами географічного місця його (її) походження, зафіксованими державною реєстрацією права інтелектуальної власності на географічне зазначення.

Правами інтелектуальної власності на географічне зазначення

є:

  1.  право на визнання позначення товару (послуги) географічним зазначенням;
  2.  право на використання географічного зазначення;
  3.  право перешкоджати неправомірному використанню географічного зазначення, в тому числі забороняти таке використання.

Права інтелектуальної власності на географічне зазначення, що належать окремим суб'єктам права інтелектуальної власності на географічне зазначення, встановлюються законом. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення є чинним з дати, наступної за датою державної реєстрації, і охороняється безстроково за умови збереження характеристик товару (послуги), позначених цим зазначенням.

Володілець свідоцтва не має права видавати ліцензію на використання кваліфікованого зазначення походження товарів.

2.7. Комерційна таємниця

Під комерційною таємницею ("ноу-хау") в міжнародній торгівлі ліцензіями розуміють конструктивні і технологічні секрети виробництва, не забезпечені патентним захистом. Коли говорять про цей об'єкт, то, як правило, мають на увазі управлінські, організаційні, комерційні, технологічні, конструкторські секрети виробництва, що сприяють ліцензіатові в виробництві та/або реалізації його продукції на ринку.

У більшості випадків до комерційної таємниці відносять науково-технічні досягнення:

а) на які могли б бути видані патенти, але підприємства з тієї чи інших причин не побажали їх одержати;

б) науково-технічні досягнення, що не охороняються патентним захистом;

в) науково-технічні досягнення, що не захищені патентами в країнах, наданих ліцензіатові, тобто на який отримані патенти в країні ліцензіара й в інших країнах, але не отримані в країні ліцензіата й у країнах, наданих йому за ліцензійною угодою для збуту ліцензійної продукції.

До "ноу-хау" відносять також досвід і виробничі навички, виробничі секрети, нові методи керування виробництвом тощо.

Основою цього визначення ноу-хау є наступні критерії:

  1.  Це науково-технічні знання і досвід.
    1.  Вони являють цінність.
    2.  Вони можуть бути використані.
    3.  Носять конфіденційний характер.
    4.  Не захищені на національному чи міжнародному рівні.

Технічні відомості, що складають виробничий досвід і знання, можуть у залежності від обставин включати:

а) предмети: зразки виробів, незапатентовані промислові зразки, машини, прилади, запасні частини, інструменти, пристосування і т.д.;

б) технічну документацію: формули, розрахунки, креслення, схеми, незапатентовані винаходи і т.д.;

в) інструкції, пояснення, що стосуються конструкції, чи виробництва застосування чи виробу процесу виробництва, виробничих чи навичок практичних виробничих рад, технічні розпорядження, додаткові пояснення до патентів, зведення у відношенні організації роботи, вимоги, пропоновані до будинків, розташуванню устаткування, виробничому потоку, методиці технічного

81

контролю, кваліфікації персоналу і дані, що допомагають у рішенні економічних питань, таких, як, наприклад, розрахунок собівартості продукції і т.д.

На відміну від запатентованого винаходу виробничий досвід і знання ще не користаються особливим правовим захистом — національної чи міжнародний: вони не реєструються і не публікуються. Якщо відбувається розголошення змісту виробничого досвіду і знань, вони не можуть, як це має місце у відношенні патентів, бути захищені за допомогою юридичного документа.

Міжнародна асоціація по охороні промислової власності дає наступне визначення "ноу-хау": «Виробничий досвід і знання — це знання і досвід, придбані з метою практичного застосування визначеної технології».

Міжнародна торговельна палата запропонувала наступний проект визначення ноу-хау: «Сукупність зведень, професійних знань і досвіду в процесі виготовлення і технічного здійснення якого-небудь продукту може бути названа ноу-хау». Це визначення було уточнено в такий спосіб: «Це поняття може містити в собі не тільки секретні формули і процеси, але також усю необхідну для використання патенту технологію, пов'язану з процесом виготовлення, що патентується».

На думку деяких фахівців, поняття ноу-хау може бути визначене як: «Не захищені законодавчим шляхом результати винахідництва, способи виготовлення, конструкції та інші, що збагачують техніку досягнення».

У змісті правових принципів поняття «виробничі секрети» має широке розуміння. Воно містить у собі не тільки креслення, рецептуру й інші подібні письмові зведення, але також усю сукупність наявного на підприємстві власного досвіду у всіх його проявах. При цьому неважливо, чи зафіксований цей досвід у письмовому вигляді чи він виявляється в знаннях і досвіді виробників-фахівців.

Вітчизняне законодавство визначає, що "комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію".

Враховуючи зазначене, можна сказати, що комерційна таємниця ("ноу-хау") є інформація, яка зазвичай має такі характеристики:

1 Це технічні, управлінські, економічні, фінансові й інші знання, досвід і навички, зв'язані з розробкою, освоєнням, виробництвом, реалізацією, експлуатацією, обслуговуванням, ремонтом, удосконалюванням нової техніки, технології і матеріалів.

  1.  Вони представляють технічну, комерційну чи іншу цінність.
    1.  Вони використані чи можуть бути використані (застосовані).
      1.  Вони носять конфіденційний характер, не опубліковувалися, не є легкодоступними і відомі обмеженому колу осіб.
      2.  Особою, яка законно контролює цю інформацію вживались адекватні заходи щодо збереження її конфіденційності.
      3.  Вони не мають правового захисту на національному, регіональному чи міжнародному рівні.
      4.  Для їх використання необхідно володіти спеціальними знаннями і (чи) досвідом.
      5.  Не має значення спосіб чи фіксація інформації: письмово, чи усно або при демонстрації.

Не претендуючи на вичерпний перелік критеріїв, що характеризують ноу-хау, все-таки можна вважати, що ці критерії є визначальними і, у достатньому ступені характеризують "ноу-хау", можуть бути використані в практиці проведення переговорів і укладанні ліцензійних угод.

Майновими правами інтелектуальної власності на комерційну таємницю є право на використання комерційної таємниці; виключне право дозволяти використання комерційної таємниці; виключне право перешкоджати неправомірному розголошенню, збиранню або використанню комерційної таємниці та інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Строк чинності права інтелектуальної власності на комерційну таємницю обмежується строком існування сукупності ознак комерційної таємниці, тобто її секретності, комерційної цінності та здійснення заходів щодо збереження її секретності.

Види комерційної таємниці

  1.  У залежності від виду виконуваної роботи, у результаті якої були отримані "ноу-хау", їх підрозділяють на:
  •  науково-дослідні в області науково-дослідних робіт;
  •  конструкторські в області дослідно-конструкторських робіт;
  •  технологічні і виробничі - «секрети виробництва»;
  •  розрахункові - в області інженерних розрахунків;
  •  проектні - в області проектування промислових і цивільних об'єктів.
    1.  В залежності від галузі застосування комерційна таємниця може бути:

Виробниче "ноу-хау" це інформація щодо технології, устаткування, рецептури, послідовності дій та таких інших виробничих процесів яка дозволяє досягати певного позитивного ефекту при здійсненні виробничих операцій, якого неможливо досягти іншими засобами, без використання цих знань.

Управлінське "ноу-хау" полягає звичайно в найбільш ефективних структурах і методах керування, простих і надійних структурних зв'язків як по вертикалі, так і по горизонталі, у чіткому розподілі обов'язків і їхнього змісту, функціональному взаємодії структурних підрозділів, методах взаємодії фірм, що кооперують, (наприклад, фірми, що випускає продукцію, з постачальниками, з фірмами, що реалізують продукцію й експлуатують її). Великою цінністю в області керування є ноу-хау, зв'язані з використанням електронно-обчислювальної техніки і машин.

Комерційне "ноу-хау" звичайно полягає в передачі знань і досвіду в області реалізації продукції, містить дані про кон'юнктуру ринку, найбільш досвідчених і авторитетних фірмах-посередниках, збутових фірмах у країнах збуту продукції, найбільш доцільних формах реалізації продукції, організації її реклами тощо.

Фінансові "ноу-хау" містять відомості про найбільш вигідні форми використання коштів, цінних паперів, акцій, капіталовкладень з урахуванням зміни курсів валюти, особливостях національних податкових систем, митних обмеженнях, зведення про банківські об'єднання, форми кредитування та іншу аналогічну інформацію.

Найчастіше фінансове ноу-хау тісно переплітається з комерційним, а управлінське, у свою чергу, може також сполучатися з комерційним. Однак по характеру відомостей, знань і досвіду між ними можна провести чітку грань.

Розпорядження майновими правами на комерційну таємницю

У міжнародній і внутрішній торгівлі ліцензіями щорічно зростає значення ноу-хау, які все частіше стають єдиним предметом ліцензійних угод. При цьому кількість ліцензійних угод на "ноу-хау" зростає більш швидкими темпами, ніж на винаходи й інші об'єкти інтелектуальної власності.

Зростання ролі і значення ноу-хау пояснюється тим, що в останні роки відтворення нової техніки (технології) стало практично неможливим без знання ноу-хау. Поряд з цим швидке скорочення термінів морального старіння нової техніки (технології) призвело до того, що фірми в цілому ряді випадків не подають заявки на винаходи, якщо в межах термінів морального старіння можна зберегти їх у таємниці, як "ноу-хау", і по кінцевій продукції, з якою виходять на ринки, їх не можна відтворити.

Збільшенню кількості ліцензійних угод на "ноу-хау" сприяє і те, що на практиці систематично зростає кількість відомостей, стосовно "ноу-хау", на які укладають ліцензійні угоди. Зараз рідко укладається ліцензійна угода без "ноу-хау", для чого є й інші численні причини.

Перехід до ринкових відносин в області досліджень і розробок, їх промислового освоєння і використання, сервісу й удосконалення нової техніки і технології різко активізував внутрішню і зовнішню торгівлю ліцензіями на "ноу-хау". Торгівлі "ноу-хау" надається велике значення у взаєминах не тільки між розроблювачами нової техніки і її виробниками, але і при здійсненні інших товарних угод на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Поширення продажів "ноу-хау", особливо по супутнім ліцензійним угодам, різко підвищує ефективність внутрішньої і зовнішньої торгівлі ліцензіями. Практично ноу-хау стало обов'язковим предметом абсолютної більшості ліцензійних угод, що укладаються, та й багатьох інших зовнішньоторговельних операцій.

Збереження "ноу-хау" в таємниці повинне бути організовано таким чином, щоб його конфіденційність не стримувала поширення науково-технічних знань, необхідних для розроблювачів нової техніки, технології і матеріалів, іншими словами, щоб конфіденційність ноу- хау не стала стримуючим фактором науково-технічного прогресу в країні.

Реалізація ноу-хау як усередині країни, так і за її межами повинна здійснюватися за ліцензійними угодами (звичайним чи супутнім) із забезпеченням строгого режиму його використання контрагентами і запобіганням неправомірного його використання ким би то не було як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.

2.8. Договір комерційної концесії ( франчайзинг)

У багатьох країнах світу одержала поширення особлива форма комплексного ліцензування, в якій знак для товарів і послуг, комерційна таємниця та інші об'єкти інтелектуальної власності можуть використовуватись в комплексі. Це договір про франчайзинг (англ. franchise) або договір комерційної концесії (англ. сопіїагі of commertial concession). Використовуватись можуть як зареєстровані так і не зареєстровані об'єкти, комерційний досвід, ділова репутація та т.п.

За договором комерційної концесії одна сторона (суб'єкт прав інтелектуальної власності) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг.

Предметом договору комерційної концесії є право на використання об'єктів права інтелектуальної власності (торговельних 86 марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та ділової репутації. Договором комерційної концесії може бути передбачено використання предмета договору із зазначенням або без зазначення території використання щодо певної сфери цивільного обороту.

На відміну від інших договорів, сторонами в договорі комерційної концесії можуть бути виключно фізичні та юридичні особи, які є суб'єктами підприємницької діяльності. Договір комерційної концесії укладається у письмовій формі (у разі недодержання письмової форми договору концесії такий договір є нікчемним) та підлягає державній реєстрації органом, який здійснив державну реєстрацію суб'єкта прав інтелектуальної власності. Якщо суб'єкт прав інтелектуальної власності зареєстрований в іноземній державі, реєстрація договору комерційної концесії здійснюється органом, який здійснив державну реєстрацію користувача. У відносинах з третіми особами сторони договору комерційної концесії мають право посилатися на договір комерційної концесії лише з моменту його державної реєстрації.

Як і у випадку з іншими об'єктами інтелектуальної власності, у випадках, передбачених договором комерційної концесії, користувач може укласти договір комерційної субконцесії, за яким він надає іншій особі (субкористувачу) право користування наданим йому суб'єктом прав інтелектуальної власності комплексом прав або частиною комплексу прав на умовах, погоджених із правовласником або визначених договором комерційної концесії. Визнання недійсним договору комерційної концесії має наслідком недійсність договору комерційної субконцесії.

За договором франчайзингу, суб'єкт прав інтелектуальної власності зобов'язаний передати користувачеві технічну та комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну для здійснення прав, наданих йому за договором комерційної концесії, а також проінформувати користувача та його працівників із питань, пов'язаних із здійсненням цих прав.

Саме суб'єкт прав інтелектуальної власності, якщо інше не встановлено договором комерційної концесії, зобов'язаний:

1) забезпечити державну реєстрацію договору;

  1.  надавати користувачеві постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників;
  2.  контролювати якість товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) користувачем на підставі договору комерційної концесії.

Користувач, зі свого боку зобов'язаний:

  1.  використовувати торговельну марку та інші позначення суб'єкта прав інтелектуальної власності визначеним у договорі способом;
    1.  забезпечити відповідність якості товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) відповідно до договору комерційної концесії, якості аналогічних товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) суб'єктом прав інтелектуальної власності;
    2.  дотримуватися інструкцій та вказівок суб'єкта прав інтелектуальної власності, спрямованих на забезпечення відповідності характеру, способів та умов використання комплексу наданих прав використанню цих прав правовласником;
    3.  надавати покупцям (замовникам) додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати, купуючи (замовляючи) товари (роботи, послуги) безпосередньо у суб'єкта прав інтелектуальної власності;
    4.  інформувати покупців (замовників) найбільш очевидним для них способом про використання ним торговельної марки та інших позначень правовласника за договором комерційної концесії;
    5.  не розголошувати секрети виробництва правовласника, іншу одержану від нього конфіденційну інформацію.

Поряд з вищезазначеними, в договорі комерційної концесії можуть бути передбачені особливі умови, такі як:

1) обов'язок суб'єкта прав інтелектуальної власності не надавати іншим особам аналогічні комплекси прав для їх

використання на закріпленій за користувачем території або утримуватися від власної аналогічної діяльності на цій території;

  1.  обов'язок користувача не конкурувати з суб'єктом прав інтелектуальної власності на території, на яку поширюється чинність договору, щодо підприємницької діяльності, яку здійснює користувач з використанням наданих правовласником прав;
    1.  обов'язок користувача не одержувати аналогічні права від конкурентів (потенційних конкурентів) правовласника;
      1.  обов'язок користувача погоджувати з правовласником місце розташування приміщень для продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), передбачених договором, а також їх внутрішнє і зовнішнє оформлення;
      2.  умова договору, відповідно до якої користувач має право продавати товари (виконувати роботи, надавати послуги) виключно певній категорії покупців (замовників) або виключно покупцям (замовникам), які мають місцезнаходження (місце проживання) на території, визначеній у договорі.

Умова договору, відповідно до якої суб'єкт прав інтелектуальної власності має право визначати ціну товару (робіт, послуг), передбаченого договором, або встановлювати верхню чи нижню межу цієї ціни, є нікчемною.

Треба зазначити, що суб'єкт прав інтелектуальної власності несе субсидіарну відповідальність за вимогами, що пред'являються до користувача у зв'язку з невідповідністю якості товарів (робіт, послуг), проданих (виконаних, наданих) користувачем.

Особливою умовою цих правовідносин є те, що кожна із сторін у договорі комерційної концесії, строк якого не встановлений, має право у будь-який час відмовитися від договору, повідомивши про це другу сторону не менш як за шість місяців, якщо більш тривалий строк не встановлений договором. Розірвання договору комерційної концесії підлягає державній реєстрації, в органі, що реєстрував його укладення.

Договір комерційної концесії також припиняється у разі:

  1.  припинення права правовласника на торговельну марку чи інше позначення, визначене в договорі, без його заміни аналогічним правом;
    1.  оголошення суб'єкту прав інтелектуальної власності або користувача неплатоспроможним (банкрутом).

Проте перехід виключного права на об'єкт права інтелектуальної власності, визначений у договорі комерційної концесії, від правовласника до іншої особи не є підставою для зміни або розірвання договору комерційної концесії.

Ще одна цікава особливість цього виду договорів в тому, що у разі зміни торговельної марки чи іншого позначення правовласника, права на використання яких входять до комплексу прав, наданих користувачеві за договором комерційної концесії, цей договір зберігає чинність щодо нового позначення суб'єкта прав інтелектуальної власності, якщо користувач не вимагає розірвання договору і відшкодування збитків. У разі продовження чинності договору користувач має право вимагати відповідного зменшення належної правовласнику плати.

Якщо в період дії договору комерційної концесії припинилося право, користування яким надано за цим договором (наприклад, суб'єкт прав інтелектуальної власності втратив права на деякі з класів МКТП, які раніше захищались знаком), дія договору не припиняється, крім тих його положень, що стосуються права, яке припинилося, а користувач має право вимагати відповідного зменшення належної правовласнику плати, якщо інше не встановлено договором.

Контрольні питання

1. Яка відмінність між авторським договором про передачу виключного права та авторським договором про передачу не виключного права?

  1.  Назвіть істотні умови авторського договору.
    1.  Що таке "вичерпання прав" та коли воно настає?
      1.  Що надає власнику патенту виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом?
        1.  Що означає термін "право попереднього користувача"? Який обсяг цих прав?
          1.  В якому випадку не допускається передача права власності на торговельну марку?
          2.  За яких умов володілець свідоцтва може видати ліцензію на використання кваліфікованого зазначення походження товарів?
          3.  Які характеристики має інформація, що є комерційною таємницею ("ноу-хау")?
          4.  Що є предметом договору комерційної концесії?
          5.  Які особливі умови можуть бути передбачені в договорі комерційної концесії?

3. ЛІЦЕНЗІЙНІ ДОГОВОРИ

3.1. Міжнародна торгівля ліцензіями

Новітня світова практика обміну науково-технічними досягненнями, винаходами, «ноу-хау», промисловими зразками і торговельними марками між окремими підприємствами і об'єднаннями підприємств, як в середині країни, так і між країнами свідчить про те, що в основі виникнення і розвитку сучасної міжнародної торгівлі ліцензіями лежать об'єктивні економічні фактори. Хоча ринок ліцензій виник набагато пізніше товарних ринків, у період, коли капіталістична система господарювання досягла високого рівня економічного розвитку цей ринок є чи не найважливішим та найбільш затребуваним. Його розвиток супроводжувався розподілом суспільної праці не тільки в сфері промислового виробництва, але й в сфері науково-дослідних, проектних і конструкторських робіт і їхнього промислового впровадження.

Міжнародний і внутрішній обмін науково-технічними досягненнями обумовлений суспільним поділом праці в галузі науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, що привело до зародження і розвитку торгівлі ліцензіями. При цьому суспільний розподіл праці в галузі НДДКР став можливим тільки на визначеному рівні розвитку продуктивних сил та виробничих відносин суспільства. Якщо в результаті суспільного поділу праці в галузі промислового виробництва набула розвитку міжнародна торгівля промисловими товарами, то в результаті суспільного поділу праці в галузі НДДКР знайшла розвиток міжнародна і внутрішня торгівля науково-технічними досягненнями, винаходами і ноу-хау, що відобразилось на торгівлі ліцензіями.

Поруч зі спеціалізацією і концентрацією наукових досліджень і розробок швидко прогресує нерівномірність розвитку науки і техніки по регіонах та країнах світу, а розрив у рівні досліджень і розробок має стійку тенденцію до збільшення. Це створює конкуренцію в дослідженнях і розробках та визначає нерівномірний випереджальний розвиток промислового виробництва в тій чи іншій країні, області науки і техніки. За таких умов обмін науково-технічними досягненнями стає об'єктивною необхідністю для всіх країн світу незалежно від рівня їх соціально-економічного розвитку і починає здійснюватися на комерційній основі, як у самій країні, так і між країнами шляхом укладання ліцензійних угод. Це пояснюється введенням патентної монополії на науково-технічні досягнення (винаходи) — нематеріальні предмети, що виключило їх поширення і використання без дозволу патентовласника.

При розгляді такого явища, як ліцензування, необхідно знати історичні передумови його виникнення та етапи розвитку. Можна вважати, що передумовою виникнення такого виду цивільно-правових договорів, як ліцензійний договір, був поділ юристами Стародавнього Риму речей на тілесні і безтілесні, коли під останніми розумілися різного роду права. Безумовно, що у ті часи не існувало інституту права інтелектуальної власності, але базові положення римських юристів щодо поділу речей стали основою для його виникнення в майбутньому.

Власне охорона об'єктів промислової власності була запроваджена в кінці середніх віків в тих країнах, в яких почалася промислова революція. З ХV до XIX сторіччя проявом такої охорони була видача індивідуальних привілеїв на винаходи. Пізніше, в процесі промислової революції у ХІХ сторіччі, охорона винаходів забезпечувалась видачею патентів згідно з прийнятими законами. Постійна залежність між індустріалізацією і патентною охороною зберігається і в наші часи. Передумови для введення патентної охорони також не змінилися протягом сторіч. Разом з охоронним документом автор результатів творчої діяльності отримував монополію в певній галузі суспільного виробництва. Таким чином, виключні права на об'єкт промислової власності стають ринковим продуктом. Це означає, що права можуть бути реалізовані шляхом продажу патентних прав або їх ліцензування.


Загалом торгівля науково-технічними досягненнями на базі ліцензій бере свій початок у XVIII в., коли були зареєстровані перші ліцензійні угоди. У другій половині XIX в. ліцензійна торгівля охоплювала переважно .внутрішній оборот країн з ємним внутрішнім ринком, а з кінця XIX — початку XX століть, вона починає швидко розвиватися і між окремими країнами. Розвиток світової ліцензійної торгівлі відбувався досить нерівномірно. На неї значно впливали не тільки рівень розвитку продуктивних сил і монополізація промислового виробництва, але й економічні кризи, світові війни та інші причини. Після Другої світової війни ліцензійна торгівля значно активізувалася, що було зв'язано головним чином зі зростанням цивільного виробництва і подальшим поділом праці в області наукових досліджень і конструкторських робіт.

Також після Другої світової війни перетерпіли значних змін географічні напрямки міжнародної торгівлі ліцензіями. По-перше, учасниками міжнародної торгівлі ліцензіями стали соціалістичні країни і, по-друге, країни Азії, Африки і Латинської Америки, що звільнилися від колоніальної залежності, стали активно використовувати закордонну технологію на базі ліцензій для розвитку національної промисловості і проведення індустріалізації.

Україна, спочатку в рамках Радянського Союзу, а потім самостійно вже майже 40 років є активним учасником міжнародного технологічного обміну, основу якого складає ліцензійна торгівля. Традиційно поняття «ліцензійний договір», «ліцензія» асоціювалися у нас з експортом технологій і не відносились до їх реалізації на внутрішньому ринку. Практично, внутрішнього ринку ліцензій в колишньому СРСР не існувало. Це пояснюється специфікою правової охорони об'єктів промислової власності в період з 1919 по 1991 р. (за виключенням так званого патентного періоду з 1924 по 1931 р.р., коли діяв Патентний закон, який надавав виключні права винахіднику, а не державі). Винаходи і промислові зразки в більшості випадків були загальнодержавною власністю і охоронялися авторськими свідоцтвами. Об'єкти промислової власності могли без перешкод використовуватись всіма державними підприємствами на території СРСР за умови виплати авторам винагороди в розмірі, передбаченому чинним на той час законодавством. Лише наприкінці існування власне СРСР був прийнятий законодавчий акт, який поновлював патентну систему охорони винаходів в державі. Після розпаду Радянського Союзу перед незалежною Україною стало питання створення власного національного законодавства в цій галузі.

Закони України про охорону об'єктів промислової власності від 15 грудня 1993 року не тільки забезпечили інтереси суспільства, але й права авторів, надаючи їм перевагу при одержанні охорони на об'єкти промислової власності. За цими законодавчими актами використання третіми особами виключних прав інтелектуальної власності стало можливим лише на встановлених законодавством підставах. Однією з цих підстав є укладення ліцензійного договору, який, по- перше, розширює коло юридичних і фізичних осіб, яким на законних підставах дозволено користуватися об'єктами промислової власно-

95

сті, що охороняються, та, по-друге, обмежує обсяг виключних прав власника охоронного документа, отриманих ним на підставі патенту (свідоцтва).

Сучасний стан міжнародної торгівлі ліцензіями характеризується тим, що вона переважно здійснюється в рамках транснаціональних корпорацій із закордонними філіями, дочірніми і внучатими компаніями (фірмами). Лідерами в цій торгівлі виступають транснаціональні корпорації США та Китай.

Для утримання позицій і успішної конкурентної боротьби на зовнішніх ринках материнські компанії не обмежуються вкладанням капіталів у родинні закордонні фірми. Як правило, вкладенню капіталів супроводжує передача новітніх досягнень світової науки і техніки по супутнім ліцензіях і в такий спосіб забезпечується лідируюче положення закордонних філій дочірніх і внучатих фірм в області застосування, розробки і виробництва новітньої техніки і технології. При цьому капітал, що вивозиться, і новітні технології, що супроводжують його, забезпечують створення високоефективних виробництв, що приносять надприбутки транснаціональним корпораціям.

В країнах, що розвиваються, ліцензійна політика визначається прагненням використовувати закордонні досягнення і досвід для забезпечення найбільшої ефективності виробництва, підняття рівня роз- роблювальної і застосовуваної нової техніки і технології і, у кінцевому рахунку, для підняття національної економіки. Цим цілям країн, що розвиваються, якоюсь мірою сприяють і міжнародні монополії, що активізують внутрішню фірмову торгівлю ліцензіями на придбання ноу- хау зі своїми філіями, дочірніми і внучатими фірмами в цих країнах. Країни, що розвиваються, такі, як Аргентина, Бразилія, Індія, Мексика тощо, орієнтуються на закупівлю іноземної технології для рішення найбільш важливих економічних і науково-технічних проблем, для скорочення імпорту і розширення можливостей експорту. Індія в 70-х роках, впровадивши заборону на імпорт тракторів, одночасно стала сприяти національним фірмам у їхньому виробництві на базі іноземних ліцензій. Бразилія, для вирішення енергетичних проблем, прагне вирішити її шляхом закупівлі іноземних технологій за ліцензіями.

Проте в країнах, що розвиваються, спостерігається прагнення до створення власного науково-технічного потенціалу, що в ряді країн дозволяє розробляти нову техніку на високому рівні (стосовно до умов цих країн), переходити до продажу ліцензій і активізувати продаж суб- ліцензій на базі ліцензій, закуплених у промислово розвинутих країнах.

Необхідно зазначити, що майже половина всієї, в основному новітньої «машинно-технічної» продукції, виготовляється за міжнародними ліцензійними угодами, і обмін науково-технічними досягненнями між промислово розвинутими країнами прийняв глобальний характер. Міжнародна торгівля ліцензіями стала робити визначальний вплив не тільки на рівень і якість розроблювальної і застосовуваної нової техніки і технології в світі, але і на темпи науково-технічного прогресу, а також на всі зовнішньоторговельні операції, так чи інакше пов'язані з новітньою технологією. Іншими словами, міжнародна торгівля ліцензіями стала визначати зовнішню торгівлю багатьох країн світу новітньою машинно-технічною продукцією.

Базовими для науково-технічного прогресу поряд з іншими факторами, є рівень техніки і технології, що розроблюється і застосовується. Від їх рівня (стосовно досягнень світової науки) і від термінів промислового освоєння нової техніки і технології залежать темпи прискорення науково-технічного прогресу і той економічний, соціальний і науково-технічний ефект, що буде отриманий у найближчий і перспективний періоди.

При визначенні найбільш ефективного варіанту одержання технології з безлічі альтернативних, необхідно враховувати можливість відтворення нової технології, що придбавається, у межах термінів її морального старіння і створення на її базі більш досконалих наступних поколінь.

Одержання новітньої технології може бути забезпечене як за рахунок внутрішніх, так і за рахунок зовнішніх джерел. Єдиним внутрішнім джерелом одержання нової технології є її виробництво на базі вітчизняних НДДКР. Міжнародна практика показує, що вони дозволяють розробляти нову технологію, яка відповідає останнім світовим досягненням, якщо в даній області науки і техніки країна випереджає досягнення інших країн, а проведені НДДКР знаходяться на рівні світових досягнень науки і техніки.

Якщо ж країна відстає у рівні і якості НДДКР і технології, що застосовується за окремими напрямками науково-технічного про- гресу, потреба в новітній технології за звичай задовольняється за рахунок зовнішніх джерел, до яких у першу чергу відносяться наступні:

  •  імпорт комплектного устаткування;
  •  будівництво об'єктів «під ключ»;
  •  імпорт готової технологічної продукції;
  •  оренда продукції з наступним її придбанням (лізинг) чи без такої;
  •  закупівля ліцензій на «ноу-хау» разом з винаходами чи без них;
  •  спільне проведення дослідних робіт із закордонними підприємствами по створенню новітніх технологій;
  •  кооперація з закордонними фірмами у виробництві продукції й удосконалюванні її виробництва;
  •  закупівля зразків нової техніки для наступного їхнього копіювання і відтворення, коли це можливо, маючи на увазі, що відтворення нової техніки за зразками, вимагає проведення повного комплексу НДДКР і знання «ноу-хау».

Якщо проаналізувати вищезазначені форми зовнішньої торгівлі й інших зовнішньоекономічних і науково-технічних зв'язків, можна сказати, що тільки ліцензійна діяльність дозволяє забезпечувати відтворення нової техніки і технології, створення на їх базі технології наступних поколінь і ліквідацію сформованого відставання у рівні і якості розроблювальної і застосовуваної техніки і технології на окремих напрямках науково-технічного прогресу. Крім того, закупівля ліцензій дозволяє забезпечити провідне становище ліцензіата за основними напрямками науково-технічного прогресу не тільки в поточний, але й у перспективний період. Це пов'язано насамперед з тим, що тільки за ліцензіями передається «ноу-хау», без знання якого відтворення новітньої технології практично неможливо.

Неможливість відтворення нової технології у зв'язку з незнанням «ноу-хау» виключає і можливість створення більш удосконаленої технології майбутніх поколінь на тих же принципах.

Комерційна практика торгівлі товарами і науково-технічними досягненнями свідчить також про те, що без знання «ноу-хау» в абсолютній більшості випадків неможливо відтворити нову технологію по патентних описах, опублікованої наукової і технічної інформації, по зразках нової техніки, що продаються і які демонструються на національних і міжнародних виставках і ярмарках. Якщо без знання ноу- хау неможливо відтворити промислово освоєну нову технологію, то тим більше неможливо її удосконалювання, а також створення наступних поколінь на тих же принципах.

Враховуючи зазначене, можна зазначити, що міжнародний обмін ліцензіями на об'єкти інтелектуальної власності лежить в основі відтворення новітніх технологій, рівня і якості розроблення і застосування нової техніки і технології та, в остаточному підсумку — в основі технічного прогресу.

Вона визначає не тільки обсяг виробництва і напрямок експорту матеріалізованих на її базі нової техніки, технології і нових матеріалів, але практично всі зовнішньоекономічні і науково-технічні зв'язки країн світу, розділ і переділ сфер впливу і ринків збуту і ступінь конкурентної боротьби на них. Нехтування цими факторами при проведенні маркетингових і інших досліджень в області зовнішньоекономічних і науково-технічних зв'язків неминуче призведе до їх необ'єктивності, а отже, до помилок при практичному здійсненні зовнішньої торгівлі.

Усе це вимагає переоцінки сформованої міжнародної торгівлі ліцензіями і корінної перебудови методології і методів вивчення соціально-економічного розвитку країн світу і їх науково-технічної політики, а також нового підходу до маркетингових, кон'юнктурних, патентних і інших досліджень в області зовнішньоекономічних і науково-технічних зв'язків. Це особливо важливо враховувати при здійсненні прямих і коопераційних зв'язків із закордонними партнерами, створення спільних підприємств із ними і переходу до безпосереднього здійснення зовнішньоторговельних операцій всіма організаціями і підприємствами незалежно від їхніх форм власності.

Від самого початку виходу підприємств та організацій на зовнішній і внутрішній ринки необхідно забезпечити науково обґрунтоване здійснення ними торгових операцій у взаємозв'язку з розвитком і активізацією міжнародної торгівлі ліцензіями.Рішення задач по глибокій реконструкції промислових підприємств на базі новітніх досягнень науки і техніки, поряд з іншими факторами, може і повинне бути забезпечене за рахунок науково обґрунтованого й економічно ефективного розширення експорту й імпорту нової техніки (технології) і нових матеріалів, у тому числі науково-технічних досягнень по ліцензіях, що забезпечує можливість не тільки ліквідувати сформоване відставання, що намітилося, на окремих напрямках науково-технічного прогресу, але й у перспективі вирватися вперед, перевершити останні досягнення світової науки і техніки, забезпечивши зростання темпів науково-технічного прогресу. В цьому полягає непересічне значення вивчення теорії та практики укладання та виконання ліцензійних договорів, здійснення патентно- ліцензійної діяльності.

3.2. Загальні риси і положення ліцензій та ліцензійних договорів

Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності шляхом надання ліцензій є досить специфічною діяльністю і суттєво відрізняється від інших видів правових та економічних відносин. Багато особливостей мають і самі ліцензійні договори, що також значно відрізняються від інших комерційних контрактів, зокрема від найбільш розповсюджених на міжнародному ринку експортно-імпортних угод, а на внутрішньому ринку — договорів закупівлі-продажу і постачання товарів.

Існують різні думки щодо торгівлі ліцензіями, по-різному визначається поняття ліцензійного договору, немає його офіційного визначення у законодавствах більшості країн світу. Так М.Л.Городисский і І.Д.Іванов дають визначення ліцензії як об'єкта комерційної справи, що означає дозвіл на використання винаходу, технологічного процесу, рецепта, досвіду, секретів виробництва, оригінальних ідей і т.п. Богуславский М.М., характеризуючи ліцензійні угоди, відзначає, що за ліцензійним договором за визначену винагороду дається право на виробництво і продаж механізмів, устаткування, приладів, а також на використання технологічних чи процесів способів, в основу яких покладені чи винаходи інші науково-технічні досягнення. Ліцензією називається сам дозвіл на використання винаходу. Цей же автор дає більш широке поняття ліцензійного договору: «Під ліцензійним договором варто розуміти договір, за яким одна сторона (ліцензіар) зобов'язана забезпечити іншій стороні (ліцензіату) таке положення, 100 фактичне і правове, при якому ліцензіат практично може впровадити у виробництво і використовувати визначене технічне рішення на умовах і в межах, установлених договором, а інша сторона зобов'язана сплатити за це відповідну винагороду чи надати компенсацію в іншій формі».

З юридичної точки зору, під ліцензійною угодою в діловій практиці розуміється угода, відповідно до якого власник патенту (ліцен- зіар) видає своєму контрагенту (ліцензіатові) дозвіл (ліцензію) у визначених межах використовувати свої патентні права, причому в цих межах патент в однаковій мірі захищає операції як патентовлас- ника, так і покупця ліцензії (І.Д.Іванов і Ю.А.Сергєєв).

Французький юрист П.Рубье так визначає поняття ліцензійного договору: «Договір про надання ліцензії — це такий договір, за яким власник монопольного права на експлуатацію ліцензії надає іншій особі у повному обсязі або частково своє право на експлуатацію. Договір цього виду найчастіше буває за винагороду і припускає обов'язок ліцензіата передати визначену суму грошей, як правило, у формі періодичної орендної плати».

Визначення, надане в Цивільному Кодексі України є тим правовим поняттям, яким ми будемо оперувати надалі з юридичної точки зору, проте розглядатись і ліцензія і ліцензійні договори будуть в двох вимірах: з одного боку як правові поняття, а з іншого - як комерційні, згідно звичаїв та практики міжнародної ліцензійної торгівлі.

Треба зазначити, що ліцензійні договори характеризуються перш за усе наявність певного ризику для обох його сторін. Для ліцензіата цей ризик полягає в тому, що неможливо наперед з певністю визначити економічну (власне комерційну) цінність прав, які він при- дбаває , а для ліцензіара ризик в можливості отримати за передані права зиск значно менший, ніж він міг би отримати самостійно ко- мерціалізуючи цей об'єкт.

Ліцензійний договір, за своїм змістом, представляє собою сукупність прав і обов'язків та порядок їх виконання. Для того, щоб ліцензійний договір був укладений і мав законну силу, необхідно, як мінімум, виконання таких умов:

  •  спроможність сторони укладати договір;
  •  згода сторони, що взяла на себе зобов'язання;
  •  однозначність і повне розуміння сторонами змісту зобов'язань;
  •  однозначність волевиявлення сторін.

Під спроможністю сторони укладати договір розуміється:

а) сторона, яка пропонує об'єкт для ліцензування повинна мати відповідні права на цей об'єкт.

б) договір від імені юридичної особи має право підписувати особа, яка має відповідні повноваження;

в) у випадку співвласників, договір укладається із всіма співвласниками, або з тими, які діють за дорученням решти власників;

г) представництво повинно базуватись на довіреності;

д) фізична особа - сторона договору, повинна володіти цивільною дієздатною. Якщо фізична особа є недієздатною або неповністю дієздатною, то інтереси цієї особи у ліцензійних відносинах будуть представляти їх батьки (усиновителі) або опікун чи піклувальник. Причому, якщо стороною в ліцензійному договорі є особа від 15 до 18 років, то укладати договір буде вона сама, але для юридичної дійсності такої угоди повинна бути згода батьків (усиновителів) або піклувальника.

Іноземні громадяни та особи без громадянства мають рівні з громадянами України права, передбачені патентними законами України, отже вони також можуть бути учасниками ліцензійних правовідносин. Законодавчо закріплене тільки єдине обмеження щодо іноземних громадян та осіб без громадянства - реалізація останніми своїх прав через представників, зареєстрованих згідно з Положенням про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених). Втім, це обмеження діє лише за умови, що особа постійно проживає чи має постійне місцезнаходження поза межами України.

В минулому деякими напрямками юридичної думки надання ліцензії розглядалось в якості відмови правовласника від його права забороняти саме ліцензіату використовувати даний об'єкт інтелектуальної власності, зберігаючи цю заборону для усіх інших суб'єктів.

В сучасних доктринах і в судовій практиці в основному побутує думка, у відповідності до якої надання виключної або невиключної ліцензії означає надання ліцензіату позитивного права на використання такого об'єкта.

Насправді вирішення цього питання визначає певні практичні наслідки. Якщо розглядати ліцензію, як відмову від права заборони, то сутність цього зобов'язання буде полягати в бездіяльності. Якщо ж розглядати ліцензію, як передачу ліцензіаром позитивного права, то з його боку буде недостатньо утримуватись від якихось дій спрямованих на запобігання використанню ліцензіатом цього об'єкту, але ще й покладає на нього обов'язок зробити усе можливе для забезпечення ліцензіату можливості такого використання. Тільки позитивне право використання обумовлює зобов'язання ліцензіара та можливу його відповідальність за недоліки наданої ліцензії.

Відмінність ліцензійного договору від інших цивільних правовідносин

До сьогодні немає однозначної думки щодо правової природи ліцензійного договору. Як в юридичній науці так і в судовій практиці застосовувались різні концепції. Цей договір відносили і до договорів купівлі-продажу, і до договорів найму і до договорів оренди і до договорів товариства. Були думки, що договір ліцензії є не якимось самостійним видом договорів, а лише узагальненою назвою різних форм використання прав на об'єкт інтелектуальної власності без втрати пра- вовласником прав на цей об'єкт. В залежності від фактичного складу правовідносин, до таких договорів застосовувались правові норми, що здійснювали регулювання певних типів договорів.

Проте ліцензійний договір не може бути однозначно визнаним договором купівлі-продажу, оскільки ліцензіар не передає ліцензіату право власності на об'єкт в повному обсязі, а лише передає йому одне з майнових прав - право на використання твору. При такому розділі усього комплексу прав, що належить правовласнику на окремі правомочності не можливо сказати про його продаж, тому що інші правомочності залишаються у правовласника. Навіть у випадку надання виключної ліцензії, коли сам правовласник не може самостійно користуватись об'єктом інтелектуальної власності, неможливо говорити про передачу власності, так як правовласник залишається формальним носієм цих прав, тобто незмінним залишається титул власника.

На відміну від купівлі-продажу, ліцензійний договір не є правовідно- шенням зустрічного обміну, а являє собою зобов'язувальні правовідносини, що продовжуються на протязі певного періоду часу .

Ліцензійний договір, за своєю природою, дуже схожий з договором найму чи оренди, тим більше, що чинне цивільне законодавство України передбачає можливість для майнових прав бути предметом договору найму. Але, суттєва відмінність полягає в тому, що за договором найму майно чи майнові права надаються одній особі, а при надання невиключної ліцензії, майнове право може надаватись невизначеному колу осіб.

Що стосується взаємовідносин ліцензіара та ліцензіата та їх віднесення до категорії господарських товариств, то з цим також важко погодитись з наступних міркувань. Хоча з одного боку може здатись, що зазначені правовідносини є схожими (особа надає в користування товариству майнові права, отримуючи взамін певну винагороду у вигляді дивидентів) немає одного з основних критеріїв віднесення договору до договорів товариства - відсутність спільної цілі, наявність якої законодавство відносить до суттєвих умов статутної діяльності товариства. В рамках же ліцензійного договору, сторони мають, як правило, різні цілі. Хоча, за певних обставин, ліцензійний договір може досить щільно наближатись до договору товариства (наприклад, при внесенні об'єкта інтелектуальної власності в якості внеску в статутний фонд товариства) все ж ці договори не є ідентичними.

Варто також відрізняти ліцензію на виготовлення (тиражування) продукції під ліцензією від договору підряду на виготовлення такої продукції. Деякі фахівці вважають, що у конкретній судовій справі ці договори відрізнити буває досить важко і лише аналіз договору по усій сукупності його умов може вирішити це питання. Договір підряду характеризується тим, що особа, яка здійснює виробництво отримує право лише на виготовлення а не на використання об'єкту, тобто присутній негативний аспект ліцензії. Позитивний же аспект ліцензії відсутній - надання права на виготовлення лише усуває протиправність такої дії. Господарський ризик в ліцензійному договорі несе ліцензіат, а в договорі підряду виконавець бере на себе лише звичайний ризик, а ризики за продукцію по ліцензії, її збут, реалізацію та таке інше лежить на замовникові.

Виключна, одинична, невиключна ліцензії

Виключна ліцензія надає ліцензіату практично монопольну позитивну правомочність використовувати у відповідному обсязі надані йому права на певному ринку. Виключна ліцензія може залишити лі- цензіару лише формальне, титульне володіння правом на об'єкт інтеблектуальної власності, а майнові права використання об'єкта переходять до ліцензіата.

Необхідно відрізняти виключну ліцензію від продажу прав, в результаті якої продавець втрачає усі, в тому числі і формальні права. Ліцензійний договір, на відміну від договору купівлі-продажу не є обмінною угодою, яка здійснюється зазвичай шляхом зустрічного виконання вимог, а являє узгоджені на певний термін (термін дії авторського права чи охоронного документу ) розтягнуті в часі (про- довжуємі) зобов'язальні правовідносини. При ліцензійному договорі, в основі якого лежить виключне право дозволяти використання об'єкту інтелектуальної власності, виникає питання, чи стосується така виключна ліцензія лише сторін договору (зобов'язальне право) чи вона діє також і по відношенню до третіх осіб. Це питання має практичне значення, наприклад, при вирішенні питання правонаступниц- тва, видачі наступних ліцензій та захисту прав.

Виключний характер ліцензії визначає в більшості випадків її оцінки як квазіречового чи речового права. Є думка, що виключна ліцензія являє собою абсолютну правомочність хоча, на думку інших авторів, ця позиція не змінює суті справи, так як речове право є складовою частиною абсолютних прав. Виключна ліцензія надає ліцензіату в межах договірних умов діюче проти будь-якої особи право виключення, яке складається з монопольного права використання об'єкту, а також негативного права заборони, яке діє по відношенню до третіх осіб. Вірніше, право заборони ліцензіат має реалізовувати фактично через ліцензіара, якщо ліцензійним договором разом з передачею прав на використання не передбачено передачу прав перешкоджати неправомірному використанню об'єкта, в тому числі забороняти таке використання.

Проте, у всякому випадку, при наданні виключної ліцензії апріорі таке право забороняти виникає у ліцензіата по відношенню до ліцензіара у сфері застосування ліцензії. Якщо ліцензіар має намір, незважаючи на існування виключної ліцензії сам використовувати об'єкт, він повинен залишити за собою таке право та обумовити його в ліцензійному договорі, тоді, фактично, це вже буде не виключна, а одинична ліцензія. В іншому випадку, при використанні ліцензіаром об'єкту, на який він надав виключну ліцензію, ліцензіат може подавати позов щодо припинення таких дій та відшкодування збитків.

Виключна ліцензія може бути надана як на усю територію дії майнових прав, так і на їх певну частину. Тобто виключна ліцензія, може бути не єдиною, вона може бути обмежена за територією, часом чи змістом. Характерним є лише те, що чи то на територію, чи на час, чи за обсягом прав ліцензіат має монопольне право. В деяких випадках може виникнути необхідність визначити, чи є ліцензія виключною чи вона вже невиключна. Критерієм при вирішенні цього питання завжди слугує відповідь на питання, чи отримав ліцензіат по відношенню хоча б до якоїсь з умов використання виключне право, чи ні.

Враховуючи зазначене, доцільно при укладанні ліцензійних договорів виключної ліцензії найменувати їх, як такі. Якщо не досягнуто прямої домовленості про назву договору, необхідно застосовувати тлумачення змісту договору. Сигнальними положеннями, які вказують на наявність виключної ліцензії, можуть слугувати зобов'язання ліцензіара не надавати інші ліцензії (при відсутності вже наданих ліцензій), надання ліцензіату права видавати субліцензії, або права притягати порушників прав до відповідальності.

Останнім часом все більше розповсюдження в діловій практиці набуває одинична, або як її ще називають, одноосібна ліцензія. На відміну від виключної ліцензії, коли виключно ліцензіат може використовувати об'єкт інтелектуальної власності і навіть ліцензіар не має право його використовувати, у випадку одиничної ліцензії тільки ліцензіату надається право використання об'єкту в певній сфері, в якій ліцензіар також залишає за собою право використання об'єкту. Це один з варіантів виключної ліцензії, і деколи її називають "напів- виключною ліцензією". Виключність ліцензії, в основному не втрачається в зв'язку з збереженням за ліцензіаром права самостійно використовувати об'єкт інтелектуальної власності.


У випадку, якщо ліцензіар незважаючи на видачу виключної ліцензії, має намір самостійно використовувати об'єкт, то він повинен це прямо обумовити ліцензійним договором. Право ліцензіара на безпосереднє використання об'єкту інтелектуальної власності може також випливати за певних обставин з мовчазної згоди сторін, наприклад, якщо на момент укладення ліцензійної угоди ліцензіар вже використовує цей об'єкт і ліцензіат знав чи повинен був знати про це. Особливо часто таке питання може виникати при розробці об'єктів інтелектуальної власності, які ліцензіар вже втілив на своєму підприємстві і використовує їх в виробничому процесі. Для запобігання виникненню спорів між сторонами, можна порекомендувати у випадку, коли ліцензіар ще до надання виключної ліцензії на певній території сам використовував об'єкт, все ж закладати в договори ясні та зрозумілі умови про види та подальші його обсяги використання, щоб зазначити, чи дійсно ця ліцензія є виключною, чи, незважаючи на назву, це одинична ліцензія.

В силу невиключної (простої) ліцензії ліцензіату надається лише право користування, що не виключає прав третіх осіб. Сторони договору мають взаємні права і обов'язки в договірних зобов'язу- вальних відношеннях, таким чином проста ліцензія є зобов'язуваль- ним правовідношенням, яке діє по відношенню до його учасників. На відміну від виключної ліцензії неможливо розглядати права ліцензіата за невиключною ліцензією як речові або квазіречові. При простій ліцензії ліцензіар може сам виробляти і реалізовувати продукцію та видавати довільну кількість невиключних ліцензій. При наданні наступних ліцензій, за домовленістю сторін можуть накладатись певні обмеження, враховуючи добросовісні правила ведення бізнесу та ділові звичаї.

Питання щодо вибору виду ліцензії, яка надається, залежить, перш за все, від обсягу ринку і від самого об'єкту промислової власності. Невиключні ліцензії надаються, як правило, утих випадках, коли є постійний попит на «продукцію по ліцензії», а наявність декількох ліцензіатів не буде перешкоджати їх реалізації. Виключні ліцензії краще надавати у тих випадках, коли ринок збуту продукції невеликий, а об'єкт промислової власності має обмежену сферу використання. Одиничні ліцензія зустрічається досить рідко, як правило, вона надається на нові фундаментальні дослідження, які потребують значних витрат, тривалого строку здійснення, та на об'єкти які використовуються у одній високомонополізованій галузі.

В вітчизняній комерційній практиці найбільш розповсюдженими є невиключні ліцензії. Однак, як вже зазначалось, договори виключної і невиключної ліцензії у «чистому вигляді» зустрічаються порівняно рідко. Деякі законодавства (наприклад в Бельгії, Голландії) передбачають тільки прості ліцензії, а інші (Японія) - тільки виключні ліцензії. Тому необхідно при укладенні ліцензійного договору, особливо з іноземними суб'єктами вказувати в них не тільки правову назву такого договору (виключна, невиключна), але і, щоб запобігти непорозумінь, точно та докладно визначити об'єм і характер прав, які передаються, та інші умови договору.

Вплив виду ліцензії на захист від порушення прав

Крім обсягу прав, який надається ліцензіату в залежності від видів ліцензії, цей чинник впливає також на можливість захисту від порушень прав. Як правило, володар виключної ліцензії отримує інформацію про факти порушень прав на об'єкт інтелектуальної власності з боку третіх осіб раніше, ніж ліцензіар, оскільки в процесі збуту продукції він зустрічається з конкуруючими пропозиціями. Частіше усього він зацікавлений в тому, щоб сповістити про це ліцензіара, проте є суттєвим, чи закріплене це положення в ліцензійній угоді.

Якщо розглянути договір найма (оренди), то теорія виходить з того, що існує загальний обов'язок (викликаний наявністю відповідного економічного інтересу) наглядати за наданим йому в найом майном. Так згідно законодавства орендар зобов'язаний використовувати та зберігати орендоване майно відповідно до умов договору, запобігати його пошкодженню, псуванню, а орендареві забезпечується захист його права на майно, одержане ним за договором оренди, нарівні із захистом, встановленим законодавством щодо захисту права власності. Крім того, якщо виникають перепони в користуванні орендованим майном, в тому числі заявляються права на нього третіх осіб, орендар має право вимагати зменшення орендної плати чи відшкодування орендодавцем збитків. Тобто, змістом обов'язку орендаря є те, що він зобов'язаний повідомити про пошкодження об'єкту найму або про загрозу, яка існує для нього, про яку власнику невідомо. При цьому навіть немає потреби у фактичному нанесенні шкоди чи поставленні під загрозу майна - достатньо лише можливості такої небезпеки. Наймач також повинен інформувати, якщо треті особи заявляють свої права на об'єкт найму. В деяких джерелах такий обов'язок навіть називають "обов'язок вірності по відношенню до орендаря".

Доцільно цей загальний принцип, що існує для договорів найму та договорів оренди, застосовувати і до ліцензійних договорів, тобто передбачити, що ліцензіат зобов'язаний інформувати ліцензіара про усі випадки порушення прав інтелектуальної власності, що сталися на території, на яку йому видана ліцензія та в термін дії цієї ліцензії. При цьому не має значення надана ліцензіату проста чи виключна ліцензія. Навіть якщо ліцензіат, згідно умов ліцензійної угоди, має право самостійно притягати винних осіб до відповідальності шляхом подання відповідного позову, ліцензіар зацікавлений в отриманні такої інформації. Якщо ж такого права ліцензіату не надано, то інформування ліцензіара та обов'язкове прийняття ліцензіаром встановлених законодавством заходів впливу на порушника, є питанням доцільності виконання з його сторони умов ліцензійної угоди та самої доцільності отримання такої ліцензії.

Ліцензіар, якщо таке буде передбачене договором, може зобов'язати ліцензіата здійснювати заходи щодо спостереження за ринком з метою виявлення порушення його прав інтелектуальної власності третіми особами та зобов'язати ліцензіата повідомляти йому про усі відомі ліцензіатові випадки порушень, які мали місце за територіальними межами дії ліцензійної угоди. Ліцензіат, незалежно від того має він виключну чи невиключну ліцензію, не зобов'язаний захищати авторські права ліцензіара, якщо вони стосуються правомірності володіння ліцензіаром цими правами, державними реєстраціями цих прав, питаннями набуття ліцензіаром прав.

Здійснення сторонами ліцензійного договору заходів щодо припинення порушення прав

За загальним правилом, усі права, передача яких прямо не обумовлена ліцензійною угодою вважаються такими, що не передавалась.

Відповідно, якщо ліцензією ліцензіару прямо не передане право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання, ці права залишаються за ліцензіаром. Враховуючи це можна рекомендувати сторонам ліцензійного договору відображати в цьому документі не тільки право, а й обов'язок володільця виключної ліцензії здійснювати заходи для припинення порушень авторських прав, і якщо необхідно, подання позовів. Це тим більш виправдане з огляду на те, що, якщо має місце порушення, ліцензіат здатен краще забезпечити захист, через його присутність на ринку, аналіз цього ринку і можливість оперативного виявлення порушень, що в свою чергу забезпечує збір та фіксацію доказової бази.

У випадку, якщо ліцензіар надає ліцензію на використання об'єкту в іншій країні, питання захисту прав для ліцензіара ускладнюється тим, що порушення скоюється в країні де знаходиться ліцензіат або де він здійснює свою діяльність. Ліцензіат краще знає місцевий ринок, матеріальне та процесуальне законодавство, звичаї ведення бізнесу та інші тонкощі, які сприяють успішному здійсненню захисту авторських прав. При цьому деколи в договорі зазначається, що ліцензіат бере на себе витрати по захисту прав, а деколи передбачається розподіл витрат між сторонами. Проте, при продажі ліцензії за кордон, необхідно з'ясувати, чи може ліцензіат у відповідності з національним законодавством подавати позов чи така згода ліцензіара повинна бути в кожному окремому випадку. Так, наприклад, при розгляді справи в суді одного з штатів США було зазначено, що одного лише факту наявності у позивача виключної ліцензії, недостатньо для подання позову, необхідно щоб також була на це пряма згода ліцен- зіара.

Якщо ж ліцензіар не має наміру надавати ліцензіату такі права та покладати на нього такі обов'язки, то він має, при наймі, покласти на нього обов'язок докладати власних зусиль по захисту прав інтелектуальної власності. Ліцензіат повинен надавати допомогу ліцен- зіару, наскільки це необхідно, наприклад, шляхом надання доказів, які є в його розпорядженні, або надаючи рекомендації щодо отримання юридичної допомоги в цій країні. Це може бути проявом вищезазначеного зобов'язання здійснювати нагляд, проте, має бути обумовлено окремо в договорі.

На відміну від власника виключної ліцензії, особа якій надана невиключна ліцензія не може з власної ініціативи здійснювати заходи проти порушника прав інтелектуальної власності. Ліцензіар має надати йому довіреність на ведення судового процесу. Таку довіреність немає необхідності надавати у кожному окремому випадку звернення з позовом до суду - вона може бути загальною і видаватись до того, як порушення мало місце. Таким чином вона має мати генеральний характер, хоча доцільність її надання залежить від обставин кожного окремого випадку. Незважаючи на загальність, якщо довіреність надається на ведення судового процесу, ліцензіару доцільно в довіреності чітко визначати межі прав і обов'язків ліцензіата.

Одним з поширених випадків є відступлення ліцензіаром на користь ліцензіата своїх прав не тільки на представлення інтересів ліцензіара та подання позову про притягнення винної особи до відповідальності і припинення порушення прав, а й про стягнення збитків безпосередньо на користь ліцензіата. Це виправдано з тої точки зору (особливо при виключній ліцензії), що саме ліцензіат, а не ліцензіар несе матеріальні збитки від порушення авторських прав, і відповідно, саме йому такі збитки мають бути компенсовані. Проте, як уже зазначалось, зазначене положення повинне бути прямо обумовлене ліцензійним договором.

Умови виробництва товарів "під ліцензією"

Що стосується ліцензії, за якою передається право на використання об'єкту інтелектуальної власності шляхом виробництва товарів "під ліцензією" (виробнича ліцензія), доцільно не просто передавати таке право, а й детально обумовлювати в договорі умови виробництва. Так, якщо ліцензіат є фізичною особою або конкретним підприємством, в договорі має бути передбачено, що ліцензіат має право використовувати ліцензію лише на певному підприємстві чи навіть на певній виробничій лінії. Це, наприклад, є дуже актуально для вітчизняних умов, коли згідно законодавства на усі диски для лазерних систем зчитування (на яких, частіше усього втілюються об'єкти авторського права і суміжних прав) має бути нанесений СІД-код - спеціальний ідентифікаційний код, який разом з дозволом на виробництво дисків надається виробнику дисків з метою визначення (ідентифікування) цього виробника та вироблених ним дисків. Нагадаємо, що виробництвом дисків визнається діяльність, пов'язана із застосуванням технологічного процесу по переробці сировини в оптичні носії інформації у формі диску для лазерних систем зчитування, під час якого одночасно з виготовленням диску здійснюється запис на нього інформації, яка є об'єктом авторського права та/або суміжних прав, або без запису, а також реалізацією дисків власного виробництва. При цьому виробник зобов'язаний проставляти на кожному виготовленому диску для лазерних систем зчитування із записом інформації - спеціальний ідентифікаційний код. Присвоєний СІД-код наноситься виробником на диски із записом інформації під час їх виробництва в Україні.


Відповідно до цього, ліцензію доцільно прив'язувати до конкретної виробничої лінії, якій надається СІД-код. В такому випадку доцільно також передбачити і наслідки продажу під час дії ліцензійного договору підприємства-ліцензіата та визначити, що саме розуміють під продажем підприємства. Продаж юридичної особи - підприємства, разом з усіма її активами і пасивами в такому разі не має вирішального значення та не є визначальною. Головним буде продаж саме виробничого устаткування, виробничої лінії, яка ідентифікована певним СІД-кодом. Що стосується фізичної особи і права спадкування, то необхідно зазначати, що стороною ліцензійного договору стає не будь- хто з спадкоємців, а лише та особа, яка успадкує зазначене в договорі виробниче устаткування.

Субліцензування та відступлення прав

Одним з важливих аспектів передачі прав за ліцензією є питання права ліцензіата надавати субліцензіїтретім особам. За своєю природою субліцензії, це ліцензії, які з особливої письмової згоди ліцензіара витікають з основної ліцензії і які, з правової точки зору, являють собою окремі договори. Повноваження, що надаються субліцензіату за субліцензією не можуть перевищувати обсяг прав, що надані ліцензіаром ліцензіату основною ліцензією. Якщо основна ліцензія недійсна, або з якихось причин стає недійсною, або термін її дії сплив, то субліцензія також втрачає свою чинність.

Як правило, ліцензіат має покласти на субліцензіата не менший обсяг обов'язків, ніж той, що він несе сам перед ліцензіаром. Хоча, це правило і діє дещо обмежено, якщо питання стосується безпосередньо особи ліцензіата то часто обсяг обов'язків субліцензіата більший, ніж у ліцензіата. Так, наприклад, це можуть бути зобов'язаннями ліцензіата про гарантований обсяг продажу продукції за ліцензією або певний мінімальний рівень ліцензійних платежів. Ліцензіат зобов'язує ліцензіара забезпечити більші обсяги продаж та відрахувань, ніж він повинен дати ліцензіару, що, власне, і є економічним сенсом надання субліцензії.

Загальна світова судова практика та думки переважної більшості фахівців схиляються до того, що особа, якій надано виключну ліцензію володіє правом надавати субліцензії вже з самої природи виключної ліцензії, і заборона для нього надавати субліцензії має бути прямо зазначена в ліцензійному договорі. Це треба враховувати при укладенні міжнародних ліцензійних договорів та застосуванні права країни, представником якої є контрагент. Вітчизняне законодавство йде іншим шляхом, згідно якого для набуття ліцензіатом права видавати письмове повноваження на використання об'єкта права інтелектуальної власності іншим особам, він повинен отримати на це письмову згоду ліцензіара. Субліцензія може бути оформлена як окремий юридичний документ, або може бути складовою частиною ліцензійного договору.

Треба зазначити, що передача прав виключної ліцензії може здійснюватись або шляхом уступки (цесії) або наданням субліцен- зії. Фактично, при уступці прав має місце заміна первісного ліцензіата іншою особою і первісний ліцензіат припиняє свої правовідносини з ліцензіаром, тобто припиняється одне правовідношення і виникає інше. При наданні субліцензії, правовідносини між ліцензіаром та володільцем виключної ліцензії зберігаються і виникають додатково нові- між ліцензіатом і субліцензіатом, якому перший поступився частиною своїх правомочностей. При цьому третя особа не вступає у прямі договірні правовідносини з ліцензіаром. Субліцензія, за своєю правовою природою, схожа з договором суборенди.

Досить часто кажуть про поступку виключною ліцензією, хоча фактично мова йде про надання субліцензії. Цесія виключної ліцензії - дуже рідкісне явище. Умова договору про те, що "ліцензія може Вільно передаватись" означає в більшості випадків, право надання субліцензії. Якщо ж дійсно йде мова про відступлення ліцензії, то в договорі має бути інше формулювання. Це пов'язане з тим, що власник виключної ліцензії не тільки має права, але і несе певні обов'язки. Неприпустимо, щоб ліцензіат міг уникнути виконання цих обов'язків шляхом укладання договору з третьою особою, а ліцензіар не мав можливості будь-яким чином впливати на нього. Цивільний Кодекс України встановлює, що боржник у зобов'язанні може бути замінений іншою особою (переведення боргу) лише за згодою кредитора. Це правило, на мою думку, повинно діяти і у відношенні до передачі ліцензії, яка має речовий характер.

Деякими авторами висловлюються заперечення проти правомочності видання субліцензій володільцями виключної ліцензії взагалі. Зокрема ставиться питання, чи зберігається попередній обсяг прав стосовно вимог ліцензіара до ліцензіата і чи не видозмінюються їх правовідносини. У всякому випадку для ліцензіара особа субліцензіата має досить суттєве значення. Враховуючи, що особливу роль при наданні ліцензій все ж відіграють довірительні відносини між ліцензіаром і ліцензіатом є виправданим інтерес ліцензіара до особи субліцензіата. Не можна відкидати випадку, коли субліцензія буде надана організації, яка є конкурентом ліцензіара, і може виникнути ситуація, коли ліцензіар, надавши виключну ліцензію не зможе сам здійснювати випуск певної продукції, а субліцензіат, маючи таке право не буде його реалізовувати, просуваючи на ринок власну продукцію.

Враховуючи зазначене, виглядає доцільним окремо обумовлювати в ліцензійному договорі питання, що субліцензія можлива, але, наприклад, за погодженням персонально особи субліцензіата з ліцензіаром, з метою запобігання конкуренції інтересів ліцензіара та субліцензіата.

Може виникнути питання, які з умов ліцензійного договору можуть бути трансльовані до субліцензійного договору, а які стосуються лише правовідносин між сторонами ліцензії і перенесені на субліцензіара бути не можуть. Виходячи з цього, виглядає доцільним прямо передбачати в ліцензійному договорі на яких умовах можуть надаватись субліцензії. На практиці, в основному, це виглядає як обов'язок ліцензіата покладати на субліцензіата ті ж обов'язки, які він несе перед ліцензіаром. Проте, укладаючи ліцензійний договір, необхідно, як мінімум, проаналізувати та перевірити, які з зобов'язань ліцензіата можна покладати на субліцензіата. Зобов'язання, для яких це неможливо, повинні бути виключені та можливо замінені іншими, які стосуються специфіки субліцензійних відносин.

Найчастіше питання, що виникають до субліцензійних договорів, стосуються порядку здійснення відрахувань, за використання об'єкту інтелектуальної власності.

Виходячи з практики, виглядає доцільним відображати в ліцензійному договорі який передбачає відрахування ліцензіатом роялті в розмірі, залежному від обсягу виробництва чи реалізації товару під ліцензією, положення про те, що в спірних випадках ліцензіар має право отримувати відрахування і від виготовлених і реалізованих суб- ліцензіатом товарів. Це положення має бути зафіксовано і в субліцензійних договорах, які укладаються на підставі такого ліцензійного договору. Основний ліцензіат має нести перед ліцензіаром відповідальність за відрахування, що здійснюються субліцензіатом та за правильне ведення обліку і звітності щодо обсягів виготовлених та реалізованих примірників твору. Це виглядає необхідним, враховуючи те, що ліцензіар знаходиться у договірних відносинах з ліцензіатом, але не має таких відносин з субліцензіатом і за виключенням випадків, коли це прямо передбачено умовами дозволу на надання субліцензії, не має впливу на вибір субліцензіата.

Щоб уникнути можливих спорів, необхідно безпосередньо та чітко зафіксувати в тій частині ліцензійного договору, якою надається право на видання субліцензій чи в письмовому дозволі на субліцен- зування положення про відповідальність ліцензіата за забезпечення надходження ліцензійних платежів від субліцензіата або іншим чином відрегулювати це питання. Так, на практиці зустрічаються випадки, коли договором основний ліцензіат зобов'язується в повному обсязі або частково переказувати ліцензіару відрахування, які він отримує від субліцензіата, або положення, за яких основний ліцензіат субліцензійним договором зобов'язує субліцензіата переказувати ліцензійні платежі безпосередньо ліцензіару. Іноді закріплюються положення, згідно яких сума відрахувань субліцензіата, яка перевищує суму ліцензійних платежів ліцензіата, підлягає розділу між ліцензіатом та ліцензіаром. Деколи надання субліцензії обумовлюється додатковими паушальними платежами.

Загалом, при фіксованому розмірі роялті чи при виплаті паушального платежу надання субліцензії не пов'язується з додатковими платежами, якщо інше не обумовлено договором. У цьому випадку договором мається на увазі, що фінансові вимоги ліцензіара задоволені єдиноразовим платежем, хоча деколи передбачається, що ліцензіар отримує частину паушального платежу, що надходить від субліцензіата.

Зазначені багатоманітні приклади можливого здійснення ліцензійних платежів при субліцензуванні засвідчують, що для ліцензіара важливими є не тільки його правовідношення з ліцензіатом, але і взаємовідносини між ліцензіатом і субліцензіатом, що потребує досить пильної уваги до складання тексту угоди, яка передбачає надання субліцензії. Саме тому, положення чинного вітчизняного законодавства, яке передбачає, що відсутність прямого дозволу на надання основним ліцензіатом субліцензії третім особам є фактично прямою забороною на вчинення таких дій, являється виправданим та необхідним.

Загальні права та обов'язки сторін

Враховуючи досить складну природу ліцензійних правовідносин в договорі необхідно детально фіксувати права та обов'язки сто-

Що стосується обов'язків ліцензіара. Обов'язки ліцензіара, як такі, виникають ще до моменту укладення ліцензійного договору. Так, якщо за законодавством країни необхідно для надання ліцензії отримання певних дозволів, то необхідно отримати такі дозволи, якщо ліцензіат бажає, щоб об'єкт інтелектуальної власності був офіційно зареєстрований відповідними державними органами - здійснити таку реєстрацію, підготувати відповідні матеріали, які будуть передаватись ліцензіату (документацію, креслення, примірник твору на певному носії, інформацію щодо виробничого процесу і таке інше) та прийняти участь у підготовці письмового викладення узгоджених умов угоди.

Хоча за договором ліцензіар і передає ліцензіату позитивне право використання об'єкту, на практиці можуть бути випадки, коли тільки цього є дещо замало. Деколи, безпосередньо після укладання договору, ліцензіар зобов'язаний забезпечити ліцензіату саму можливість використовувати його права за ліцензією. В таких випадках договором доцільно точно обумовити передачу зазначених вище предметів та документації, їх перелік і обсяг та забезпечення ліцензіата документацією і інформацією в такому обсязі, щоб спеціаліст у відповідній галузі, маючи необхідне устаткування міг здійснити випуск товару під ліцензією. Якщо є певні секретні матеріали, що є секретом ліцензіара, він повинен (з дотриманням, звичайно, певних вимог щодо секретності такої інформації) сповістити про них ліцензіата. В деяких випадках доцільно передбачати і супроводження та технічне консультування представниками ліцензіара.

В договорі, недостатньо просто відобразити положення про супроводження та консультування, а й з метою запобігання виникнення в майбутньому спірних ситуацій, необхідно передбачати, за чиї кошти буде здійснюватись надання таких послуг, що буде входити до їх складу, терміни надання консультацій з моменту звернення ліцензіата, строк забезпечення підтримки та її обсяг.

До цих, якщо так можна сказати "побічних" умов договору може відноситись і питання про використання торговельних марок ліцензіара. Це питання доцільно прямо і однозначно відображати в договорі, а також зазначення на упаковці товару інформації, про те, що зазначена продукція виготовлена за ліцензією .

За ліцензійним договором ліцензіар приймає на себе певний обсяг відповідальності. Так укладаючи ліцензійний договір ліцензіар повинен відповідати за те, що він насправді володіє комплексом майнових прав, які він передає за ліцензією та ці права не обтяжені обставинами, які можуть зачіпати повноваження ліцензіата по використанню об'єкта інтелектуальної власності. Поряд з тим він відповідає за функціональність товару за ліцензією. Ліцензіар повинен гарантувати це, і зміст цих гарантій має бути суттєвою умовою договору.

Якщо в період дії ліцензії з'являються обставини, що негативно можуть впливати на права ліцензіата або на стан ринку продукції, яка випускається за ліцензією, в договорі доцільно передбачати можливість адекватного зменшення ліцензійних платежів або навіть їх припинення та розірвання договірних відносин. Такими обставинами можуть бути, наприклад, наявність на ринкові аналогічної продукції іншого правовласника, яка була створена раніше або одночасно з ліцензійним товаром, виявлення факту неналежності чи неповної належності майнових прав на програму ліцензіару, судові позови з боку співавторів твору чи співвласників прав на твір інтереси яких не були враховані при укладенні договору.

Доцільно в договір включати пункт, яким ліцензіар засвідчує факт, що йому невідомо про такі обставини. Якщо ж буде встановлено, що ліцензіар на момент укладання договору знав або мав знати про можливе настання таких негативних обставин, але не сповістив про це ліцензіата, договором має сенс передбачити майнову відповідальність ліцензіара за такі дії. У всякому випадку, в такому разі ліцензіат має право звернутись до суду з позовом про відшкодування збитків у зв'язку з винними діями ліцензіара при укладанні договору.

Ліцензіат, як фактичний виробник матеріальної продукції, зобов'язаний піклуватись про бездефектне виробництво товару та організовувати контроль за його якістю. Виняток можливий тільки у випадку, коли ліцензіар свідомо укладає договір з ліцензіатом, який не володіє в повному обсязі можливостями бездефектного виробництва (частіше всього при бажанні досягти економії коштів за рахунок збільшення ліцензійних платежів або освоєння нових ринків країн, що знаходяться на недостатньому рівні технічного розвитку), та приймає на себе зобов'язання надавати підтримку недосвідченому лі- цензіару до того часу, поки він не в змозі буде самостійно забезпечити належну якість продукції.

Якщо ж недоліки продукції будуть пов'язані з неякісним виконанням її втілення, спричинені, наприклад, порушеннями технологічної дисципліни ліцензіатом чи недоліками його обладнання, то за такі недоліки має нести відповідальність саме ліцензіат, на підставі чинного законодавства про захист прав споживачів.

Перепони при реалізації ліцензійних договорів

Як свідчить практика реалізовувати свої права за ліцензією ліцензіату можуть ускладнювати дві групи перепон - перепони з боку третіх осіб, або перепони, що виникають з технічних особливостей ліцензійної продукції. Першу групу перепон називають перепонами права, другу - перепонами технічного характеру. При розгляді питання за що має нести відповідальність ліцензіар в таких випадках виникають труднощі. Особливості перепон з правових вимог щодо предмету ліцензії третіх осіб та способи їх попередження ми розглянули вище, а тепер розглянемо перепони технічного характеру.

На сьогодні практика укладення ліцензійних договорів йде шляхом, згідно якого ліцензіар несе відповідальність за технічну функціональність об'єкту та за можливість його відтворення. Проте ризики, що стосуються комерційного використання товару, його окупності, конкурентноздатності та можливості отримання чи з його використання чи з його розповсюдження комерційного зиску повністю лягають на ліцензіата.

Також необхідно враховувати такі параметри об'єкту, як його "технічна здійсненність" та "придатність", що стосуються відтворення об'єкту за ліцензією. Прийнято вважати, що якщо об'єкт можливо створити, то це буде означати, що він є "технічно здійсненим", в той же час можливість самого об'єкту виконувати ті функції, для яких він створений є його "придатністю". Враховуючи це ліцензіар має нести відповідальність за обидва зазначені параметри: за "технічну здійсненність" - перед ліцензіатом, та за "придатність" - перед споживачами. Однак, виглядає доцільним прямо передбачати в договорі таку відповідальність. 118

Підстави припинення ліцензійних договорів

Якщо вести мову про відповідальність, необхідно розглянути і питання дострокового припинення дії ліцензійного договору. За загальним правилом, встановленим Цивільним Кодексом України, зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Договір також може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї з сторін у разі істотного порушення договору другою стороною, причому істотним вважається таке порушення, коли внаслідок завданої ним шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору. При цьому мають на увазі не лише грошовий вираз завданої шкоди, прямі збитки, а й випадки, коли в разі, наприклад, прострочення виконання чи неналежного виконання потерпіла сторона не зможе використовувати результати договору чи вони втратило для неї сенс.

Як і будь-які правовідносини, що мають продовження в часі, ліцензійний договір може бути розірвано з серйозних підстав. Проте, які саме підстави в даній конкретній ситуації можна вважати серйозними та суттєвими, необхідно обумовлювати на етапі укладання договору і вони можуть бути специфічними, залежно від обставин справи. Враховуючи, що зазначені правовідносини є триваючими і вони потребують тісної взаємодії та довіри між сторонами, повноцінна реалізація умов ліцензійного договору без таких базисних підстав є проблематичною. Серйозні підстави мають місце, якщо одна з сторін грубо порушує свої зобов'язання. При цьому право на дострокове розірвання договору не залежить лише від порушення угоди з вини іншої сторони. Вирішальним є той факт, що внаслідок обставин, які мали місце, для одного з партнерів збереження договірних відносин є неможливим.

Цікавим є також питання щодо впливу на можливість розірвання договору подальшої передачі ліцензіатом прав за ліцензією. Так, власник як виключної, так і невиключної ліцензії не може передавати право по ліцензії. Оскільки в юридичній практиці немає єдиної точки зору з цього питання (особливо що стосується виключної ліцензії), сторони, якщо вони бажають настання можливості такої передачі, повинні недвозначно, прямо і чітко це обумовити договором. Вітчизняним законодавством такий порядок обумовлений і є єдино можливим. У випадку, якщо ліцензіат є фізичною особою, то недостатньо лише договором позбавити його права на перевідступлення таких прав, оскільки повинна бути також виключена можливість передачі прав шляхом, наприклад, наслідування або розпорядження цими правами третіми особами у випадку визнання ліцензіата - фізичної особи недієздатною. Якщо вважати такі випадки припустимими, то доцільно передбачати в ліцензійному договорі право ліцензіара на розірвання договору в разі настання таких обставин, захистивши права ліцензіата, наприклад, положенням, про обмежений термін розірвання договору за таких підстав.

Положення ліцензійного договору ліцензії підприємства чи ліцензії корпорації, яким забороняється передача прав третім особам, звичайно не означає, що при зміні власника підприємства - ліцензіата чи його керівництва ліцензія припиняє чинність. Проте, в деяких випадках, для ліцензіара є важливим персоналія особи, хто має право приймати рішення щодо діяльності підприємства - ліцензіата. Це може бути пов'язано з ефективністю роботи ліцензіата, та, відповідно, з розміром роялті, що отримує ліцензіар (у випадку, наприклад, коли розмір виплат роялті розраховується як відсоток від доходу з реалізації примірників об'єктів інтелектуальної власності). Тому в ліцензійних договорах є доцільним передбачати, що при зміні власника підприємства чи його керівництва, або при суттєвих змінах в установчому договорі товариства (при переході в інші руки вирішального, контрольного чи блокуючого пакету голосів), ліцензіар повинен бути проінформований про ці обставини та мати право дострокового розірвання договору, якщо на підставі отриманої ним інформації про зміни в товаристві правовласник зробить висновок про неможливість для нього продовжувати договірні відносини.

Якщо ліцензійний договір базується на тісному співробітництві партнерів, то підставою для розірвання договору може бути, зокрема, втрата взаємної довіри. Така підстава може бути найбільш типовою у випадках, якщо тісне співробітництво випливає з договору товариства, тобто, якщо об'єкт інтелектуальної власності є вкладом до статутного фонду такого товариства однієї з сторін і сторони не можуть дійти згоди щодо думки про напрямки його розвитку.


Договір також може бути змінено або розірвано у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору. Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, 120 якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах. Такі умови є дуже важливими саме для ліцензійних договорів, які, за своєю економічною природою, є ризикованими. Зміни попиту та пропозиції, світові тенденції, конкуренція та такі інші чинники можуть призвести до виникнення для однієї з сторін можливості настання негативних наслідків, від продовження дії договору. Хоча зміна договору за таких підстав допускається за рішенням суду у виняткових випадках, коли розірвання договору суперечить суспільним інтересам або потягне для сторін шкоду, яка значно перевищує затрати, необхідні для виконання договору на умовах, змінених судом, такі обставини необхідно передбачати.

Таке розірвання договору можливе лише за наявності певного комплексу умов, кожна з яких є обов'язковою - якщо в момент укладення договору сторони виходили з того, що:

  •  зміна обставин, яка призведе до економічної недоцільності продовження договору не настане;
  •  зміна зазначених обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності, які від неї вимагалися;
  •  виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору;
  •  із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.

Окремим випадком втрати підстав для угоди, при укладанні ліцензійного договору, є економічна недоцільність використання об'єкту інтелектуальної власності, зокрема внаслідок його старіння. Якщо товар, що випускається за ліцензією, морально та технічно застарів та випереджений новими розробками в такій мірі, що його подальше виробництво втрачає сенс, то необхідно не позбавляти ліцензіата права у такому випадку можливості відмовитись від подальшого виконання договору. В цьому випадку можливі дві ситуації. Перша - це коли удосконалений товар створив сам ліцензіар в результаті подальших розробок, і друга - коли конкуруючим товаром є розробка третіх осіб.

В першому випадку сторони можуть впливати на ситуацію, і в ліцензійному договорі доцільно передбачати відповідні моменти - наприклад, шляхом надання ліцензіату автоматично права на виготовлення нових версій продукту у разі їх розробки на певних пільгових умовах, або заборону ліцензіару конкурувати з продукцією ліцензіата на певних територіях та т.і.

В другому випадку обидві сторони не можуть впливати на ситуацію і варто її розглядати як таку, що не знаходиться у сфері звичайного ризику та дозволити сторонам вважати таку обставину як підставу для розірвання договору.

В якості прикладу, можна надати рішення Федеральної судової палати НФР від 11.10.1977 року, де зазначалось, що якщо використання предмету ліцензії виявилось неможливим з економічної точки зору, то ліцензіат не є більше зв'язаним договірним зобов'язанням виконання. "Від ліцензіата неможливо вимагати, щоб він виробляв застарілу продукцію, в більшій чи меншій мірі не маючи збуту, і наражався на небезпеку банкрутства".

Проте необхідно зазначити, що умовою визнання угоди недійсною є не просто економічна "невдача" договору. Якщо сторони покладались, наприклад, на певний сприятливий рівень продажів ліцензійного товару, який пізніше не був досягнутий, це ще не є достатньою підставою для розірвання договору. В цій частині необхідно пам'ятати, що комерційна "невдача" ліцензійного договору, в принципі, знаходиться в межах ризику ліцензіата. Щоб ризик не розглядався, як звичайний, необхідно, щоб узгоджені в якості виняткових обсяги попиту або обороту були б підставою угоди та були прямо зазначені в договорі, як підстави його дострокового припинення.

Рекомендації, щодо укладання ліцензійних договорів

Враховуючи вищезазначене, виглядає доцільним рекомендувати при укладанні ліцензійних договорів передбачати ряд специфічних умов, таких як:

  •  при укладанні ліцензійних договорів виключної ліцензії обов'язково найменувати їх, як такі;
  •  у випадку, якщо ліцензіар незважаючи на видачу виключної ліцензії, має намір самостійно використовувати об'єкт шляхом користування ним, то він повинен це прямо обумовити ліцензійним договором;
  •  у випадку, коли ліцензіар ще до надання виключної ліцензії на певній території сам використовував об'єкт інтелектуальної власності, доцільно фіксувати в договорі ясні та зрозумілі умови про види та подальші обсяги використання такого об'єкту, щоб визначити, чи дійсно ця ліцензія є виключною, чи, незважаючи на назву, це одинична ліцензія;
  •  доцільно передбачати в ліцензійних договорах положення, згідно якого ліцензіат зобов'язаний інформувати ліцензіара про усі випадки порушення авторських прав, що сталися на території, на яку йому видана ліцензія та в термін дії цієї ліцензії, а також зобов'язати ліцензіата здійснювати заходи щодо спостереження за ринком з метою виявлення порушень;
  •  можна рекомендувати сторонам ліцензійного договору відображати в цьому документі не тільки право, а й обов'язок володільця виключної ліцензії здійснювати заходи для припинення порушень авторських прав, і якщо необхідно, подання позовів. Якщо ж ліцензіар не має наміру надавати ліцензіату такі права та покладати на нього такі обов'язки, то виглядає доцільним, покласти на нього обов'язок докладати власних зусиль по захисту твору. Ліцензіат же має надавати допомогу ліцензіару, наскільки це необхідно, наприклад, шляхом надання доказів, які є в його розпорядженні, або надаючи рекомендації щодо отримання юридичної допомоги в цій країні;
  •  доцільно не просто передавати право виробництва товару під ліцензією, а й детально обумовлювати в договорі умови виробництва. Так, якщо ліцензіатом є фізична особа або конкретне підприємство, в договорі має бути передбачено, що ліцензіат має право використовувати ліцензію лише на певному підприємстві чи навіть на певній виробничій лінії;
  •  має сенс окремо обумовлювати в ліцензійному договорі питання, що субліцензія можлива за погодженням персонально особи субліцензіата з ліцензіаром;
  •  необхідно відображати в ліцензійному договорі, який передбачає відрахування ліцензіатом роялті в розмірі, залежному від обсягу виробництва чи реалізації продукції, положення про те, що в спірних випадках ліцензіар має право отримувати відрахування і від виготовлених та реалізованих сублі- цензіатом примірників. Це положення має бути зафіксовано і в субліцензійних договорах, які укладаються на підставі такого ліцензійного договору. Основний ліцензіат має нести перед ліцензіаром відповідальність за відрахування, що здійснюються субліцензіатом та за правильне ведення обліку і звітності щодо обсягів виготовлених та реалізованих примірників твору;
  •  договором доцільно точно обумовити передачу носіїв інформації та документації, їх перелік і обсяг та забезпечення ліцензіата документацією і інформацією в такому обсязі, щоб спеціаліст у відповідній галузі, маючи необхідне устаткування міг здійснити виробництво продукції;
  •  в договорі недостатньо просто відобразити положення про супроводження та консультування, а й з метою запобігання виникнення в майбутньому спірних ситуацій, необхідно передбачати, чиїми коштом буде здійснюватись надання таких послуг, що буде входити до їх складу, терміни надання консультацій з моменту звернення ліцензіата, строк забезпечення підтримки та її обсяг;
  •  у випадку, коли ліцензіат набуває право тиражувати та розповсюджувати продукцію, ліцензійним договором необхідно вирішувати питання про використання торговельних марок ліцензіара. Це питання доцільно прямо і однозначно відображати в договорі, а також зазначати на упаковці продукції, про те, що продукція виготовлена за ліцензією;
  •  необхідно передбачати відповідальність ліцензіара за те, що він насправді володіє комплексом майнових прав, які він передає за ліцензією та ці права не обтяжені обставинами, що можуть зачіпати повноваження ліцензіата по використанню об'єкта інтелектуальної власності;
  •  ліцензіар по договору має відповідати за функціональність об'єкта інтелектуальної власності, тобто за те, що він відповідає вимогам, які ставляться за визначенням до такого об'єкта;
  •  якщо в період дії ліцензії з'являються обставини, що негативно можуть впливати на права ліцензіата або на стан ринку продукції, яка випускається за ліцензією, в договорі доцільно передбачати можливість адекватного зменшення ліцензійних платежів або навіть їх припинення та розірвання договірних відносин;
  •  в договорі, необхідно відображати питання розділення відповідальності ліцензіара та ліцензіата перед третіми особами за дефекти продукції за ліцензією. Якщо недоліки продукції пов'язані з неякісним виконанням її втілення в матеріальну форму, то за такі недоліки має нести відповідальність ліцензіат, якщо недоліки є помилками на рівні розробки - ліцензіар;
  •  договором встановити, що ліцензіар несе відповідальність за технічну функціональність продукції та за можливість її відтворення. Ризики що стосуються комерційного використання продукту, його окупності, конкурентноздатності та можливості отримання чи з його використання чи з його розповсюдження комерційного зиску покладаються на ліцензіа- та;
  •  якщо ліцензійний договір базується на тісному співробітництві партнерів, то підставою для розірвання договору може бути втрата взаємної довіри, що має бути зафіксовано договором, яким також доцільно передбачати що його може бути змінено або розірвано у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору;
  •  якщо зміст ліцензійної угоди неможливо пояснити однозначно, приймається пояснення, яке є більш вигідним для автора (винахідника), чи особи, яка володіє майновими правами інтелектуальної власності.

3.3. Особливості ліцензування об'єктів авторського права

Як вже зазначалось вище, передача прав на об'єкти авторського права може бути як в договірній, так і в не договірній формах. Причому повна безповоротна передача усього комплексу майнових

125

авторських прав та повна безповоротна передача частини таких прав може відбуватись у обох цих формах, а передання комплексу прав, або його частини у тимчасове користування - виключно в договірній формі.

За договорами про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах. Закон про авторське право уточнює, що передача майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) оформляється авторським договором.

Стосовно договорів передачі прав у тимчасове користування, то для об'єктів авторського права, як і для інших об'єктів права інтелектуальної власності вони можуть бути названі "ліцензіями", чи "ліцензійними договорами".

Термін "ліцензія" для об'єктів авторського права (а особливо для комп'ютерних програм) є дуже поширеним в світовій практиці, та певною мірою, тільки він і застосовується у випадках надання прав на використання та надання права на користування програмами. На відміну від класичного поняття ліцензії, яке застосовується в більшій мірі для об'єктів права промислової власності (і якому, власне, більше і відповідає визначення, надане в ЦК України), визначення, яке вкладають в нього відносно комп'ютерних програм є трохи іншим.

Так за "класичним" визначенням по ліцензійному договору одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін. Ситуація, коли присутня взаємна згода сторін, трапляється для випадків передачі прав на комп'ютерні програми у випадках, коли ліцензіар індивідуально надає ліцензіару ліцензію на використання комп'ютерної програми.


Це може бути або право на використання шляхом тиражування та розповсюдження примірників програми, або використання, як процес надання певних, точно визначених прав, на певній територій, певному визначеному колу або кількості осіб, на певний термін, на здійснення визначених дій з цією програмою. Найчастіше це програми створені на замовлення ліцензіата, або досить специфічні (і дорогі) прикладні програми, спрямовані на вирішення певних, специфічних 126 завдань. В обох випадках, саме термін "використання" може характеризувати мету, з якою ліцензіатом отримуються права на програму.

Термін "ліцензія", як він застосовується для масових, широковживаних комп'ютерних програм, більше можна охарактеризувати як дозвіл правовласника на користування примірником такої програми, шляхом отримання корисних властивостей цього продукту. Фактично, правовласник не надає будь-яких прав, які в традиційному розумінні вважають авторськими правами на використання твору (опублікування (випуск у світ); відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі; переклад; переробка, адаптація, та інші подібні зміни; включення складовою частиною до збірників, баз даних тощо; продаж, передання в найом (оренду) тощо; імпорт його примірників, примірників його перекладів, переробок тощо), а надає лише право отримувати корисні властивості певного, визначеного, одиничного примірника твору. Так, наприклад, в ліцензійній угоді до комп'ютерної програми "Microsoft Windows XP Professional", виробництва корпорації "Майкрософт" зазначено: "Продукт захищений законами і міжнародними угодами про авторське право та інші права інтелектуальної власності. Усі права власності, авторські права та інші права на інтелектуальну власність відносно продукту належать корпорації Майкрософт чи її постачальникам. Продукт надається у користування ("ліцензується"), а не продається".

Договір приєднання, як форма ліцензійного договору

За загальним правилом, у ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір. Такий підхід виправданий для першого виду - одиничних, унікальних, створених на замовлення програм.

Що стосується комп'ютерних програм "широкого вжитку", то загалом неможливо дотриматись умов, зазначених, як суттєві для ліцензійного договору у п.3 статті 1109 ЦК України, насамперед через неможливість визначити порядок і строки виплати плати за використання цього об'єкта. Примірники комп'ютерних програм, разом з пись- мовими ліцензіями, розповсюджуються через торгівельну мережу, в якій і виникає кінцева сума плати за користування комп'ютерною програмою.

В основному правовласники розповсюджують так званий "коробковий продукт" - примірники комп'ютерної програми на електронному носієві, до якого додається ліцензія на паперовому носієві. І хоча в нашому законодавстві, як ліцензійний договір, так і ліцензія відносяться до договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, споживач, що купує такий продукт, не має можливості вносити будь-які зміни до ліцензії, чи заперечувати будь- які положення запропонованого йому договору.

Фактично, має місце приєднання ліцензіата до ліцензійного договору. Відповідно до законодавства, договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору. Найсуттєвішою ознакою такого способу укладення договору є саме можливість приєднання тільки до договору "в цілому", без можливості виключення чи доповнення його певними умовами.

Укладення договору як спільного юридичного акта його учасників, погодження між ними умов договору загалом відбувається у два етапи:

  1.  внесення пропозиції однією стороною укласти договір (оферта);
  2.  прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною.

Ліцензійний договір, який зазвичай разом з коробковим продуктом пропонується ліцензіаром, відповідає зазначеним визначенням, проте укладання цього специфічного договору проходить у три етапи. Оферта договору здійснюється шляхом пропонування через торгівельну мережу до придбання примірника комп'ютерної програми (включаючи рекламування, розповсюдження через дилерів та т.п. дії), акцепт виражається у факті придбання кінцевим споживачем такого продукту в торгівельній мережі, а безпосередньо факт приєднання здійснюється шляхом вчинення конклюдентних дій, а саме установку та інсталяцію комп'ютерної програми на комп'ютер користувача.

Так, в ліцензійній угоді з кінцевим користувачем до комп'ютерної програми "Office 2003", виробництва корпорації "Майкрософт", зазначено: "Встановлюючи, копіюючи чи іншим чином використовуючи продукт, Ви тим самим погоджуєтесь з положеннями і умовами цієї ліцензійної угоди. Якщо Ви не згодні з положеннями и умовами цієї ліцензійної угоди, не встановлюйте і не використовуйте даний продукт: Ви можете повернути його особі, у якої придбали продукт і отримати назад сплачені Вами кошти".

Характерними рисами ліцензійного договору приєднання є і суб'єктний склад. Однією стороною завжди є правовласник, суб'єкт господарювання, який, як правило, займає монопольне або домінуюче положення на ринку певних комп'ютерних програм (яскравий приклад - корпорація "Майкрософт" та її продукти "Office" та "Windows"), а іншою - споживач такого продукту. Цей договір є неприємним виключенням з інших видів договорів через відсутність, як такого, самого факту договору, в розумінні процесу досягнення обопільної згоди, та повністю порушує принцип свободи договору.

Крім того, необхідно розглянути ще й аспект, пов'язаний з господарським обігом комп'ютерних програм. Якщо правомірно реалізується примірник комп'ютерної програми, це в жодному разі не передбачає за собою передачу авторських прав, як це і передбачено положеннями законодавства про те, що авторське право і право власності на матеріальний об'єкт, в якому втілено твір, не залежать одне від одного та відчуження матеріального об'єкта, в якому втілено твір, не означає відчуження авторського права і навпаки. В такому випадку є цілком правомірним нарахування в повному обсязі податків, як у разі здійснення певної товарної операції. Проте, як видно з ви- щенаведеного приклада по компанії "Майкрософт", правовласник пропонує приєднання до ліцензійного договору, чим власне підтверджує надання користувачу права на використання комп'ютерної програми певним чином та за певних умов, тобто має місце "надання права на користування будь-яким авторським правом на ... комп'ютерні програми".

Це саме стосується і створення програм на замовлення. Є досить поширеною ситуація, коли замовник, сплативши за створення об'єкту на замовлення, фактично отримує в користування примірник програми, який він може використовувати лише шляхом отримання корисних властивостей такого об'єкту, без будь яких власне авторських прав, а усі авторські права залишаються у розробника.

В такому випадку треба зазначити, що при комерційному введенні в обіг правомірно відтвореного примірника комп'ютерної програми фізична або юридична особа, яка правомірно володіє таким примірником, має право без письмового дозволу автора (чи іншої особи, яка володіє майновими авторськими правами) на користування такою комп'ютерною програмою за її прямим призначенням. В такому випадку застосування примірника комп'ютерної програми за її прямим призначенням, з метою отримання її корисних властивостей, не являється використанням твору, а є користуванням (експлуатацією) примірником комп'ютерної програми.

Вичерпання прав

З зазначеного аспекту користування примірником об'єкту авторського права випливає ще одне важливе питання - "вичерпання прав", тобто припинення будь-яких авторських прав на примірник твору після його першого продажу. Цей аспект є дуже важливим, особливо для книжок та масових, "коробкових" версій комп'ютерних програм, які у вигляді примірника на електронному носієві після введення їх в обіг можуть продовжувати свій шлях від одного власника до іншого. Вітчизняне законодавство з цього приводу лише розділяє права інтелектуальної власності та права власності, зазначаючи, що право інтелектуальної власності та право власності на річ не залежать одне від одного, перехід права на об'єкт права інтелектуальної власності не означає переходу права власності на річ, а перехід права власності на річ не означає переходу права на об'єкт права інтелектуальної власності. Проте, по відношенню до комп'ютерних програм, на нашу думку, цього замало і сучасна практика йде далі.

Так Директива Ради Європейського співтовариства про правову охорону комп'ютерних програм (91/250/ЄЕС від 14.05.91р.) передбачає, що "Перший продаж примірника програми в Співтоваристві носієм права або з його згоди вичерпує право на розповсюдження цього примірника в Співтоваристві, за виключенням права контролю за подальшим використанням програми чи її примірника". Це положення імпліментоване в законах нових членів ЄС. Так, наприклад, чеське законодавство встановлює, що "Перший продаж чи інша передача права власності на оригінал чи копію твору, шляхом якого твір правомірно розповсюджується на території Чеської Республіки, вичерпує право автора на розповсюдження такого оригіналу чи копії твору на території Чеської Республіки; це не стосується права здавання в майновий найом чи оренду.".

Вичерпання авторських прав означає, що автор, при першому введенні в обіг примірника комп'ютерної програми в ціні реалізації такого примірника вже отримав авторську винагороду за використання, шляхом отримання її корисних властивостей, комп'ютерної програми. Для автора не має значення, яка особа персонально отримує корисні властивості цієї програми, якщо при цьому не порушуються його права. І, відповідно, при подальшій реалізації примірника програми вже не йде мова про будь-яку передачу власне авторських прав, а лише про відчуження об'єкту (носія), який містить в собі комп'ютерну програму. Тому в подальшому, як вже зазначалось, мова буде йти не про використання програми, а про користування нею.

Питання є дуже важливим як для авторів, так і для суб'єктів ринку програмного забезпечення, а також для фіскальних органів, які з метою визначення податкової бази і об'єкта оподаткування мають розуміти, що відбувається - продаж фізичного об'єкта - примірника програми, чи передача авторських прав на комп'ютерну програму. Перший продаж чи інша передача права власності на примірник комп'ютерної програми, автором, особою, яка має майнові авторські права або з їх згоди, вичерпує право на розповсюдження цього примірника в Україні, за виключенням права контролю за подальшим використанням програми чи її примірника та права дозволяти найм, прокат, оренду примірника програми. Це положення, до речі, в повному обсязі має застосовуватись і до інших об'єктів авторського права.

Відповідно до комп'ютерних програм існує ще один аспект, який дуже хвилює осіб, які інвестують в створення комп'ютерних програм - а саме роботодавців, на яких працюють автори таких творів. Це питання, що стосується передання прав на незавершені комп'ютерні програми.

Процес розробки комп'ютерної програми, як вже зазначалось, є досить тривалим і затратним проектом. Часом роками автор чи автори працюють над таким твором, і з плином часу ситуація в цих колективах може змінюватись, або можуть виникати причини, які перешкоджають автору продовжувати роботу над програмою до її повного закінчення. На момент виникнення таких обставин у розробку продукту вже вкладено значні кошти у вигляді заробітної плати авторів, організації їх трудової діяльності, можливо, підготовку до випуску в світ такої програми та такі інші дії. А якщо обставини, що перешкоджають автору продовжувати діяльність у роботодавця до того ж мають і конфліктний характер, то норма законодавства, згідно якої майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, може мати фатальні наслідки для бізнесу роботодавця. Враховуючи, що законодавство відносить до об'єктів авторського права і незакінчені твори, та той факт, що право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам спільно, може здійснюватися за договором між ними, а у разі відсутності такого договору таке право здійснюється спільно, можна порекомендувати при укладенні трудових договорів звертати на це пильну увагу.

Ліцензування комп'ютерних програм за "відкритими (вільними) ліцензіями"

Враховуючи багатоманітність оточуючого світу, в контексті передання авторських прав на комп'ютерні програми, неможливо не згадати про такий випадок передачі прав на їх використання, як так звана "відкрита (або вільна) ліцензія". Термін "відкритий вихідний текст" зазвичай відносять до комп'ютерних програм, які випускаються як вихідний код без будь-яких обмежень відносно того, що можна вчиняти з таким кодом. Вихідний код складається з інструкцій (мовою програмування С або Java), які складають програмісти і яким доступне розуміння цієї мови. Таким чином, програмісти можуть змінювати, використовувати та доповнювати вихідний код.

Усі відкриті комп'ютерні програми розповсюджуються з вихідним кодом повністю готовим для використання. Окремі фізичні і юридичні особи завжди можуть вільно використовувати ці програми для своїх цілей будь-яким способом на їх розсуд.

Вітчизняні спеціалісти визначають "Відкритий програмний код"як "Програмний код, що є відкритою інтелектуальною власністю, і знаходиться під ліцензією Відкритого (Вільного) типу. Як виключення, з такого коду можуть бути вилучені ті інструменти, елементи, бібліо- теки і програми, які самі поширюються як Відкрите (Вільне) програмне забезпечення та легко доступні з відкритих джерел". Код програми (програмний код, вихідний код) визначають як повний набір команд, інструкцій і специфікацій (зокрема і на формалізованих мовах програмування), створених або згенерованих для початкового варіанту програми чи в процесі її подальшої зміни, зокрема цифрові бібліотеки, специфікації, вхідні дані, описи і будь-які інші елементи - що принаймні (але не виключно!) допускають автоматичне переведення (компіляцію) їх до форми машинного виконання.

Відкриті комп'ютерні програми розповсюджуються на підставі двох основних ліцензій - BSD та GPL. Ліцензія BSD (Berkeley Software Distribution) дозволяє особі здійснювати з програмним кодом будь-які операції, зобов'язуючи його лише визнавати використання вихідного коду, отриманого від інших. Друга ліцензія GPL (General Public License) є більш розповсюдженою на сьогоднішній час і передбачає, що усі особи, які розповсюджують комп'ютерні програми, базовані на відкритому коді і отримані в рамках цієї ліцензії мають розповсюджувати внесені ними зміни до комп'ютерної програми також за ліцензією GPL. Прихильники ліцензування за схемою BSD акцентують увагу на розвитку сегменту відкритого програмного забезпечення з метою отримання комерційної вигоди, в той час як прибічники GPL наголошують на тому, що комп'ютерні програми повинні залишатись відкритими і мають витіснити з ринку програмне забезпечення, за яке можна отримувати вигоду. Нині близько 80% проектів відкритого програмного забезпечення базуються на ліцензії GPL.

До "Вільних" ліцензій на програмне забезпечення відносять будь-які ліцензії, що гарантують користувачеві права та можливості використання програми, не менші, ніж такі:

  •  використання програми для будь-яких цілей;
  •  доступ до програмного коду;
  •  можливість здійснення будь-яких досліджень механізмів функціонування програми;
  •  можливість використання механізмів (принципів) функціонування і будь-яких довільних частин коду програми для створення інших програм та (або) адаптації до потреб користувача;
  •  можливість копіювання (тиражування) і публічного поширення копій програми;
  •  можливість зміни і вільного поширення як оригінальної програми, так і зміненої, за тими ж умовами, під які підпадає і оригінальна програма.

Ліцензія BSD надає користувачеві можливість отримати безкоштовно комп'ютерну програму, можливість здійснення подальшого розповсюдження та використання її для будь-яких цілей, дозволяє доступ до коду для його вивчення і надає право на модифікацію цього коду. Відкриті програми за ліцензією GPL (розробники Linux та GNU) надають право на безкоштовне отримання комп'ютерної програми, забезпечують можливість здійснення подальшого розповсюдження та використання її для будь-яких цілей, дозволяється доступ до коду для його вивчення і право на модифікацію коду, а також на власні доповнення до ядра програми, натомість зобов'язуючи користувача розповсюджувати за такою ж вільною ліцензією усі похідні програми, створені на основі отриманих.

Головна особливість майже будь-якої ліцензії на програмне забезпечення з відкритими вихідними текстами — це так званий принцип «авторського ліва» (CopyLeft). Названо цей принцип таким неологізмом тільки для того, щоб показати його принципову відмінність від авторського права (CopyRight), незважаючи на те, що самі програми охороняються нормами авторського права.

Відповідно до принципу «авторського ліва» автор комп'ютерної програми з відкритими вихідними текстами дозволяє використовувати цей текст будь-якому користувачеві для розробки іншого програмного продукту за умови, що цей розроблювач також надасть іншим користувачам вихідний текст своєї розробки. Таким чином, відкритість вихідних текстів передається від вихідної програми на будь- яку іншу розроблену програму. Тому принцип «авторського лева» являє собою розширення, а не обмеження авторських прав, спрямоване насамперед на створення могутнього ринку вільного програмного забезпечення.


Авторське право і «авторське ліво» розрізняються тільки в регулюванні використання комп'ютерних програм. Ліцензія на комерційну комп'ютерну програму надає право на її використання окремому користувачеві чи групі осіб у випадку мережної версії програми. Лі- 134 цензія на вільне програмне забезпечення надає право використання відкритих вихідних текстів будь-якому користувачеві. В обох випадках порушення умов ліцензії на програмне забезпечення означає порушення авторського права на вихідну програму незалежно від того, чи є програма комерційною чи вільною. Таким чином, законодавство про авторське право захищає права й інтереси автора і виробника будь-якого програмного забезпечення, хоча з цим і не погоджуються деякі експерти.

Хоча сама ідея "вільних ліцензій" жодним чином не заперечує принципів авторського права - а саме, право автора розпоряджатись своїми правами на програму на свій власний розсуд, реалізація його вимагає деяких уточнень. Це стосується вимог чинного законодавства про письмову форму ліцензії, як дозволу на використання об'єкта. Завантажуючи програму з мережі Інтернет, користувач не має практично жодних підтверджень щодо дозволу автора на такі дії, що, наприклад, створює проблеми для користувачів під час перевірки контролюючими органами ліцензійної чистоти використання комп'ютерних програм.

3.4. Типова структура ліцензійного договору

Як зазначалось, основним документом, що визначає відносини між ліцензіатом і ліцензіаром є ліцензійний договір. Розглянемо типову структуру ліцензійного договору, яка склалась в процесі практичного застосування норм чинного законодавства та світового комерційного досвіду у цій галузі.

Законодавство більшості країн не регламентує структуру і зміст ліцензійного договору допускаючи певну свободу договору. Зазначене положення, за винятком певних обов'язкових умов договору, встановлюється і вітчизняним законодавством. Проте, дотримання певної структури договору дозволяє сторонам більш повно і конкретно викладати на папері взаємні права та обов'язки, що дозволяє використовувати цей документ з максимальною ефективністю.

Ліцензійний договір може бути єдиним документом, який регулює права і обов'язки сторін щодо використання об'єкта промислової власності, їх взаємні розрахунки та матеріальну відповідальність, а може бути одним з документів, які в комплексі закріплюють ці правовідносини. При укладанні договору сторонам необхідно намагатися якомога ширше відображати правові, технічні та економічні умови з урахуванням специфіки та терміну дії договору, базуючись на взаємних інтересах.

Крім встановлених цивільним законодавством обов'язкових умов ліцензійного договору (вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності) доцільно включати і інші умови.

Стаття 1111 ЦК України встановлює, що уповноважені відомства або творчі спілки можуть затверджувати типові ліцензійні договори, хоча ліцензійний договір може містити і умови, не передбачені типовим ліцензійним договором. Проте умови ліцензійного договору, укладеного з творцем об'єкта права інтелектуальної власності, що погіршують його становище порівняно з становищем, передбаченим законом або типовим договором, є нікчемними і замінюються умовами, встановленими типовим договором або законом.

Загалом, ліцензійному договору доцільно надавати постатейну структуру і включати (у відповідності до типу договору та об'єкту ліцензування) до нього такі статті:

  1.  Преамбула;
    1.  Визначення термінів, що використовуються по тексту договору;
    2.  Предмет договору;
    3.  Права і обов'язки ліцензіара;
    4.  Права і обов'язки ліцензіата;
    5.  Дозволені способи використання об'єкту інтелектуальної власності;
    6.  Захист прав, що передаються;
    7.  Технічні удосконалення і права на нові об'єкти;
    8.  Платежі;
    9.  Технічна документація;
    10.  Гарантії і відповідальність;
    11.  Технічна допомога, підтримка, консультування;
    12.  Збори і податки;
    13.  Конфіденційна інформація і документація;
    14.  Реклама;
    15.  Інформація і звітність;
    16.  Форс-мажорні обставини;
    17.  Арбітраж (вирішення спорів, умовна підсудність);
    18.  Термін дії та умови розірвання договору;
    19.  Наслідки припинення дії договору;
    20.  Інші умови.

Договір розпочинається з його назви, яка повинна зазначати вид договору (ліцензійний договір), його номер, вказувати на вид ліцензії, а також на об'єкт інтелектуальної власності, який передається за договором. Враховуючи, що особливості ліцензійних правовідносин розглядались вище, розглянемо більш детально лише деякі з структурних елементів договору.

Преамбула ліцензійного договору

Преамбула є декларативною, мотивованою частиною ліцензійного договору, яка визначає сторони договору, осіб, які підписали його, підстави, на яких вони уповноважені на укладення договору, відображає спільні цілі сторін. Вона містить загальні відомості про об'єкт договору, в якості якого можуть виступати об'єкти інтелектуальної власності разом з необхідним обсягом технічної документації, знань, досвіду та іншої інформації, які повинні забезпечити ефективне використання ліцензії. Докладний опис про об'єкт договору доцільно внести у додатки до договору, які є його невід'ємною частиною. Об'єкт необхідно якомога точно описати, щоб не виникало в майбутньому непорозумінь з третіми особами із-за неточного формулювання об'єкту внаслідок неправомірного використання «чужого» об'єкту інтелектуальної власності.

У преамбулі повинні бути відзначені право ліцензіата розпоряджатись цим об'єктом, а також висловлено бажання ліцензіата придбати ліцензію на запропонований об'єкт. У преамбулі прийнято вказувати повні юридичні найменування сторін та їх адреси, адреси осіб, уповноважених виступати від імені сторін (якщо стороною є юридична особа). Якщо стороною є фізична особа, вказується прізвище, ім'я та по батькові (останнє стосується осіб, які були громадянами колишнього Радянського Союзу, бо серед іноземних громадян визначення по батькові не застосовується).

У залежності від конкретних обставин преамбула також містить посилання на відповідні пункти у попередніх угодах, наприклад у опціонному договорі. Скорочення, умовні позначення та інші відомості наводяться після їх розшифрування.

Преамбула ліцензійного договору має суттєве юридичне значення. Сторони, що його підписали, несуть юридичні обов'язки щодо виконання його умов у відповідності до чинного законодавства.

Терміни, що використовуються в тексті договору

З метою запобігання колізіям, пов'язаних з різним тлумаченням одних і тих же понять, що використовуються у ліцензійному договорі, в його структуру вводять розділ «Терміни». Цей розділ є визначальним щодо достатнього розуміння тексту договору, інакше розбіжності між сторонами можуть виникнути вже на етапі передачі технічної документації. Кількість термінів, які визначається у цьому розділі не обмежена і залежить від особливостей кожного конкретного договору. За звичаєм, даються тлумачення таких понять, як «патенти», «технічна документація», «продукція по ліцензії», «спеціальна продукція», «територія» тощо.

Визначення термінів «продукція по ліцензії», «спеціальна продукція» потребує особливої чіткості. Це надасть можливість конкретизувати положення договору, що укладається. Визначення терміну «підприємство», наприклад, може вказувати, на якому конкретно підприємстві ліцензіата передбачається використання об'єкта промислової власності.

Предмет договору

Чи не одним із найважливіших питань у ліцензійній діяльності є питання про те, що є предметом договору. Має місце думка, відпо- 138 відно до якої предметом договору є охоронюване законом виключне право на об'єкт інтелектуальної власності або окремі правомочності, що випливають із нього - у залежності від конкретних умов договору. Проте, у даний час спостерігається тенденція розглядати в якості предмета договору не охоронюване законом виключне право на винахід, а самий винахід, тобто результат інтелектуальної діяльності, що втілюється в новому вирішенні наукової, технічної або іншої проблеми.

Зазначене питання носить не виключно теоретичний характер, а має досить істотне практичне значення. Якщо предметом ліцензійного договору є охоронюване законом виключне право, а не сам об'єкт інтелектуальної власності, то після закінчення строку дії охоронного документу припиняється і дія договору, тому що відпадає його підстава. При такому трактуванні договір перестає існувати і тоді, коли протягом періоду його дії патент буде за тих чи інших причин визнаний недійсним. Тим часом, у практиці дуже часті випадки, коли ліцензійний договір продовжує зберігати для сторін інтерес з економічної і юридичної точки зору і після закінчення строку дії патенту. У світлі цих обставин трактування в якості предмета ліцензійного договору самого об'єкту, а не охоронюваного законом виключного права, видається практично більш доцільним.

В ліцензійній практиці досить часті випадки, коли укладається договір на використання об'єкту, на який ще не видано охоронний документ, а тільки подана відповідна заявка. Такі договори поширені в країнах, у яких діє перевірочна система видачі охоронного документу. У зв'язку з тим, що в цих країнах процедура перевірки патентної заявки та оформлення патенту носить досить тривалий характер, зацікавлені особи укладають ліцензійний договір на відповідний об'єкт, не чекаючи видачі охоронного документу. У судовій практиці є тенденція розглядати в якості предмета договору також і винахід. Отже, якщо за якимись причинами патентна заявка буде відхилена, то за умови, що сторони не передбачать у договорі інше, останній залишається в силі.

Необхідно брати до уваги, що в деяких випадках за ліцензійним договором передається право на використання об'єктів інтелектуальної власності яким не надається патентна охорона (комерційна таємниця, секрети виробництва, технічний досвід і інші знання, які об'єднуються загальним терміном "ноу-хау").

Враховуючи це, з метою запобігання неоднозначному тлумаченню предмета ліцензійного договору, необхідно, по можливості точно його фіксувати в самому договорі. Н наприклад, при укладанні договору про використання винаходу, на який тільки подана заявка, необхідно прямо зазначити: "Предметом ліцензійного договору є винахід, описаний у патентній заявці, що додається".

Цікавими також є пропозиції, зміст яких зводиться до того, щоб у якості предмета ліцензійного договору розглядати не винахід, а товар - матеріальну річ, що виготовляється на основі застосованого винаходу. Так, західнонімецький фахівець в області міжнародної торгівлі патентами Е.Нойберг вважає, що в діловій практиці варто домагатися того, щоб предметом договору був не зазначений в заявці на патент винахід, не патентна заявка, не сам патент, а матеріальна річ - конкретний новий товар. Свою точку зору він обґрунтовує, по-перше, тим, що матеріальна річ може бути однозначно визначена одним словом, а це виключає можливість спорів між сторонами про предмет договору, і, по-друге, тим, що поняття матеріальної речі залишається незмінним на весь час дії договору, тоді як патентні права, наприклад, можуть перетерпіти різноманітного роду зміни, викликані рішенням суду по патентних спорах, виявленням фактів попереднього користування тощо.

Проте, на нашу думку, не зовсім правильно було б із вищевик- ладеного зробити висновок, що самі по собі охоронювані законом виключні права, що належать власнику патенту, не можуть бути предметом договору. У ряді випадків метою ліцензіата є не впровадження винаходу у виробництво, а навпаки, прагнення не допустити цього. Так американська компанія "Вісконсін алюмні рісерч фаун- дейшн", наприклад, набула прав на використання патентів професора Стинбока на виробництво вітаміну D на базі маргарину виключно з тією метою, щоб затримати освоєння цього способу промисловістю, тому що «молочний штат» Вісконсін боровся проти розширення галузей застосування маргарину в США. Ліцензійний договір у подібних обставинах виступає формою усунення конкуренції і закріплення монопольних позицій того або іншого підприємства в певному сегменті ринку.


Підводячи результат сказаному вище, можна зробити висновок, що предметом ліцензійного договору є право на використання об'єкта інтелектуальної власності разом з іншими правами, що передаються за ліцензійним договором.

«Предмет договору» відноситься до тих умов договору, які визнані законом істотними. В якості предмета договору слід розглядати правовідносини, в які мають намір вступити сторони. При цьому предметом ліцензійного договору не можуть бути права, які на момент укладення договору були невідомими або недійсними.

Предмет договору є основою для визначення типу та виду правовідносин, дає загальне поняття обсягу прав ліцензіата, встановлення правових меж, в яких він може використовувати одержані за договором права, а також обов'язку сплати ліцензіару ліцензійної винагороди.

При укладанні ліцензійного договору розділ «Предмет договору» є найбільш складним. Гармонійний розвиток стосунків сторін при виконанні договору повністю залежатиме від повноти та чіткості викладеного змісту даного розділу.

Предмет договору повинен бути визначеним, містити точний та докладний опис прав та відомостей, що передаються за договором, межі їх використання, порядок, умови передачі та використання, мету угоди, територію дії договору. Зміст поняття «використання прав» повинен бути чітко розкритим. Це особливо важливо у випадку повної передачі прав на об'єкт інтелектуальної власності або тільки на частину таких прав за ліцензійним договором. Наприклад, слід вказати, чи розповсюджується договір на виробництво, використання і продаж продукції, чи дозвіл обмежений тільки правом виробництва. У даному розділі також необхідно вказати вид ліцензії (виключна, не- виключна), обмеження прав ліцензіата (якщо вони є), дозвіл ліцензіату видавати субліцензії.

Права і обов'язки ліцензіара

Ліцензіар - це будь-яка фізична чи юридична особа, що має право власності і передає будь-якій іншій фізичній чи юридичній особі право на використання одного чи кількох зазначених об'єктів у певних межах.

У будь-якому ліцензійному договорі визначається коло прав ліцензіара, які кореспондують відповідним обов'язкам ліцензіата. Передусім ліцензіар має право вимагати від ліцензіата використання об'єкту ліцензії в обумовлених межах; не передавати предмет ліцензії третім особам, якщо інше не передбачене договором; не розголошувати секрети виробництва (ноу-хау), які є об'єктом ліцензії. Ліцензіар має право на інформацію про межі і обсяг використання продукції по ліцензії. Всі ці права обумовлюються умовами ліцензійного договору.

Мета ліцензіара - видати ліцензію на найвигідніших для себе умовах і отже знайти такого вигідного покупця. Щоб знайти такого покупця, ліцензіар заздалегідь має підготувати ті пропозиції, які він може запропонувати покупцеві ліцензії. Вони й становлять обов'язки ліцензіара. Обсяг обов'язків зазвичай залежить від об'єкту ліцензування (винахід, корисна модель, промисловий зразок, ноу-хау чи товарний знак, а також заявки на них), однак в усіх випадках ліцензіар зобов'язаний забезпечити ліцензіату можливість реалізувати права, передані йому за ліцензійним договором.

Обов'язок ліцензіара забезпечити ліцензіату право використання під час дії ліцензійного договору. Ліцензіар, як власник виключних прав на об'єкт промислової власності, повинен забезпечити можливість і реалізацію обумовленого ліцензійним договором використання ліцензії, якщо ліцензіат в силу договору сам не взяв на себе такий обов'язок. Якщо договір передбачає наявність патентної охорони, ліцензіар зобов'язаний забезпечити подачу патентних заявок і підтримувати патентну охорону (наприклад, вносити щорічний збір за підтримання чинності патенту).

Обов'язок по забезпеченню можливості реального здійснення переданих за ліцензійним договором прав. У ліцензійному договорі точно визначається, яка технічна документація, рецепти та ін. повинні бути передані ліцензіату для забезпечення реального здійснення ним своїх прав. В умовах розвитку сучасної науки і техніки цього часто буває недостатньо для ефективного і швидкого налагоджування виробництва. Тому у ліцензійних договорах часто передбачається передача разом з необхідною технічною документацією, якщо це необхідно, зразків майбутньої продукції по ліцензії (коли це стосується машин і устаткування). Крім того ліцензіар може прийняти на себе обов'язок надавати технічну допомогу ліцензіату як у налагоджуванні виробництва, так і у навчанні персоналу ліцензіата. Навчання персоналу може проводитися у двох варіантах: або спеціалісти ліцензіара відряджаються до ліцензіата, або навпаки, персонал ліцензіата проходить навчання на підприємстві ліцензіара.

Зобов'язання про поставки сировини, деталей, вузлів тощо. Дуже часто ліцензіат сам не в змозі виробляти певні деталі машин, перш за все ті, які вимагають високої точності і він повинен закупати їх у ліцензіара для того, щоб дотримуватись стандартів якості, передбачених у договорі (якщо вони є). Щоб забезпечити виробництво об'єкта ліцензії у ліцензіата, ліцензіар може взяти на себе зобов'язання про відповідні поставки.

Відповідальність за якість об'єкту ліцензії. При передачі прав на об'єкт промислової власності ліцензіар повинен зазначити його основні якості. Наприклад, якщо винаходом є машина або устаткування, то в умовах договору фіксується потужність, продуктивність, економічність і т.п.; якщо мова йде про будівельний матеріал, то вказується його міцність, теплопровідність тощо.

При цьому слід мати на увазі, що такі дані ліцензіаром повинні бути зазначені не вищі ніж звичайні робочі показники і характеристики, бо в противному випадку можуть виникнути серйозні підстави для розбіжностей між сторонами ліцензійного договору з приводу характеристик і властивостей об'єкту ліцензії.

Ліцензіар також несе певну відповідальність за технічну здійсненність об'єкту ліцензії, оскільки якщо об'єкт неможливо впровадити у виробництво, то ліцензіат вправі вимагати від контрагента повернення виплаченої ліцензійної винагороди.

Зобов'язання ліцензіара по відношенню до удосконалень об'єкту ліцензії. Як ліцензіар, так і ліцензіат в принципі не зобов'язані проводити удосконалення переданого за ліцензійним договором об'єкту інтелектуальної власності. Однак договором можуть бути передбачені такі обов'язки. Як показує ліцензійна практика, такі зобов'язання є взаємними, тобто у випадку, якщо ліцензіар бере на себе таке зобов'язання, то аналогічне зобов'язання бере на себе ліцензіат.

Безумовно, що ліцензіат при укладанні ліцензійного договору зацікавлений у тому, щоб обумовити за собою право на отримання удосконалень об'єкта ліцензії. Сторони можуть передбачити у договорі, що ліцензіар зобов'язаний інформувати ліцензіата про зроблені ним удосконалення і закріпити за ним обов'язок про передачу їх лі- цензіату. Удосконалення можуть передаватись ліцензіату як безкоштовно в силу ліцензійного договору, так і за окрему плату, розмір якої в кожному випадку визначається сторонами.

Права та обов'язки ліцензіата

Права та обов'язки ліцензіата, їх обсяг і зміст визначаються принаймні двома основними факторами - обсягом і змістом прав та обов'язків ліцензіара, передбачених договором і видом ліцензії.

Права та обов'язки ліцензіата, їх обсяг і зміст зумовлюють обсяг і зміст прав та обов'язків ліцензіара, адже не може ліцензіар передати більше прав, ніж має сам. Варто підкреслити, що права та обов'язки розподіляться між сторонами нерівномірно.

До основних прав ліцензіата слід віднести його право на використання об'єкта промислової власності у своїх інтересах і в межах, обумовлених ліцензійним договором. Ліцензіат має право вимагати від ліцензіара забезпечити використання цього права як з технічного, так і практичного боку. Якщо ліцензійним договором буде передбачено, то ліцензіат може мати право на негайну і безоплатну передачу йому ліцензіатом усіх наступних удосконалень об'єкту ліцензії.

Коло обов'язків ліцензіата досить широке. Основний обов'язок - виплата ліцензійної винагороди. В ліцензійному договорі фіксуються розмір винагороди і порядок її нарахування і оплати, а також точно визначаються строки її оплати. Невиплата у строки, вказані у договорі, може бути підставою для виплати штрафних санкцій, а також підставою для розірвання договору (якщо це передбачено ліцензійним договором).

Обов'язок використання предмету ліцензії. Цей обов'язок може бути закріплений у договорі у вигляді умови про мінімальний обсяг виробництва або в умові про мінімальну кількість виробленої продукції, або можуть бути вказані строки, на протязі яких ліцензіат зобов'язаний налагодити виробництво. При недосягненні мінімальних показників у договорі може бути закріплено положення про дострокове розірвання договору. Таке на перший погляд дискримінаційне положення зустрічається частіше всього у договорах виключної ліцензії, оскільки у випадку незакріплення такої умови ліцензіар не буде отримувати ліцензійні платежі, якщо вони передбачені по типу роялті, а ліцензіат отримає монопольне становище на ринку даного виду продукції.

Обов'язки по відношенню до якості виробленої продукції. Зазвичай ліцензіар зацікавлений в тому, щоби ліцензіат, виготовляючи об'єкт ліцензії, строго дотримувався передбачених технологічним процесом технічних норм і стандартів якості. У договорі можуть бути зафіксовані в якості обов'язкових технічні умови, згідно з якими повинна вироблятися ліцензійна продукція, а також вказується сировина і необхідні для виробництва продукції матеріали. В окремих випадках передбачається обов'язок купувати у ліцензіара, або у особи, вказаної ліцензіаром, необхідні частини і вузли.

Обов'язок рекламувати ліцензійну продукцію. В більшості випадків розмір ліцензійної винагороди залежить від обсягу виробництва і кількості проданої ліцензійної продукції. Тому, безумовно, ліцензіар зацікавлений в тому, щоб ліцензіат організував відповідну рекламу виробленої ліцензійної продукції. Ця зацікавленість знаходить своє відображення у відповідних спеціальних розділах ліцензійного договору. Обсяг рекламних заходів в кожному окремому випадку залежить від галузі промисловості, від можливостей ліцензіата та від ряду умов, пов'язаних зі специфікою об'єкту інтелектуальної власності. В ліцензійних договорах зазвичай передбачається обов'язок ліцензіата вказувати у відповідних рекламних та інших публікаціях, а також на самій продукції, що даний товар виробляється за ліцензією, виданою певною особою (ліцензіаром).

Обов'язок ліцензіата додержуватися обмежень, передбачених договором. При наявності обмежувальних умов у ліцензійному договорі ліцензіат не вправі їх порушувати. У випадку, якщо буде виявлено що ліцензіат, наприклад, самовільно розширив сферу використання виробленої за ліцензією продукції, то ліцензіар може вимагати виплати штрафних санкцій, передбачених в договорі, або збільшення розміру ліцензійної винагороди.

Територіальні межі дії ліцензій завжди точно встановлюються умовами ліцензійного договору і порушення цієї умови є безспірною підставою для дострокового розірвання ліцензійного договору. Порушення будь-яких обмежень, передбачених ліцензійним договором, також може бути підставою для дострокового розірвання договору.

Обов'язок захищати передані права від порушення з боку третіх осіб. Ліцензіат за договором виключної ліцензії в силу самої природи переданих йому виключних прав має право самостійно звертатися до суду у випадку порушення наданих йому за договором прав. Це право зазвичай фіксується в самому договорі. Про факти порушення сторони ставлять до відома один одного з тим, щоб мати можливість вжити сумісні заходи про недопущення порушень. Більш доцільно доручити ведення судового процесу ліцензіату, тому що він краще знає законодавство і судову практику своєї країни.

Ліцензіат за договором простої (невиключної) ліцензії за звичаєм не має права самостійно подавати позов до суду. Його права за ліцензією зобов'язаний захищати ліцензіар. Однак інколи для полегшення ведення справи ліцензіар може видати такому ліцензіатові довіреність на ведення судового процесу від його імені. В таких випадках ліцензіар зобов'язаний передати ліцензіату всі матеріали, які можуть знадобитися йому в ході судового процесу.

Дозволені способи використання об'єкту інтелектуальної власності

Зазначений пункт повинен чітко і однозначно визначати усі способи використання об'єкта інтелектуальної власності, усі дії які ліцензіар дозволяє ліцензіату вчинювати з об'єктом. Цей пункт вимагає підвищеної ретельності і уваги як з боку ліцензіата, так і ліцензіара. Для ліцензіата це є важливим з тієї точки зору, що усі повноваження, прямо не передані за ліцензійним договором, вважаються такими, що не передавались. Для ліцензіара це важливо з метою забезпечення своїх прав на подальше використання об'єкту. Права, бажано, визначати так, як це зазначено в чинних законодавчих актах, та робити роз- шифровку - уточнення конкретних повноважень.

Територія і галузь застосування

Дуже часто ліцензіар намагається відсторонити ліцензіата (лі- цензіатів) від ринків, на яких він діє сам або на які він вже надав виключні права іншому ліцензіату. Тому, цілком доречно включити у договір розділ про територію і галузь застосування.

Гарантії та відповідальність сторін

Важливою частиною договору є розділ, який передбачає гарантії та відповідальність сторін. Природно, що при укладанні дого- 146 вору ліцензіат прагне одержати максимальні гарантії щодо всіх статей договору, а ліцензіар намагається обмежитись мінімальними. Знайти взаємовигідне для обох сторін рішення, «золоту середину» - процес, як правило, нелегкий. Але у будь-якому випадку, ліцензіар повинен нести відповідальність за права, які він передає ліцензіату і які повинні забезпечити можливість їх використання для вказаної у договорі мети, а ліцензіат - за виплату ліцензійних платежів ліцензіару та за дотримання умов використання прав.

Відповідальність ліцензіара за виконання основних і додаткових зобов'язань розширюється договірним розподілом між сторонами комерційних ризиків використання ліцензії. Ліцензійні договори на використання об'єктів промислової власності відзначаються ще й тим, що їх дія, ефективність, взаємовигідність та інші позитивні якості досить часто зумовлюються не тільки добросовісністю сторін, але й рядом інших, часто незалежних від їх волі факторів.

Враховуючи це, в ліцензійних договорах варто передбачити не тільки їх негативні наслідки, але й певним чином забезпечити неможливість їх настання. З цією метою зарубіжна практика виробила ряд правових запобіжних засобів, які мають в певній мірі унеможливити вплив сторонніх факторів на процес виконання ліцензійного договору. Тому зараз в ліцензійних договорах прийнято передбачати обов'язок ліцензіата гарантувати можливість їх виконання. Мова йде про надання ліцензіаром ряду гарантій ліцензіату, оскільки суди не визнають відповідальності ліцензіара за існування і використання патентних прав або їх практика в цьому відношенні є досить суперечною.

Розглядаючи питання надання гарантій необхідно враховувати три основні фактори. По-перше, власник прав може передати майнові права інтелектуальної власності лише в тому обсязі, яким володіє він сам. По-друге, обмеження в часі викликано і обмежено терміном дії охоронного документа. По-третє, велике значення має надійність патенту, його «чистота». При слабкому патенті небезпека порушити права третіх осіб набагато збільшується, і санкції в цьому випадку можуть бути досить жорстокими.

Світова практика підрозділяє всі можливі гарантії на дві великі групи. Такий поділ зумовлений характером можливих недоліків при використанні об'єкту ліцензування. В одному випадку використанню цього об'єкту можуть перешкоджати треті особи, в іншому - він не має тих якостей, які передбачались договором.

В першу групу входять гарантії існування патентних прав, що передаються. Ліцензіар гарантує наявність у нього прав на об'єкт інтелектуальної власності в момент укладання ліцензійного договору, гарантує юридичну дійсність патенту, підтримання його чинності протягом дії ліцензійного договору, а також його технічну здійсненність та інше.

Другу групу складають гарантії безперешкодного використання передбачених ліцензійним договором майнових прав. До цієї групи відносяться гарантії ліцензіара в тому, що він особисто ніякими власними діями або діями третіх осіб не буде перешкоджати нормальній реалізації ліцензіатом своїх прав, а також гарантує не передавати ці ж права третім особам. До цієї групи відносяться гарантії «патентної чистоти» предмету ліцензії, а також захист від посягань третіх осіб на права, що передаються по ліцензії.

Вірогідність патентних прав є більшою для тих патентів, які видаються за перевірочною системою. В країнах із явочною системою видачі патентів (під відповідальність заявника) ця вірогідність нижча. В такому випадку ліцензіар має взяти на себе відповідальність за достовірність охоронного документу. В деяких правових системах Європи передбачається, що ліцензіар має гарантувати наявність і вірогідність патенту і він несе ризик повного або часткового анулювання. Крім того, ліцензіар має гарантувати приналежність патенту саме йому.

Враховуючи, що в сучасних умовах гострої конкурентної боротьби оспорювання патенту стало звичайним способом боротьби з конкурентом, ліцензіари часто намагаються не включати у ліцензійний договір такої умови. Бажано також, аби ліцензіар гарантував, що його патент не зачіпає прав і інтересів третіх осіб.

І звичайно, ліцензіар зобов'язаний гарантувати підтримання чинності патенту. Однак, можлива ситуація, коли ліцензіар домовляється з ліцензіатом про те, що останній буде вносити за ліцензіара чергові щорічні платежі за підтримання чинності патенту. Природно, що на цю суму буде зменшено розмір ліцензійної винагороди.

Правовласник може гарантувати технічну здійсненність об'єкту ліцензії, або гарантію відновлення технологічного процесу. Це одна з найбільш дорогих і складних гарантій. Гарантію на процес можна давати лише в тому випадку, якщо такий же цех або завод вже працює. Результати дослідних або лабораторних досліджень у виробничих умовах може не підтвердитися в угоді по гарантіям повинно бути чітко визначено, що означає: процес працює чи не працює. Необхідно попередньо обумовити умови здійснення процесу, вимоги до матеріалів, устаткування, кваліфікації обслуговуючого персоналу.

Обмеження гарантій, тобто прав ліцензіата, можна поділити на обмеження, які випливають з юридичної природи ліцензійного договору та обмеження, які підпадають під сферу дії антимонопольного або антиконкурентного законодавства.

До обмежень першої групи відносяться обмеження в території; часі; обсязі прав; обсязі засобів (цін); кількості виробів.

Обмеження за територією. У договорі зазначається, у межах якої країни (або деяких країн) діє договір. За нормою ст.. 1109 Цивільного кодексу договір діє на території України, якщо в ньому відсутня умова про територію, на якій він буде діяти.

Обмеження в часі. Ліцензія може бути надана на весь строк дії патенту або на частину цього строку. Зазвичай строк дії ліцензії коливається від 5 до 10 років, причому в угоді може бути вказано, що при закінченні терміну ліцензії сторони, за взаємною згодою, можуть зробити пролонгацію на якійсь інший визначений строк. Термін дії ліцензійного договору не може перевищувати терміну, що залишився до спливу терміну дії охоронного документу.

У разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк договору він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на п'ять років. Якщо за шість місяців до спливу зазначеного п'ятирічного строку жодна із сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на невизначений час. У цьому випадку кожна із сторін може в будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши про це другу сторону за шість місяців до розірвання договору, якщо більший строк для повідомлення не встановлений за домовленістю сторін.

Обмеження за обсягом прав. В договорі передбачається, що ліцензіат отримує право на виробництво продукції по ліцензії та її збут. Не виключена можливість передачі права лише на виготовлення або лише на збут. Конкретизуючи обсяг прав, які передаються (виробництво, використання, експорт, імпорт ліцензійної продукції), ліцензіар отримує гарантію від можливого позову ліцензіата, за яким за рішенням суду він може отримати права в повному обсязі, що може принести шкоду ліцензіару. При цьому необхідно пам'ятати про доктрину, яка склалася у світовій практиці, про заборону вводити обмеження на товар, вже випущений на ринок ліцензіатом.

Ліцензіар, надаючи ліцензію, може вказати, що об'єкт промислової власності буде використано ліцензіатом тільки в певній галузі промисловості (наприклад, передається право на застосування удосконалення двигуна внутрішнього згорання тільки у тракторобудуванні або навіть для виробництва тракторів певних моделей, в той же час як це удосконалення може бути використано при виробництві автомашин, літаків, суден тощо).

Звужуючи сферу застосування, ліцензіар отримує можливість видавати декілька ліцензій для використання одного і того ж об'єкту промислової власності.

Обмеження цінових параметрів. В ліцензії може бути вказано, що ліцензіат не має права продавати продукцію, що виготовляється за ліцензією, за ціною вище або нижче встановленої договором, причому у ліцензійному договорі не може бути зафіксована ціна продукції.

Обмеження в кількості виробів. В договорі можна обмежити виробництво максимальним або мінімальним обсягом вироблених виробів. Таке обмеження залежить в певній міри від конкуренції на ринку.

При обмеженні прав ліцензіата повинні враховуватись вимоги ст. 4 Закону України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності», зокрема про недопустимість нав'язування ліцензіаром таких умов договору, або додаткових умов, які ставлять ліцензіата (ліцензіатів) у нерівне становище, в тому числі нав'язування товару, непотрібного ліцензіату.

На жаль, в українському законодавстві не існує хоча б орієнтовного переліку недопустимих обмежень, які не можна застосовувати у ліцензійних договорах. Тому, враховуючи світову комерційну практику, при укладенні ліцензійних договорів не рекомендується допускати:

  •  зобов'язання ліцензіата купувати будь-які матеріали у ліцензіара або осіб, яких він назвав або схвалив, за виключенням випадків, коли інші способи неможливі для забезпечення належної якості виробів;
  •  обмеження вільного використання ліцензіатом будь-яких матеріалів, за виключенням випадків, коли це необхідно для забезпечення якості виробленої продукції;
  •  зобов'язання ліцензіата продавати вироблену ним продукцію виключно або переважно особам, вказаним ліцензіатом;
  •  обмежувати свободу експорту продукції по ліцензії без достатніх на те підстав;
  •  встановлювати фіксовану ціну на продаж продукції, виготовленої за переданою технологією;
  •  встановлювати тривалість дії договору на строк, який перевищує строк дії патентів;
  •  забороняти ліцензіату застосування, удосконалення і подальший розвиток об'єктів, які є предметом ліцензійного договору, і обмежувати правову охорону від свого імені винаходів, які є результатами власних досліджень».

Дані обмеження містяться майже у всіх антитрестовських і ан- тимонопольних законодавствах країн світу, у тому числі і в країнах Європи.

Економічні аспекти

Економічні аспекти, які на практиці відображаються у ліцензійних угодах, є досить різноманітними, тому при визначенні ціни за ліцензію необхідно враховувати велику кількість факторів:

  •  вид ліцензії (виключна або невиключна);
  •  строк дії охоронного документа;
  •  економічні і технічні переваги, які одержує ліцензіат;

- наявність або відсутність опціонного договору.

Але завжди остаточно прийнятою буде та ціна, на яку погодились сторони: яку ліцензіат готовий заплатити, а ліцензіар одержати. Крім того, необхідно передбачити, хто буде нести транспортні витрати, оплату відряджень спеціалістів ліцензіара до ліцензіата і навпаки, витрати, пов'язані з проживанням і утриманням персоналу тощо.

Існують різноманітні форми розрахунків ліцензіата з ліцензіаром: розрахунки на компенсаційній основі; зустрічна торгівля; продаж продукту; акціонерні опціони (надання права купувати акції за пільговою ціною тощо).

Частіше всього розмір винагороди визначається на підставі роялті (періодичних відрахувань), хоча існують і інші види платежів - па- ушальний платіж, комбіновані платежі тощо.

Сплата ліцензійних платежів здійснюється в формі паушального платежу, роялті, або комбінованих платежів.

Роялті - це вид ліцензійних платежів, які ліцензіат виплачує періодично, наприклад, раз на рік чи раз у півріччя, ліцензіару на протязі всього строку дії договору, в об'ємі відсотка від суми обороту по продажам чи від прибутку, а також у вигляді твердих зборів з одиниці продукції, що випускається за ліцензією, чи диференційованих ставок.

За законами деяких країн про передачу технології роялті є єдиною формою винагороди, яка може здійснюватися по певним видам ліцензій про передачу об'єктів промислової власності.

Згідно вітчизняного законодавства, роялті - платежі будь-якого виду, одержані як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео - або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо чи телевізійного мовлення; за придбання будь-якого патенту, зареєстрованого знака на товари і послуги чи торговельної марки, дизайну, секретного креслення, моделі, формули, процесу, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

Не вважаються роялті платежі за отримання вище зазначених об'єктів власності, у володіння або розпорядження чи власність особи або якщо умови користування такими об'єктами власності надають право користувачу продати або відчужити іншим способом такий об'єкт власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, коли таке оприлюднення (розголошування) є обов'язковим згідно із законодавством України.

Такий вид ліцензійної винагороди, як роялті, застосовується (в чистому чи комбінованому вигляді) у більшості ліцензійних угод. Її особливість в тому, що отримання винагороди розтягується на весь строк дії ліцензійного договору. Цей вид надає можливість ліцензіару найбільш повно приймати участь у розподілі прибутку, який він отримує в результаті реалізації ліцензії.

В практиці міжнародної торгівлі ліцензіями розмір роялті нерідко визначають не розрахунковим шляхом, а емпірично, виходячи з встановлених у світовій практиці середніх розмірів.

Розмір стандартних ставок роялті частіше всього складає від 0,5 до 14%. Однак в літературі відсутня інформацію по обґрунтуванню і розрахунку величини числових значень роялті. Тому пропонується обрати певне значення роялті з діапазону стандартних середньоста- тистичних значень з урахуванням ціноутворюючих факторів. Наприклад, стандартні ставки роялті, в %: для електронної промисловості - 4-10; електротехнічної - 1-5; фармацевтичної - 2-7; літакобудування - 6-10; автомобільної промисловості - 1-3; приладобудівної - 4,5-7,5; виробництв споживчих товарів довгострокового користування - 5; виробництв споживчих товарів з малим строком використання - 0,2-1,5.

Розмір роялті залежить також від характеру об'єкту ліцензії та від об'єму реалізації ліцензійної продукції, що звичайно складає для: товарів масового виробництва від 0,5% до 4%; товарів дрібносерій- ного та індивідуального виробництва від 3% до 7-5%; невеликого об'єму виробництва (вартість продукції висока) від 7% до 10%; великого об'єму виробництва (є значна конкуренція) від 1% до 4%.

За базу роялті можуть бути також прийняті: роздрібна ціна або вартість, ціна всього виробу, ціна частини виробу, кількість виробленої продукції та ін. Вибір того чи іншого виду визначається факторами як технічного, так і економічного характеру.

Якщо за ліцензійним договором виробляються товари широкої, масової номенклатури, то доцільніше в договорі встановити винагороду у вигляді певного відсотка до суми обороту по продажу.

При видачі ліцензій на виробництво машин і устаткування доцільніше передбачити винагороду у вигляді певної суми з кожної одиниці виробленої продукції чи певного відсотка від вартості кожної одиниці проданої продукції. Такий вид часто застосовується в практиці ліцензійної торгівлі. Перевага його в тому, що кількість виробленої чи проданої продукції легше контролювати.

У випадку, якщо об'єктом ліцензії є технологічний процес чи секрет виробництва, то частіше всього винагорода нараховується з кількості переробленої сировини (виходячи з потужності застосованого устаткування). При цьому враховується вартість переробки продукції.

При розрахунку ціни на основі прибутку ліцензіата виходять з того, що розмір виплат ліцензіару визначається як частка прибутку, який отримується ліцензіатом від виготовлення і реалізації продукції по ліцензії. При цьому частка ліцензіара коливається від 10 до 50% прибутку ліцензіата і залежить від ряду ціноутворюючих факторів. Основні з них - об'єм прав, які передаються, наявність і дійсність патентної охорони та розмір прибутку.

Вважається, що якщо об'єкт ліцензії ще не придатний до промислового чи комерційного використання, а основну цінність мають патентні права, які передаються за ліцензійним договором, то частка ліцензіара у прибутку ліцензіата повинна складати до 20%. Якщо об'єктом є промислово-засвоєний виріб чи технологічний процес, то при виключній ліцензії доля ліцензіара може складати 35-50%, а при невиключній ліцензії - 20-30%.

Найбільш розповсюдженим методом розрахунку роялті є визначення їх частки від обсягу продаж. Якщо розраховані ліцензіатом цифри допустимі для ліцензіата за умовою, що його прибуток від реалізації нового продукту до оподаткування може бути близько 25% обсягу продаж, і якщо роялті, яке складає 25% прибутку ліцензіата, його влаштовує, то кінцева цифра буде складати 5% чистого (нетто) обсягу продаж.

Твердофіксований збір. При укладенні ліцензійного договору на допоміжні виробничі процеси (сортування, пакування та ін.), коли вартість процесу входить у вартість виробу, як його частина, або при укладенні ліцензійного договору про передачу прав на знак для товарів і послуг, замість процентних відрахувань доцільно проводити платежі у вигляді твердо встановленого збору з одиниці випущеної продукції. Цю форму застосовують при укладенні договорів з новими чи маловідомими ліцензіатами. Перевага цієї форми платежів: легше контролювати обсяг виробництва і збуту продукції, ніж розмір прибутку чи рівень цін. Крім того, для ліцензіара нівелюється ризик, пов'язаний з коливанням цін, збільшенням витрат виробництва та інфляцією.

Диференційовані ставки ліцензійних платежів. Завдяки тому, що протягом строку дії ліцензійного договору можливі зміни кон'юнктури ринку, умов виробництва тощо, в ліцензійних договорах застосовують змінну шкалу платежів. Застосовують такі диференційовані ставки: - в залежності від обсягів виробництва та продаж; в залежності від ціни, за якою продається продукція.

Ліцензійні платежі у формі роялті мають свої переваги та недоліки.

Так для ліцензіара роялті вигідно у випадку успішної реалізації і збуту продукції, коли реальний прибуток може набагато перебільшити розраховану; однак, у випадку зриву виробництва, різкого погіршення кон'юнктури ринку, ліцензіар ризикує отримати значно меншу ціну ліцензії, ніж ту, на яку він розраховував, або взагалі нічого не отримати;

А для ліцензіата роялті дозволяє розраховуватися з ліцензіаром після отримання прибутку; звичайно, при розрахунках типу роялті, передбачають контроль за випуском і збутом продукції з боку ліцензіара.

Паушальний платіж - це вид ліцензійної винагороди, який передбачає одноразову або по частинам виплату ліцензіару до початку масового випуску продукції певної твердої зафіксованої суми у відповідності до розрахованої ціни ліцензії, після чого ліцензіат не проводить ніяких відрахувань. Цей платіж не залежить від стану освоєння ліцензіатом ліцензії, одержання економічного ефекту (прибутку) ліцензіатом і визначається продуктивністю необхідного спеціального устаткування, місткістю території збуту ліцензійної продукції, використанням в максимальному ступені виробничих можливостей ліцензіата. Основна його ознака - авансовий характер.

Як правило, така форма виплати ціни ліцензії нав'язується при монопольному володінні технологією. Виплата твердої суми у міжнародній практиці застосовується у випадку видачі ліцензії на право промислової власності, або у випадку передачі «ноу-хау», коли технологія може бути передана цілком і ліцензіат може повністю освоїти її. Така виплата проводиться для передачі прав і «ноу-хау», які стосуються нескладних технологій, і можуть бути допустимі з точки зору ліцензіата, якщо немає потреби в постійному наданні технічної інформації про технологічні досягнення, маркетингу продукту чи технічних послуг ліцензіату з боку ліцензіара. Наприклад, виплата твердої суми може проводитись для отримання прав на запатентований продукт, спосіб та комплект креслень, специфікацій та іншу технічну інформацію, якщо їх самих по собі достатньо, щоб ліцензіат міг виготовити і реалізовувати відповідні продукти.

Також така форма платежу використовується при продажі ліцензій маловідомій фірмі, небажанні ліцензіата допустити контроль над виробництвом ліцензованої продукції, ускладненнях у процесі переведення прибутку, передачі ліцензії разом з поставкою устаткування для виробництва запатентованого виробу, а також при поставці комплексних підприємств. В останньому випадку, як правило, разом з устаткуванням передається ліцензія на використання секретів виробництва, технології процесів, а також права на виробництво запатентованої продукції.

Паушальна сума платежу застосовується також при передачі ліцензії на використанні секретів виробництва, рецептів на виробництво різноманітних виробів, особливо в тих випадках, коли об'єкти ліцензії не запатентовані у відповідній країні і ліцензіат набуває ліцензію на свій страх і ризик.

Загальні переваги і недоліки паушального платежу для ліцензіара виражені в тому, що сума виплати не залежить від зриву впровадження, неуспішної експлуатації ліцензії, невдалої кон'юнктури ринку; платіж не враховує можливого поліпшення кон'юнктури ринку, збільшення прибутку ліцензіата; платіж захищає ліцензіара від ризиків і застосовується при укладенні договору з маловідомими і економічно слабкими партнерами, країнами «неналежними» у фінансовому і політичному відношеннях. Для ліцензіата цей платіж дозволяє запобігти контролю ліцензіара за виробництвом і збутом, однак цей вид платежу потребує вільних грошей, збільшує ризик у випадку невдалої експлуатації і продажу; та зменшує ризики у разі нестабільного положення в країні або коли невідомо, чи буде запатентований винахід, який складає основу ліцензії чи ні. Використання паушальних платежів в умовах нестабільного ринку та інфляційних процесів має більше переваг порівняно з роялті.

Комбіновані платежі - це вид ліцензійної винагороди, яка складається з виплати певної паушальної суми, а також періодичних виплат.

Виплата паушальної суми розглядається як початкова плата за розкриття інформації, яка дає можливість потенційному ліцензіату оцінити об'єкт промислової власності, який передається. Ліцензіар часто розглядає цю виплату як первісну винагороду за основне дослідження і розробку технології. Ця сума необхідна ліцензіару для оплати витрат, пов'язаних з передачею технічної документації, а також витрат, вже понесених ним на стадії укладення угоди (підготовка комерційної пропозиції, ділове листування, відвертання уваги персоналу фірми від їх функціональних обов'язків для участі в технічних і комерційних переговорах та ін.)

Первісна виплата в значній мірі змінюється в різних договорах і може коливатися від невеликої суми до дуже значної за передачу складної технології, яка потребувала великої дослідницької і експериментально-конструкторської роботи. В деяких випадках початкова виплата паушального платежу може розглядатися як мінімальна виплата чи як завдаток перед роялті. Потім, ліцензіат може отримати можливість зробити додаткову виплату твердої суми, визначеної попередньо чи обумовленої, коли був вибір відносно того чи буде зроблена виплата паушальної суми замість роялті з заліком виплат вже зроблених відрахувань. Зазвичай розмір первісного платежу складає 10 - 30% від вартості ліцензії у формі її виплати єдиним платежем.

Розрахунок ліцензійної винагороди

Ліцензійний договір, як правило, містить статті, які передбачають: метод розрахунку ліцензійної винагороди (наприклад, процент від чистої вартості продаж ліцензіата); реєстраційні записи і бухгалтерські книги, які буде вести ліцензіат; фінансові звіти, які ліцензіат повинен регулярно передавати ліцензіару для нарахування ліцензійної винагороди за певний період; порядок переказу належної суми через банківські установи держав партнерів. При періодичних відрахуваннях такі платежі здійснюються щоквартально або один раз на

Необхідно враховувати, що правила, які регулюють валютні операції і зачіпають переказ ліцензійних платежів, можуть істотно відрізнятися. В одних країнах на переказ ліцензійних платежів немає ніяких обмежень: ліцензіат повинен надати у свій банк тільки заяву про причину переказу грошових засобів і підтвердження це відповідними документами. В інших - переказ ліцензійних платежів повинен затверджуватися органами, які займаються валютними питаннями, до вступу в силу ліцензійного договору. Крім того, може бути передбачено, що частина винагороди залишається в цих країнах.

Слід пам'ятати, що ліцензіар завжди повинен перевіряти правила, які регулюють валютні операції в країні ліцензіата, щоб мати останні відомості про них. Забороняючі валютні закони, які обмежують переказ за кордон ліцензійних платежів, в значній мірі стримують обмін ліцензіями.

Необхідно розрізняти два аспекти питання про визначення валюти. Один стосується визначення валюти, яка буде слугувати одиницею розрахунків по платежах, а інший відноситься до вибору валюти, в якій будуть відбуватися розрахунки за виконання зобов'язань. Валюта розрахунків по платежах і валюта по зобов'язанням може бути однією, а може бути різною, як це нерідко буває на практиці.

Валюта розрахунків по зобов'язанням

У випадку виплати паушальної суми валютою розрахунків по зобов'язанням може бути валюта держави ліцензіара або валюта лі- цензіата.

У випадку роялті, якщо сума роялті визначається в залежності від обсягу виробництва і не залежить від вартості одиниці виробленої продукції, може бути обрана або валюта держави, в якій здійснюється виробництво, або валюта іншої держави. Якщо сума роялті визначається від обсягу продаж, то може бути обрана валюта тієї держави, в якій здійснюються продаж. Якщо вірогідний експортний продаж, то може бути обрана валюта держави ліцензіата, де здійснюється виробництво і продаж, і валюта (або валюти) держави (держав), де відбувається експортний продаж. Якщо сума роялті пов'язана з прибутком підприємства ліцензіата, то може бути обрана валюта держави, в якій це підприємство легально організовано.

При виборі валюти для розрахунків за зобов'язаннями можуть грати роль багато факторів, такі як можливість використання валюти розрахунків за зобов'язаннями в країні, де є використання цієї валюти ліцензіаром; темп інфляції в країні, де використовується валюта розрахунків за зобов'язаннями, стабільність даної валюти на міжнародних валютних ринках відносно інших валют; існування контролю за обміном валюти в країні, де є використання валюти по розрахункам за зобов'язаннями, або в тій країні, де виникає дохід ліцензіата; можливість застосування законів про оподаткування, які можуть надавати особливі привілеї одній стороні по відношенню до іншої.

Обмінний курс. У випадку, якщо обрана валюта виплат відрізняється від валюти, яка використовується для розрахунків за зобов'язаннями, у ліцензійному договорі обумовлюється курс обміну. Може бути обраний, наприклад, офіційний курс, встановлений національними або міжнародними валютними організаціями, або середній з названих курсів, або комерційний курс, наприклад, курс продажу або які-небудь інші курси, які встановлюються тим чи іншим національним або іноземним комерційним банком.

Вимоги щодо якості продукції

Якість продукції - це фактор, який сприяє збуту, встановленню репутації ліцензіата і підтриманню останнього на ринку. Крім того, уява про якість продукції може бути пов'язана з репутацією ліцензіара, якщо продукція, що надходить на ринок маркована його знаком. З точки зору суспільства торговельна марка на продукції - це символ його якості і надійності, тому стандарт якості продукції, винаходу, ноу- хау, які застосовуються для досягнення цього стандарту, і якість продукції, яка вимагається, зазвичай відображені у відповідних положеннях ліцензійного договору.

Ліцензійний договір може встановлювати стандарт якості продукції. В цьому випадку договір може включати положення про те, що ліцензіар повинен інформувати ліцензіата про спосіб, яким повинна бути виготовлена продукція, для того щоб стандарт якості, який вимагається, можна було б досягти.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (п.5 част.2 ст. 16) містить положення про те, що ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг ліцензіара і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови. Таким чином, у ліцензійних договорах про передачу прав на використання знаків вимоги щодо якості є обов'язковим елементом, а в інших видах ліцензійних договорів - факультативним.

Форс-мажорні обставини

Природно, що у будь-якій діяльності можуть виникнути обставини, спричинення яких може призвести до значних збитків однієї із сторін або обох разом, але в заподіянні яких сторона невинна. Тому, при укладенні ліцензійного договору доречно було б передбачити розділ про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), якими можуть бути як стихійні явища природи, так і дії органів державної влади, рішення яких можуть впливати на дійсність і безперешкодне виконання укладеного договору.

Умова про збереження конфіденційності

В ліцензійних договорах, які містять комерційну таємницю, істотною є умова про збереження конфіденційності, яка носить взаємний характер.

Комерційною конфіденційною інформацією звичайно вважають інформацію, що має комерційну цінність щодо певного виду комерційної діяльності, відома обмеженому колу осіб, належно охороняється власником, недоступна з інших джерел, не передавалась власником іншій особі без одержання обов'язку щодо збереження її конфіденційності.


Зрозуміло, що вона є комерційною таємницею лише до тих пір, поки дійсно є таємницею для усіх інших.

Головним обов'язком сторін є збереження інформації в таємниці. Виходячи з цього, ліцензіар повинен вказати у договорі, що інформація, яка ним передається, є конфіденційною, та зобов'язати ліцензіата передбачити у трудовому договорі (контракті) із своїми працівниками зобов'язання останніх зберігати відому їм інформацію в таємниці.

Оскільки такий договір покладає відповідні зобов'язання особистого характеру у ліцензіара повинно бути передбачено право на призупинення дії ліцензійного договору у випадку злиття з іншим підприємством або переуступкою ліцензіатом прав і обов'язків, які були одержані при виконанні ліцензійного договору, іншій юридичній або фізичній особи без згоди ліцензіара.

Строк дії ліцензійного договору, умови його припинення

Практично всі ліцензійні договори укладаються на якійсь визначений строк, однак в них, за загальним правилом, містяться застереження, які передбачають можливість дострокового припинення дії договору, у випадку настання певних обставин у договорах також передбачається можливість пролонгації договору після закінчення основного строку його дії.

Визначення конкретного строку, на який укладається договір, залежить від ряду обставин. Наприклад, в тих випадках, коли освоєння переданих за ліцензією прав потребує будівництва нового підприємства, великих капіталовкладень тощо, строк дії договору встановлюється більш тривалим.

В усякому випадку, встановлення тривалого строку дії говорить про намір сторін встановити міцні і тривалі ділові взаємовідносини. Застереження про дострокове розірвання або припинення дії ліцензійного договору робиться на випадок банкрутства ліцензіата, закінчення строку дії патенту, невиплати ним ліцензійної винагороди, а також невиконання ним інших обов'язків за договором. Таке застереження вноситься у ліцензійний договір як спеціальна умова договору. Іноді, в окремих випадках, фіксуються обставини, за якими ліцензіар має право достроково розірвати угоду. Необхідно відмітити, що підставою для розірвання ліцензійного договору, об'єктом якого є ноу- хау, може бути розголошення його таємниці, бо в такому випадку втрачається сенс самої угоди.

При припиненні дії ліцензії до закінчення строку правової охорони можуть бути наступні патентно-правові наслідки:

  1.  Ліцензіат за виключною ліцензією позбавляється права пред'являти позови з вимогою про відшкодування шкоди, заподіяною порушенням патентних прав.
  2.  Наступне використання запатентованого об'єкту промислової власності ліцензіатом виключної або невиключної ліцензії є порушенням патентних прав і власник патенту може звернутися до нього з позовом про відшкодування заподіяних збитків.
  3.  Якщо ліцензіат на підставі передбаченого у договорі дозволу видає субліцензії, строк дії останніх анулюється скасуванням основної ліцензії, оскільки вони в своєму статусі є залежними від основного договору. Договір про основну ліцензію може, однак, передбачати, що субліцензії при достроковому припиненні основного договору автоматично будуть набувати статусу простої основної ліцензії.

В межах договірного права при припиненні дії ліцензії до закінчення строку правової охорони можуть бути наступні наслідки:

  1.  Власник виключної ліцензії, який подав в суд позов про припинення відповідачем дій, які порушують його законні права та інтереси, зобов'язаний, починаючи з дати дострокового закінчення ліцензійного договору, додержуватися рекомендацій власника патенту. При мировій угоді сторін передати право на ведення процесу власнику патенту.
    1.  Якщо ліцензіат отримав право продовжувати використовувати об'єкт ліцензії, він повинен і далі виплачувати ліцензійну винагороду типу роялті. Виплачену попередньо паушальну суму він не вправі вимагати у патентовласника ні повністю, ні частково, якщо інше не передбачено в договорі.
    2.  Замовлення, які ліцензіат не може виконати внаслідок припинення дії ліцензії, він повинен передати патентов- ласнику і ні в якому разі не залишати запити замовника без відповіді. В договорі може бути передбачено також, що ліцензіат при достроковому припиненні дії договору повинен виконати всі попередні замовлення.
    3.  Документи, інструменти і сировину, які надаються йому патентовласником, ліцензіат зобов'язується повернути, бо він втратив право виробляти продукцію по ліцензії. Це правило може бути закріплено у ліцензійному договорі про передачу ноу-хау при його достроковому припиненні на підставі розголошення його таємниці або з інших підстав, якщо тільки сам ліцензіар не розголосив ноу-хау.
    4.  Закінчуються договірні зобов'язання обох партнерів по обміну досвідом, як і зобов'язання ліцензіата відносно передачі раціоналізаторських пропозицій. Але те, що було передано раніше, залишається у ліцензіара, оскільки ліцензіат не може використовувати це після припинення дії ліцензії. Зустрічні ліцензії ліцензіата також анулюються.
    5.  Право або обов'язок ліцензіата на маркування ліцензійної продукції (торговельні марки, застереження про виготовлення товару по ліцензії), існує до тих пір, доки дозволене їх використання. Недозволене маркування прирівнюється до порушення торговельної марки або до акту недобросовісної конкуренції і тягне наслідки, передбачені законодавством про недобросовісну конкуренцію.
    6.  Обов'язок збереження в таємниці «ноу-хау» ліцензіара для ліцензіата залишається обов'язковим.
    7.  Договірні зобов'язання обох сторін не заперечувати заявки партнера у певній галузі техніки продовжують діяти після закінчення ліцензійного договору до закінчення строку дії патенту, але дана умова повинна бути вказана у договорі.
    8.  Особа, з вини дій якої достроково припиняється ліцензійний договір, зобов'язана відшкодувати шкоду партнеру.

Одна з особливостей ліцензійного договору в тому, що у випадку настання форс-мажорних обставин договір може бути припинено в будь-який час протягом терміну його дії, а суми ліцензійних платежів, виплачені ліцензіатом ліцензіару, не будуть повернені. Це питання до сих пір є спірним у міжнародній практиці. В цілому ряді країн (Німеччина, Бельгія, Голландія тощо) прийнято вважати, що обставини непереборної сили лише зупиняють виконання договору і при закінченні форс-мажорних обставин договір продовжує діяти. Але у всякому випадку, положення про припинення ліцензійного договору внаслідок настання форс-мажорних обставин необхідно закріплювати в самому договорі за домовленістю сторін.

Умова про пролонгацію ліцензійного договору може бути викладена у декількох варіантах за згодою сторін (чи за проханням однієї з сторін): або договір може бути продовжений на термін дії попереднього договору; або термін дії продовжений на якійсь певний строк; або по закінченню договору він може автоматично продовжуватися на кожний наступний рік доки одна з сторін не висловить бажання припинити угоду в наступному році. Але, необхідно зазначити, що дана умова не є обов'язковою і при її відсутності договір вважається припиненим по закінченню строку його дії.

Відповідальність, гарантії та обмеження в ліцензійному договорі

Відповідальність ліцензіара за виконання основних і додаткових зобов'язань розширюється договірним розподілом між сторонами комерційних ризиків використання ліцензії. Ліцензійні договори на використання об'єктів промислової власності відзначаються ще й тим, що їх дія, ефективність, взаємовигідність та інші позитивні якості досить часто зумовлюються не тільки добросовісністю сторін, але й рядом інших, часто незалежних від їх волі факторів.

В силу цих обставин в ліцензійних договорах варто передбачити не тільки їх наслідки, але й певним чином забезпечити неможливість їх настання. З цією метою зарубіжна практика виробила ряд правових запобіжних засобів, які мають в певній мірі унеможливити вплив сторонніх факторів на процес виконання ліцензійного договору. Тому зараз в ліцензійних договорах прийнято передбачати обов'язок ліцензіата гарантувати можливість їх виконання. Мова йде про надання ліцензіаром ряду гарантій ліцензіату, оскільки суди не визнають відповідальності ліцензіара за існування і використання патентних прав або їх практика в цьому відношенні є досить суперечною.

При вирішенні питання про гарантії необхідно враховувати три основні моменти:

  1.  Власник патенту вправі передати технологію лише в тому обсязі, яким володіє він сам;
    1.  Обмеження в часі викликано строком дії патенту;
      1.  Надійність патенту, його законність. При слабкому патенті небезпека порушити права третіх осіб набагато збільшується. І санкції в цьому випадку можуть бути надто жорстокими.

Зарубіжна практика підрозділяє всі можливі гарантії на дві групи. Такий розділ зумовлений характером можливих недоліків при використанні об'єкту ліцензування. В одному випадку використанню цього об'єкту перешкоджають треті особі, в іншому - він не має тих якостей, які передбачались договором.

В першу групу входять гарантії існування патентних прав, що передаються. Ліцензіар гарантує наявність у нього прав на патент (чи патенти) на дані об'єкти промислової власності в момент укладання ліцензійного договору, гарантує юридичну дійсність патенту, підтримання його чинності протягом дії ліцензійного договору, а також його технічну здійсненність та інше.

Другу групу складають гарантії безперешкодного використання передбачених ліцензійним договором патентних прав. До цієї групи відносяться гарантії ліцензіара в тому, що він особисто ніякими власними діями або діями третіх осіб не буде перешкоджати нормальному використанню ліцензіатом своїх прав, а також гарантує не переусту- пати ці ж права третім особам. До цієї групи відносяться гарантії патентної чистоти предмету ліцензії, а також захист від посягань третіх осіб на права, що передаються по ліцензії.

Вірогідність патентних прав є більшою для тих патентів, які видаються за перевірочною системою. В країнах із явочною системою видачі патентів (на страх і ризик заявника) ця вірогідність нижча. В такому випадку ліцензіар має взяти на себе відповідальність за достовірність патенту.

В правових системах Європи передбачається, що ліцензіар має гарантувати наявність і вірогідність патенту, і він несе ризик повного або часткового анулювання. Крім того, ліцензіар має гарантувати приналежність патенту саме йому.

В умовах гострої конкурентної боротьби оспорювання патенту стало звичайним способом боротьби з конкурентом. Тому ліцензіари часто намагаються не включати у ліцензійний договір такої умови.

Бажано також, аби ліцензіар гарантував, що його патент не зачіпає прав і інтересів третіх осіб.

Ліцензіар зобов'язаний гарантувати підтримання чинності патенту. Однак, можлива ситуація, коли ліцензіар домовляється з ліцензіатом про те, що останній буде вносити за ліцензіара чергові щорічні платежі за підтримання чинності патенту. Звичайно, що на цю суму буде зменшено розмір ліцензійної винагороди.

Ліцензіар може гарантувати технічну здійсненність об'єкту ліцензії, або гарантію відновлення технологічного процесу. Це одна з найбільш дорогих і складних гарантій. Якщо ліцензіат якимось чином про неї забув - це великий плюс для ліцензіата. Гарантію на процес можна давати лише в тому випадку, якщо такий же цех або завод вже працює. Результати дослідних або лабораторних досліджень у виробничих умовах можуть не підтвердитися, а тому в угоді по гарантіям повинно бути чітко визначено, що означає: технологія працює чи не працює. Необхідно попередньо обумовити умови здійснення технології (процесу), вимоги до матеріалів, устаткування, кваліфікації обслуговуючого персоналу.

Обмеження гарантій, тобто прав ліцензіата, можна поділити на обмеження, які випливають з юридичної природи ліцензійного договору та обмеження, які підпадають під сферу дії антимонопольного або антиконкурентного законодавства.

Обмеження, що випливають з юридичної природи ліцензійного договору:

  1.  Територіальне обмеження. У договорі вказується, у межах якої країни (або деяких країн) діє договір.
    1.  Обмеження в часі. Ліцензія може бути надана на весь строк дії патенту або на частину цього строку. Зазвичай

строк дії ліцензії коливається від 5 до 10 років, причому в угоді може бути вказано, що при закінченні терміну ліцензії сторони, за взаємною згодою, можуть зробити пролонгацію на якійсь інший визначений строк.

  1.  Обмеження в обсязі прав. В договорі передбачається, що ліцензіат отримує право на виробництво продукції по ліцензії та її збут. Не виключена можливість передачі права лише на виготовлення або лише на збут. Конкретизуючи обсяг прав, які передаються (виробництво, використання, експорт, імпорт ліцензійної продукції), ліцензіар отримує гарантію від можливого позову ліцензіата, за яким за рішенням суду він може отримати права в повному обсязі, що може принести шкоду ліцензіару. При цьому необхідно пам'ятати про доктрину, яка склалася у світовій практиці, про заборону вводити обмеження на товар, вже випущений на ринок ліцензіатом.

Ліцензіар, надаючи ліцензію, може вказати, що об'єкт промислової власності буде використано ліцензіатом тільки в певній галузі промисловості (наприклад, передається право на застосування удосконалення двигуна внутрішнього згорання тільки у тракторобудуванні або навіть для виробництва тракторів певних моделей, в той же час як це удосконалення може бути використано при виробництві автомашин, літаків, суден тощо).

Звужуючи сферу застосування, ліцензіар отримує можливість видавати декілька ліцензій для використання одного і того ж об'єкту промислової власності.

  1.  Обмеження цін. В ліцензії може бути вказано, що ліцензіат не має права продавати продукцію, що виготовляється за ліцензією, за ціною вище або нижче встановленої договором, причому у ліцензійному договорі не може бути зафіксована ціна продукції.
    1.  Обмеження в кількості виробів. В договорі можна обмежити виробництво максимальним або мінімальним обсягом вироблених виробів. Таке обмеження залежить в певній міри від конкуренції на ринку.

При обмеженні прав ліцензіата повинні враховуватись вимоги антимонопольного законодавства України, зокрема положення про недопустимість нав'язування ліцензіаром таких умов договору, або додаткових умов, які ставлять ліцензіата (ліцензіатів) у нерівне становище, в тому числі нав'язування товару, непотрібного ліцензіату.

В українському законодавстві не існує навіть примірного переліку недопустимих обмежень, які не можна застосовувати у ліцензійних договорах. Тому, виходячи з практики, при укладенні ліцензійних договорів не слід:

  •  зобов'язувати ліцензіата купувати будь-які матеріали у ліцензіара або осіб, яких він назвав або схвалив, за виключенням випадків, коли інші способи неможливі для забезпечення належної якості виробів;
  •  обмежувати вільне використання ліцензіатом будь-яких матеріалів, за виключенням випадків, коли це необхідно для забезпечення якості виробленої продукції;
  •  зобов'язувати ліцензіата продавати вироблену ним продукцію виключно або переважно особам, вказаним ліцензіатом;
  •  обмежувати свободу експорту продукції по ліцензії без достатніх на те підстав;
  •  встановлювати фіксовану ціну на продаж продукції, виготовленої за переданою технологією;
  •  встановлювати тривалість дії договору на строк, який перевищує строк дії патентів;
  •  забороняти ліцензіату застосування, удосконалення і подальший розвиток об'єктів, які є предметом ліцензійного договору, і обмежувати правову охорону від свого імені винаходів, які є результатами власних досліджень.

Дані обмеження містяться майже у всіх антитрестовських і ан- тимонопольних законодавствах країн світу, у тому числі і в країнах Європи.

3.5. Захист конкуренції у сфері правового регулювання ліцензійної діяльності за законодавством ЄС

Європейське співтовариство є одним з найбільших торгі- вельно-економічних партнерів України. Враховуючи курс нашої держави, спрямований на більш тісну співпрацю з ЄС, можна прогнозувати, що обсяг ліцензійних правовідносин між суб'єктами, які є резидентами країни ЄС та українськими підприємцями буде збільшуватись Виходячи на цей ринок, незайве буде знати про антитрес- товські правила ЄС, що виконують наступні завдання: регуляція відносин між учасниками ринку; попередження порушень правил вільної конкуренції; перешкоджання розвитку антиконкурентних відносин, тобто недопущення угод, які обмежують конкуренцію.

З 1 квітня 1996 року в усіх країнах - членах ЄС діє регламент про пакет виключень з антимонопольного законодавства у відношенні передачі технології (далі - Регламент), який є правонаступником «Правил Комісії Європейського Співтовариства № 2349/84 від 23 червня 1984 року про застосування статті 85(3) Римського договору до деяких категорій патентних ліцензійних угод» і «Правил Комісії Європейського Співтовариства № 556/89 від 30 листопада 1988 року про застосування статті 85(3) Римського договору до ліцензійних угод про передачу ноу-хау». Пункти 1,2,3 статті 85 Римського договору містять норми, які забороняють обмежувати конкуренцію на «Спільному ринку».

Регламент регулює правовідносини при укладанні патентних ліцензійних договорів, ліцензійних договорів про передачу ноу-хау, а також комбінованих ліцензійних патентних договорів і договорів про передачу ноу-хау (стаття 1.1; п.4 преамбули Регламенту). Якщо вищезазначені договори додатково містять інші об'єкти інтелектуальної власності, а саме: товарні знаки, промислові зразки, об'єкти авторського права, комп'ютерні програми, то вони також регулюються Регламентом (стаття 10.15; п.6 преамбули).

Патентний ліцензійний договір, згідно з Регламентом, - це договір, відповідно до якого одне підприємство, яке є власником патенту (ліцензіаром), дозволяє іншому підприємству (ліцензіату) використовувати запатентований винахід або ноу-хау способом, передбаченим патентним законодавством, а саме, виготовляти, використовувати або поставляти на ринок продукт, який містить запатентований винахід або ноу-хау (або інший об'єкт промислової власності).

Причому патенти розуміються в широкому смислі (стаття 8 Регламенту): заявки на патенти; корисні моделі; заявки на реєстрацію корисних моделей; топографії інтегральних мікросхем; свідоцтва про корисність і додаткові свідоцтва по французькому праву, а також заявки на них; свідоцтва про додаткову охорону медичних препаратів; свідоцтва на сорти рослин. Крім того, положення регламенту розповсюджуються на ліцензійні договори по відношенню до національних патентів держав-учасниць, європейських патентів і патентів ЄС, а також заявок на них (п.4 преамбули Регламенту).

Якщо ліцензійний договір містить обов'язки, які стосуються не тільки території «Спільного ринку», а також обов'язки, що стосуються держав, які не є членами Європейського Союзу, то норми регламенту застосовуються при реалізації цих договорів на території «Спільного ринку».

На українських контрагентів по ліцензійному договору даний Регламент може мати розповсюдження у наступних випадках:

а) об'єктом ліцензійного договору є один з вищезазначених патентів на об'єкти промислової власності, які підпадають під сферу дії даного Регламенту, і сторонами ліцензійного договору є тільки два підприємства (п. 1.1 Регламенту). Таким чином дія Регламенту не розповсюджується на договір, якщо стороною є фізична особа або договір є багатостороннім (патентний пул);

б) реалізація ліцензійного договору здійснюється на території «Спільного ринку».

В залежності від ступеня погрози конкуренції обмежувальні умови в договорах можна умовно поділити на допустимі, умовно допустимі («білий список») і недопустимі («чорний список»). «Білий список» включає умови, які зазвичай не обмежують конкуренцію, але при певних умовах можуть це зробити. «Чорний список» представляє собою перелік обмежень, які ні в якому разі не повинні включатися у ліцензійний договір.

Допустимі обмежувальні умови

У перелік допустимих обов'язків, що не підпадають під статтю 85(3), включені зобов'язання для ліцензіара і ліцензіата. На ліцензіара можна покласти обов'язки:

  1.  Не дозволяти нікому, крім ліцензіата, використовувати передану за ліцензією технологію (далі - технологія) на ліцензійній території.
  2.  Самому не використовувати технологію на ліцензійній території.

Допустимі обмежувальні умови для ліцензіата наступні:

  1.  Не використовувати технологію на території, закріпленої за ліцензіаром;
    1.  Не виготовляти і не використовувати ліцензійну продукцію або спосіб на територіях загального ринку, відведених іншим ліцензіатам;
    2.  Не проводити активну політику по введенню в обіг ліцензійної продукції на територіях загального ринку, відведених іншим ліцензіатам, і зокрема, не проводити з цією метою реклами, не створювати будь-яких філій і не створювати дистриб'юторських сховищ;
    3.  Не вводити в обіг ліцензійну продукцію на територіях загального ринку, відведених іншим ліцензіатам у відповідь на неправомірні замовлення;
    4.  Використовувати тільки товарний знак або зовнішнє оформлення (get up) ліцензіара для позначення ліцензійної продукції протягом строку дії договору з врахуванням того, що ліцензіат має право вказувати себе як виробника на ліцензійній продукції;
    5.  Обмежувати ліцензійну продукцію кількістю, необхідною для виробництва власної продукції і продавати її як складову частину власної продукції з врахуванням, що така кількість вільно встановлюється ліцензіатом.

В залежності від видів ліцензійних договорів надаються певні строки виключень з антимонопольного законодавства. Так, по патентним ліцензіям для більшості обмежувальних умов цей термін дорівнює терміну дії паралельних патентів на відповідних територіях «Спільного ринку». Тільки по відношенню до четвертої обмежувальної умови для ліцензіата (введення продукту на територіях, відведених іншим ліцензіатам) встановлений особливий строк. Він складає не більше п'яти років з дати першого введення в обіг ліцензійної продукції одним з ліцензіатів на території загального ринку, оскільки на цій території він охороняється паралельними патентами. Термін «ліцензійна територія» згідно з статтею 10(11) Регламенту означає всю або частину території «Спільного ринку», на якій ліцензіат може використовувати передану за ліцензією технологію.

У статті 1(2) Регламенту встановлені строки для ліцензій на використання "ноу-хау". Обмежувальні умови для ліцензіара і перші три умови для ліцензіата діють протягом не більше 10 років від дати, коли ліцензійний продукт був вперше введений в обіг на території загального ринку при умові, що "ноу-хау" є суттєвим і зберігається в таємниці. По відношенню до четвертої обмежувальної умови для ліцензіата встановлений 5-річний строк, якщо "ноу-хау" є суттєвим і зберігається в таємниці. По відношенню до двох останніх обмежувальних умов для ліцензіата у ліцензійних договорах про передачу ноу-хау, то ніяких строків не встановлюється.

Для всіх інших обмежувальних умов принцип виключень з антимонопольного законодавства продовжується протягом строку дії в державах - учасницях ЄС необхідних патентів, які захищають технологію, або протягом 10 років після першого введення в обіг ліцензійної продукції на території загального ринку одним з ліцензіатів, в залежності від того, який строк закінчується пізніше.

Умовно допустимі обмежувальні умови («білий список»)

До таких умов відносяться положення про обов'язки ліцензіата:

  1.  Не розголошувати передане ліцензіаром ноу-хау (цей обов'язок може покладатися на ліцензіата і після закінчення строку дії договору).
    1.  Не надавати субліцензії.
      1.  Не використовувати ноу-хау чи запатентований винахід після закінчення строку ліцензійного договору, якщо ноу- хау зберігається в таємниці, а патент підтримується в чинності.
      2.  Передавати ліцензіару ліцензії на свої власні удосконалення технології (або заявки на них).
      3.  Додержуватись мінімальних норм якості ліцензійного продукту, включаючи технічні норми якості або придбати товари чи послуги у ліцензіара або у підприємства, зазначеного ним.
      4.  Повідомляти ліцензіара про привласнення будь-якою особою ноу-хау або про порушення патенту, брати участь спільно з ліцензіаром у розгляді відповідного позову.
      5.  Продовжувати виплачувати роялті:

а) якщо ноу-хау стало загальнодоступним - протягом періоду часу, визначеного обопільно сторонами, якщо тільки сам ліцензіар не створив ноу-хау загальнодоступним;

б) після закінчення строку дії патенту, якщо сторони домовились про це з метою полегшення виплати роялті.

  1.  Обмежувати використання технології однією або кількома технічними галузями застосування чи одним або кількома товарними ринками.
    1.  Сплачувати мінімальні роялті або виготовляти мінімальну кількість ліцензійних продуктів, чи здійснювати мінімальну кількість операцій по використанню технології.
      1.  Маркувати ліцензійний продукт ім'ям ліцензіара або вказувати патент, наданий за ліцензією.
      2.  Не використовувати технологію ліцензіара для створення сприятливих умов для третіх осіб.
      3.  Поставляти лише обмежену кількість ліцензійного продукту окремому користувачеві, якщо ліцензія надана за умови, що цей користувач може мати інше джерело поставок на ліцензійній території.

13. Використовувати найкращим чином виробництво і маркетинг ліцензійного продукту.

В межах вищезазначеного переліку обмежувальних умов ліцензіару надаються певні правомочності по відношенню до ліцензіата:

  1.  Ліцензіару надано право подавати позови проти використання ліцензіатом технології за межами ліцензійної території.
    1.  Ліцензіар має право розірвати ліцензійний договір, якщо ліцензіат намагається оскаржити таємність ноу-хау або дійсність патенту.
      1.  Ліцензіар може припинити виключний характер наданої ліцензіату ліцензії і обов'язок надавати йому удосконалення, якщо ліцензіат вступає у конкуренцію з ліцензіаром на Спільному ринку.
        1.  Ліцензіару надано право вимагати від ліцензіата докази, що передане за ліцензією ноу-хау не використовується для виробництва продуктів або послуг, не передбачених у ліцензійному договорі.
        2.  На ліцензіара може бути покладений обов'язок надати ліцензіату найбільш вигідні умови ліцензійного договору, які він міг би надати іншому підприємству після закінчення цього договору.

Недопустимі обмежувальні умови («чорний список»)

Умови ліцензійного договору не вважаються належними згідно зі статтею 3 Регламенту, коли:

  1.  Одна з сторін піддається обмеженням у встановленні цін на ліцензійні продукти.
    1.  Обмежується свобода дій однієї із сторін вступати у конкуренцію з другою стороною в галузі науково-дослідницьких робіт, виробництва, використання або розповсюдження конкуруючих товарів.
      1.  Сторони або одна з них необґрунтовано зобов'язуються:

а) відмовляти у задоволенні попиту користувачів або пере- продавців на їх територіях, якщо вони бажали би продати продукцію на інших територіях загального ринку;

б) створювати перепони для користувачів або перепродав- ців в отриманні продукції від інших перепродавців в межах загального ринку, і, зокрема, у реалізації прав на інтелектуальну власність або у набутті зовні або на території загального ринку продукції, законно введеної в обіг ліцензіаром або з його згоди;

  1.  Одна з сторін піддається обмеженням по відношенню до споживачів, а саме, шляхом заборони поставки продукції деяким категоріям споживачів, заборони використання певних форм розповсюдження продукції.
    1.  Одна з сторін піддається обмеженням по відношенню до кількості виготовленої або проданої ліцензійної продукції або кількості операцій по використанню технології.
      1.  Ліцензіат зобов'язується надавати ліцензіару, повністю або частково, права на удосконалення чи нове застосування технології.
        1.  Від ліцензіара вимагається у термін, передбачений статтями 1(2) і 1(3) Регламенту, не дозволяти іншим підприємствам використовувати технологію на ліцензійній території.
          1.  Від однієї із сторін вимагається у строки, що перевищують встановлені в статтями 1(2), 1(3), 1(4), не використовувати технологію на території іншої сторони або інших ліцен- зіатів.

Контрольні питання

  1.  Які обов'язкові умов ліцензійного договору встановлені чинним законодавством?
    1.  Яка інформація подається в преамбулі ліцензійного договору?
      1.  Що для ліцензіата означає його обов'язок використання предмету ліцензії за ліцензійним договором?
        1.  Які існують форми розрахунків ліцензіата з ліцензіаром за ліцензійним договором?
          1.  Назвіть переваги та недоліки ліцензійних платежів у формі роялті.
            1.  В яких випадках надається перевага використанню паушального платежу?
            2.  В яких випадках вимога щодо якості продукції є обов'язковою умовою ліцензійного договору?
            3.  Які гарантії за ліцензійним договором має надавати ліцензіар ліцензіату?
            4.  Які обмеження випливають з юридичної природи ліцензійного договору?
            5.  Назвіть умовно допустимі обмежувальні умови ліцензійного договору.
          2.  


4. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПЕРЕДАЧІ ПРАВ ТА ЛІЦЕНЗІЙНИХ ДОГОВОРІВ НА ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

4.1. Реєстрація передачі прав та ліцензійних договорів на об'єкти промислової власності

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності, ліцензійний договір, договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності та договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності не підлягають обов'язковій державній реєстрації. Їх державна реєстрація здійснюється на вимогу ліцензіара або ліцензіата у порядку, встановленому законом.

Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за ліцензією або іншим договором, та інших прав на відповідний об'єкт права інтелектуальної власності, зокрема на право ліцензіата на звернення до суду за захистом свого права.

Факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до Цивільного Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

Державна реєстрація ліцензійних договорів має велике значення тому, що:

  1.  При реєстрації перевіряється дія охоронного документа;
    1.  Реєстрація дає повну інформацію про використання прав і надає можливість бачити, в якій мірі вичерпані права, що випливають з охоронного документа. Може виникнути ситуація, при якій виявиться, що власник об'єкту промислової власності вже передав такий обсяг прав по раніше укладеним ліцензійним договорам, що у нього залишилися лише формальні права на володіння об'єктом промислової власності.

Реєстрація зазначених правочинів здійснюється на підставі "Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)", затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16 липня

2001 року № 521 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 липня 2001 р. за № 644/5835), "Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг" затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 3 серпня 2001 року № 576 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України) 17 серпня 2001 р. за № 718/5909) та іншими актами.

Дії, пов'язані з поданням до Держдепартаменту відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель), можуть здійснювати: сторона договору; його правонаступник; представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють за дорученням сторони договору.

Для публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесення до реєстру (реєстрації) відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та надання дозволу (видачу ліцензії) на використання винаходу (корисної моделі) (далі - відомості) до Держдепартаменту подають такі документи:

  •  заяву про публікацію та внесення до реєстру відомостей ) - 1 примірник;
  •  договір (ліцензійний договір) або нотаріально засвідчений витяг з договору (ліцензійного договору) - 3 примірника;
  •  документ про сплату збору за внесення до реєстру відомостей - 1 примірник;
  •  довіреність, оформлену з дотриманням вимог чинного законодавства, якщо документи від імені сторони договору подає представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) або інша довірена особа.

Документи подають: сторона договору; представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють за дорученням сторони договору за наявності довіреності, оформленої з дотриманням вимог чинного законодавства.

Заява викладається українською мовою і стосується одного договору (ліцензійного договору).

Якщо стороною (сторонами) договору є іноземна особа (іноземні особи), то в заяві здійснюється транслітерація (передача транскрипційних знаків певної мови літерами української абетки) повного імені фізичної особи або повного офіційного найменування юридичної особи та її місцезнаходження (місце проживання). У дужках зазначені дані відтворюються мовою оригіналу.

У договорі (ліцензійному договорі) або витягу з договору (ліцензійного договору) на винахід повинні бути вказані:

Щодо договору: сторони договору; предмет договору; номер патенту; назва винаходу (корисної моделі); місцезнаходження (місце проживання) сторін.

Щодо ліцензійного договору: сторони ліцензійного договору; предмет ліцензійного договору; номер патенту; назва винаходу (корисної моделі); обсяг прав, що передаються; вид ліцензії (виключна або невиключна); строк дії ліцензійного договору; територія дії ліцензійного договору; місцезнаходження (місце проживання) сторін.

Для реєстрації договору (ліцензійного договору) на торгівельну марку, у договорі (ліцензійному договорі) або витягу з договору (ліцензійного договору) повинні бути вказані:

Щодо договору: сторони договору; предмет договору; номер свідоцтва; перелік товарів і послуг із зазначенням класів МКТП, на які поширюється передача права власності; місцезнаходження (місце проживання) сторін.

Щодо ліцензійного договору: сторони ліцензійного договору; предмет ліцензійного договору; номер свідоцтва (міжнародної реєстрації знака); перелік товарів і послуг із зазначенням класів МКТП, для яких передається право на використання знака (міжнародного знака); обсяг прав, що передаються; вид ліцензії (виключна або невиключна); строк дії ліцензійного договору; територія дії ліцензійного договору; місцезнаходження (місце проживання) сторін.

Ліцензійний договір або виписка з ліцензійного договору повинні містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва (міжнародної реєстрації знака) і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

Договір (ліцензійний договір) або витяг з договору (ліцензійного договору) подається до Держдепартаменту українською мовою. Якщо договір (ліцензійний договір) або витяг з договору (ліцензійного договору) викладений іншою мовою, то до нього додається переклад на українську мову, засвідчений нотаріально або уповноваженою особою компетентного органу.

Договір (ліцензійний договір) підписується сторонами, що його укладають.

Договір (ліцензійний договір) від імені юридичної особи підписується особою, що має на це повноваження. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує договір (ліцензійний договір), особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою.

Договір (ліцензійний договір) або витяг з договору (ліцензійного договору) засвідчуються в порядку, установленому в країні його укладання.

Відповідальність за достовірність інформації, наведеної в документах, що подаються до Держдепартаменту, несуть сторони договору (ліцензійного договору).

Документи, що подаються для публікації та внесення до реєстру відомостей, друкуються на окремих аркушах білого кольору форматом 210 х 297 мм, при цьому другий і наступні аркуші договору (ліцензійного договору) або витягу з договору (ліцензійного договору) нумеруються арабськими цифрами. Усі документи друкують шрифтом чорного кольору. Виправлення в документах не допускаються.

Після отримання документів, Держдепартамент в двомісячний термін розглядає заяву та додані до неї документи та приймає рішення або про публікацію та внесення відомостей до реєстру (при цьому направляє на адресу, зазначену в заяві, два примірники договору) або надсилає запит про подання додаткових документів, необхідних для прийняття рішення, у разі виникнення обґрунтованих сумнівів щодо вірогідності інформації, що містять подані до Держдепартаменту документи. У цьому разі рішення приймається в двотижневий строк від дати надходження додаткових документів. 180

Відомості не можуть бути опубліковані та внесені до реєстру, якщо:

  •  патент визнано недійсним повністю;
  •  дія патенту припинена;
  •  зареєстровано заяву власника патенту про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі), а клопотання про відкликання цієї заяви не надійшли;
  •  подані документи не відповідають вимогам Інструкції.

У зазначених випадках Держдепартамент повертає документи із зазначенням мотивованих підстав їх повернення за адресою, указаною в заяві.

У відомості про видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі), що опубліковані та внесені до відповідного реєстру, за ініціативою сторін ліцензійного договору вносяться та публікуються зміни (далі - зміни) щодо повного імені або найменування та/або адреси для листування сторін ліцензійного договору; обсягу прав, що передаються; виду ліцензії; строку дії ліцензійного договору; території дії ліцензійного договору.

Для внесення змін подають такі документи:

  •  заяву про публікацію та внесення змін - 1 примірник;
  •  перелік змін - 1 примірник;
  •  документ про сплату збору за внесення змін.

Для внесення змін щодо повного імені або найменування сторін до заяви додається документ, що підтверджує правомірність таких змін.

Для внесення змін щодо продовження строку дії ліцензійного договору заяву подають не пізніше, ніж за два місяці до закінчення строку його дії.

Заява про публікацію та внесення змін викладається українською мовою, стосується одного ліцензійного договору та підписується сторонами ліцензійного договору або довіреною особою, що діє за дорученням сторони, за наявності довіреності, оформленої з дотриманням вимог чинного законодавства.

Перелік змін підписується сторонами та має містити нову редакцію пункту (пунктів), що змінюється (змінюються).

Заява про публікацію та внесення змін у відомості про видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) не приймається до розгляду, якщо:

  1.  Патент визнано недійсним повністю;
    1.  Дія патенту припинена;
    2.  Дія ліцензійного договору закінчилася;
    3.  Подані документи не відповідають вимогам Інструкції.

Дія ліцензійного договору може бути достроково припинена: за взаємною згодою сторін; на підставі рішення суду; на підставі припинення дії деклараційного патенту на винахід у зв'язку з видачею патенту за результатами кваліфікаційної експертизи заявки, за якою раніше було видано деклараційний патент.

Для публікації та внесення до відповідного реєстру відомостей про дострокове припинення дії ліцензійного договору за взаємною згодою сторін до Держдепартаменту подають заяву про публікацію та внесення відомостей до відповідного реєстру у зв'язку з достроковим припиненням дії ліцензійного договору), підписану обома сторонами ліцензійного договору, в одному примірнику.

При підписанні та поданні для публікації та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на об'єкт промислової власності необхідно звернути увагу на наступне:

1. Правильність оформлення підписів

Від імені юридичної особи документ підписує особа, уповноважена на такі дії згідно із статутом підприємства з обов'язковим зазначенням її посади та прізвища. Її особистий підпис завіряється печаткою.


Якщо сторонами договору є фізичні особи, їх підписи (за їх бажанням) завіряються підприємством, де вони працюють або нотаріально. При наявності декількох патентовласників документи на 182 реєстрацію подаються ними спільно і підписуються усіма патентовласниками. Право підпису може бути надано одному з них при наявності відповідним чином оформленої довіреності від решти власників.

Найменування юридичної особи, вказане у договорі, повинне відповідати її найменуванню, вказаному на печатці.

Прізвище або найменування власника охоронного документа і його адреса в заяві і договорі повинні відповідати назві і адресі, вказаним в охоронному документі.

Якщо на момент подачі документів на реєстрацію ліцензійного договору відбулися зміни в найменуванні і/або адресі власника охоронного документа і/або власника виключної ліцензії, перш за все потрібно внести відповідні зміни до Державного реєстру.

Документи, що подаються на реєстрацію, повинні бути надруковані на окремих аркушах білого паперу формату А4 шрифтом чорного кольору. Другий та наступні аркуші повинні бути пронумеровані. Виправлення у документах не дозволяються.

  1.  Вимоги, які пред'являються до оформлення заяви

Заява про реєстрацію ліцензійного договору подається власником охоронного документа (для договору) або власником виключної ліцензії українською мовою по формі, вказаній у додатку 1 до Інструкції, і підписується особисто або, на основі довіреності, - довіреною особою. Заява повинна відноситися лише до одного договору.

Якщо власник охоронного документа - іноземна особа, то в заяві здійснюється транслітерація (передача тексту літерами українського алфавіту) даних, що стосуються імені фізичної або юридичної особи і її адреса.

У випадку часткової передачі прав - вказуються тільки ті товари і послуги, на які здійснюється передача.

  1.  Вимоги до документа про сплату реєстраційного

збору

Сплата збору за реєстрацію ліцензійного договору проводиться відповідно Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1716

Фізичні особи, що постійно проживають у державах, в яких валовий національний дохід на душу населення становить менше ніж 3 тис. доларів США на рік (за останніми даними, оприлюдненими Світовим банком), та юридичні особи з місцезнаходженням у цих державах сплачують збори у розмірах, установлених згідно з графою

  1.  додатка до цього Порядку.

Інші особи сплачують збори у розмірах, установлених згідно з графою 4 додатка до цього Порядку.

Фізичні особи, що постійно проживають за межами України, та юридичні особи з місцезнаходженням за межами України можуть сплачувати збори у національній валюті України, євро чи доларах США за офіційним курсом Національного банку на день сплати збору.

У разі сплати збору кількома особами кожна з них вносить частину розміру, встановленого для неї згідно з графою 3 або графою

  1.  додатка до цього Порядку, пропорційно її частці у складі платників збору.

До суми збору не включається вартість послуг, пов'язаних з його сплатою.

Під час сплати збору у відповідному розрахунковому документі (на паперовому чи електронному носії) зазначаються:

  •  ім'я (найменування) платника збору;
  •  слово "збір";
  •  призначення збору;
  •  вид збору (скорочено) та його код,
  •  сума збору;
  •  номер відповідного патенту чи свідоцтва;
  •  у разі коли збір сплачено від імені нерезидента, - код його країни.

Документом про сплату збору вважається виписка з особового банківського рахунка закладу експертизи.

За дії, пов'язані з розпорядженням майновими правами промислової власності, передбачені такі збори (гривні/евро):

Збір 13300 "За опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) чи будь-якої кількості винаходів (корисних моделей), зазначених у патенті" - 40/50;

Збір 13400 "За опублікування змін до опублікованих відомостей про видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) чи будь-якої кількості винаходів (корисних моделей), зазначених у патенті" - 40/50;

Збір 13500 "За опублікування відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) чи будь-якої кількості винаходів (корисних моделей), зазначених у патенті" - 70/80;

Збір 22200 "За опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання промислового зразка" - 40/50;

Збір 22300 "За опублікування відомостей про передачу права власності на промисловий зразок" - 70/80;

Збір 22400 "За опублікування змін до опублікованих відомостей про видачу ліцензії на використання промислового зразка" - 40/50;

Збір 43000 "За опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання знака" - 120/50;

Збір 43100 "За опублікування відомостей про передачу права власності на знак повністю" - 200/80;

Збір 43200 "За опублікування змін до опублікованих відомостей про видачу ліцензії на використання знака" - 200/80;

5. Вимоги до оформлення довіреності

Згідно з п. 1.4 Інструкції дії по реєстрації ліцензійного договору за дорученням власника охоронного документа або власника виключної ліцензії може здійснювати патентний повірений або інша довірена особа на підставі довіреності.

Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі.

Форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин. Довіреність, що видається у порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню.

Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та скріплюється печаткою цієї юридичної особи.

Строк довіреності встановлюється у довіреності. Якщо строк довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення її дії. Строк довіреності, виданої в порядку передоручення, не може перевищувати строку основної довіреності, на підставі якої вона видана. Довіреність, у якій не вказана дата її вчинення, є нікчемною.

При розгляді документів:

Перш за все, встановлюється дійсність прав, що передаються і правомірність такої передачі. Встановлюється, чи є власником виключних прав особа, що надає ліцензію.

Також перевіряється:

  •  чи вказана особа, якій передаються права;
  •  чи встановлено обсяг та межі використання прав, що передаються за договором (вид ліцензії, територія і строк її дії).

Дуже часто при реєстрації ліцензійних договорів виявляється, що обсяг прав, що передаються по ліцензії, не відповідає виду ліцензії. Практика реєстрації ліцензійних договорів в Держдепартаменті виявила, що труднощі виникають при визначенні виду ліцензії і опису предмету договору.

Наприклад, в «Предметі договору» не передбачається право ліцензіата продавати продукцію по ліцензії, а у розділі «Платежі» передбачено виплату роялті як відсоток з прибутку при реалізації

186

продукції. Ліцензіар, надаючи ліцензіату право на використання об'єкту промислової власності на умовах виключної ліцензії, не дозволяє ліцензіату видавати ліцензії іншим особам (субліцензії), що порушує саму суть виключних прав.

Стосовно строку дії ліцензійного договору, то згідно з законами України про правову охорону об'єктів промислової власності початок дії виключного права, яке є предметом ліцензійного договору, пов'язаний з датою публікації відомостей про видачу охоронного документа, яка співпадає з датою реєстрації об'єкту промислової власності.

До публікації відомостей про видачу охоронного документа заявник може видавати безпатентні ліцензії на використання належних йому прав на патентну заявку, обумовивши у такому ліцензійному договорі його реєстрацію в Держдепартаменті після одержання охоронного документа. В даному випадку має місце послідовне перетворення договору про надання дозволу на використання ноу-хау у договір патентної ліцензії.

Строк дії ліцензійного договору не може перевищувати строку дії охоронного документа.

У публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесенні до реєстру (реєстрації) відомостей про передачу права власності на об'єкт промислової власності чи видачу ліцензії може бути відмовлено якщо:

а) у договорі відсутній об'єкт промислової власності;

б) якщо ліцензійний договір крім об'єктів промислової власності містить інші технічні і технологічні рішення, не пов'язаним необхідним і достатнім чином для користування з конкретним об'єктом промислової власності вищевказаного договору;

в) якщо немає згоди всіх патентовласників тощо.

Стосовно ліцензійних договорів на товарні знаки, слід зазначити, що існують спеціальні вимоги, передбачені чинним законодавством, недотримання яких є підставою для відмови у реєстрації такого ліцензійного договору, а саме:

а) якщо передача права на товарний знак може стати причиною для введення в оману споживача відносно товару або репутації виробника;

б) якщо у ліцензійному договорі відсутнє положення про те, що якість товару ліцензіата буде не нижче якості товару ліцензіара;

в) якщо у ліцензійному договорі відсутнє положення про те, що ліцензіар має право здійснювати контроль за виконанням умов про якість ліцензійної продукції, яка виробляється ліцензіатом.

4.2. Реєстрація передачі прав та ліцензійних договорів на об'єкти авторського права

Реєстрація прав та ліцензійних договорів на об'єкти авторського права здійснюється згідно "Порядку державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756.

Заявка на реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, обов'язково повинна містити:

  •  заяву, викладену українською мовою, що складається за формою, затвердженою Державним департаментом;
  •  примірник твору у матеріальній формі;
  •  примірник авторського договору, що засвідчує передачу (відчуження) майнового права або передачу права на використання твору. Якщо передачу (відчуження) майнових прав або права на використання твору здійснює особа, яка має виключне майнове право на твір, але не є автором, до заявки додається документ, що підтверджує її виключне майнове право на цей твір;
  •  документ про сплату збору за підготовку до реєстрації договору, який стосується права автора на твір, або копію документа, що підтверджує право на звільнення від сплати збору;

- довіреність, оформлену в установленому порядку, якщо заявка від імені суб'єкта авторського права подається довіреною особою, або копію довіреності, засвідчену відповідно до законодавства.

До заяви на реєстрацію авторського права на комп'ютерну програму, крім документів, зазначених вище додається настанова щодо використання програми.

До заяви на реєстрацію авторського права на базу даних, крім документів, зазначених вище, додається настанова щодо використання бази даних і опис структури бази даних.

Заява підписується автором або особою, яка має авторське право. Заява від імені юридичної особи підписується особою, яка має на це повноваження. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує заяву, особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою.

У разі коли твір створено у співавторстві, у заяві зазначається прізвище, ім'я та по батькові кожного автора. Відносини співавторів визначаються в укладеній між ними угоді. Право на підписання документів, що подаються до Державного департаменту, може бути надано одному із співавторів за наявності відповідної довіреності від інших співавторів.

Документи, що додаються до заяви, оформляються таким чином, щоб їх можна було безпосередньо копіювати і зберігати протягом строку дії авторського права.

Залежно від того, щодо якого об'єкта авторського права подано заявку на реєстрацію, примірник твору подається у такій матеріальній формі:

  1.  літературні письмові твори (оприлюднені чи не оприлюднені) - в друкованому вигляді мовою оригіналу на паперовому або електронному носії;
    1.  усні твори - в друкованому вигляді мовою оригіналу на паперовому або електронному носії чи у вигляді звукозапис;
    2.  комп'ютерні програми - у вигляді вихідного тексту (фрагментів вихідного тексту) програми в обсязі, необхідному для її ідентифікації. Заявник самостійно вирішує, які фрагменти вихідного тексту комп'ютерної програми передати на зберігання, та має право вилучати з поданих фрагментів вихідного тексту місця, які, на його думку, не слід висвітлювати;
    3.  музичні твори з текстом і без тексту - у вигляді нотного запису або звукозапису, а текст - у друкованому вигляді мовою оригіналу на паперовому або електронному носії;
    4.  драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки, а також сценічні обробки літературних письмових творів і обробки фольклору, придатні для сценічного показу, - у вигляді відеозапису, малюнків або в друкованому вигляді мовою оригіналу на паперовому або електронному носії;
    5.  аудіовізуальні твори - подається довідка державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" про передані на зберігання оригінали творів (вихідні матеріали і відеозаписи) та копії (на кіноплівці чи відеоносіях), що вимагають спеціальних умов зберігання;
    6.  твори образотворчого мистецтва, фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії, ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності - у вигляді фотографій (за потреби - кольорових) розміром не менше ніж 9 х 12 сантиметрів або слайдів чи на електронному носії, або у вигляді копій на паперовому носії. Слайди та/або фотографії подаються в окремому конверті;
    7.  твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва - у вигляді фотографій (за потреби - кольорових) розміром не менше ніж 9 х 12 сантиметрів або слайдів, чи у вигляді копій основних креслень проекту, передусім генерального плану, планів поверхів, фасадів,